Fimmtudaginn 18. nóvember 2004.
Nr. 206/2004.	PharmaNor hf. (Árni Vilhjálmsson hrl.  Óttar Pálsson hdl.) gegn Pharma Nord ApS (Magnús H. Magnússon hrl.)

 

Vörumerki. Firma. Dagsektir.

Danska fyrirtækið P ApS, sem selt hafði vörur sínar, m.a. vítamín og fæðubótarefni, hér á landi frá árinu 1988, fékk skráð vörumerkið Pharma Nord árið 1994 fyrir allar vörur í flokkum fyrir m.a. lyf, vítamín og fæðubótarefni. Eftir að P hf. hóf notkun á firmaheitinu PharmaNor árið 2002, og fékk það skráð sem vörumerki í flokki fyrir auglýsingastarfsemi o.fl., krafðist P ApS þess að P hf. hætti að nota nafnið. Deildu aðilar um hversu víðtæka vernd vörumerki P ApS nyti gagnvart vörumerki og fimanafni P hf. Meginstarfsemi P hf. fólst í innflutningi og heildsölu á lyfjum en P ApS seldi ekki lyf hér á landi. Vörur hans voru hins vegar seldar í lyfjaverslunum sem og almennum verslunum. Litið var til þess að P ApS átti skráð vörumerki, sem náði til allra tegunda lyfja og verndaði hann gegn heimildarlausri notkun P hf. á nafninu í atvinnustarfsemi sinni. Var því talið fullnægt skilyrði vörumerkjalaga um að notkun á nafninu tæki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn náði til. Þá var einnig talin augljós hætta á að ruglast yrði á merkjunum, en bæði fyrirtækin seldu vörur sínar til lyfjaverslana. Skilyrðum 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga var talið fullnægt og var niðurstaðan sú að P hf. var talið óheimilt að nota neitið PharmaNor í atvinnustarfsemi sinni.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Markús Sigurbjörnsson, Garðar Gíslason, Guðrún Erlendsdóttir, Gunnlaugur Claessen og Hrafn Bragason.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar 19. maí 2004.  Hann krefst aðallega sýknu af aðalkröfum stefnda og að varakröfu verði vísað frá dómi, en til vara krefst hann sýknu af varakröfunni. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Stefndi, sem er í eigu danskra aðila, á firmaheitið Pharma Nord skráð í Danmörku og hefur notað nafnið sem vörumerki og firmaheiti frá stofnun félagsins 1981, en hann framleiðir og selur lyf, vítamín, fæðubótarefni og heilsuvörur. Á árinu 1994 fékk stefndi, sem hefur selt vörur sínar hér á landi frá 1988, skráð vörumerkið PHARMA NORD nr. 579/1994 fyrir allar vörur í 3. og 5. flokki vöru og þjónustu, sbr. nú auglýsingu nr. 945/2001 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja með áorðnum breytingum. Meðal þeirra vara, sem þarna falla undir, eru lyf, bæði lyfseðilskyld og önnur, vítamín, fæðubótarefni og skyldar vörur.

Eftir eigendaskipti að áfrýjanda 2002 var félaginu gefið nýtt nafn, PharmaNor hf. Samkvæmt tilkynningu til hlutafélagaskrár var tilgangur félagsins „innflutningur og heildsala á lyfjum, snyrtivörum, hjúkrunarvörum og skyldum vörum. Ennfremur rekstur fasteigna og önnur skyld þjónusta svo og verðbréfaviðskipti og annar atvinnurekstur er stjórn félagsins kann að ákveða.” Hinn 9. september 2002 sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR fyrir vörur meðal annars í flokkum nr. 3 og 5, en Einkaleyfastofan hafnaði skráningu 4. nóvember sama ár þar sem fyrir væri skráð vörumerki stefnda í sömu flokkum og hætta gæti skapast á ruglingi á merkjunum. Áfrýjandi sótti á ný um skráningu á vörumerkinu en einungis um skráningu fyrir eftirfarandi þjónustu í 35. flokki: „Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim), sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á þægilegan hátt í heildverslun.” Einkaleyfastofan féllst á skráningu merkisins í 35. flokk og var það skráð fyrir þessa þjónustu 4. febrúar 2003 og fékk númerið 120/2003.

Með bréfi 3. júlí 2003 fór stefndi þess á leit við áfrýjanda að hann hætti að nota nafnið PharmaNor og léti afmá það úr hlutafélagaskrá en á það var ekki fallist. Í kjölfarið höfðaði stefndi mál það, sem hér er til meðferðar.

II.

Í máli þessu er ekki deilt um það, að skráður vörumerkjaréttur stefnda til auðkennisins Pharma Nord er eldri en réttur áfrýjanda á vörumerkinu og firmaheitinu PharmaNor. Ágreiningur aðila lýtur að því hversu víðtæka vernd vörumerki stefnda njóti gagnvart vörumerki og firmanafni áfrýjanda.

Í 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir, að vörumerkjaréttur geti stofnast annars vegar með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna og hins vegar með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Stefndi byggir kröfur sínar ekki eingöngu á skráningu vörumerkisins heldur einnig á notkun á firmaheitinu og vörumerkinu á umbúðum þeirra vara, sem hann hefur selt hér síðan 1988 og í auglýsingum og kynningum, sbr. 5. gr. laganna. Í 1. mgr. 4. gr. laganna er kveðið á um það, að í vörumerkjarétti felist, að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Eins og að framan greinir er tilgangur áfrýjanda samkvæmt samþykktum hans meðal annars innflutningur og heildsala á lyfjum, snyrtivörum, hjúkrunarvörum og skyldum vörum. Meginstarfsemi félagsins felst í því að flytja inn til landsins og selja lyf, bæði lyfseðilsskyld og önnur, svo og rannsóknarvörur, lækningatæki og hjúkrunarvörur, en lyfjaþátturinn er sá veigamesti í starfsemi áfrýjanda. Vörur hans eru markaðssettar undir merkjum framleiðenda eða með sérstökum vörumerkjum fyrir þá vöru, sem í hlut á hverju sinni. Þótt áfrýjandi markaðssetji ekki vörur, sem auðkenndar eru vörumerkinu PharmaNor, liggur fyrir að í öllum umbúðum lyfseðilsskyldra lyfja er miði með nafni áfrýjanda og það kemur einnig fram í fylgiskjölum með vörunni svo og í auglýsingum og er líka notað sem lén fyrirtækisins. Það er því ljóst, að áfrýjandi notar merkið í atvinnustarfsemi sinni eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Vörumerki aðila eru nánast eins bæði að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu og einnig merkingu. Áfrýjandi viðurkennir, að um merkjalíkingu sé að ræða í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Eins og að framan greinir nær vörumerkjaréttur stefnda til allra vara í 5. flokki, meðal annars til allra tegunda lyfja, vítamína og fæðubótarefna. Eru vörur hans seldar í lyfjaverslunum og almennum verslunum. Vörumerki áfrýjanda er skráð í 35. flokk, sem er þjónustuflokkur fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi. Er ljóst, að ekki er samræmi milli þessarar lýsingar og þeirrar starfsemi, sem í raun fer fram hjá áfrýjanda, en meginstarfsemi hans felst, eins og að framan greinir, í markaðssetningu lyfja, sem seld eru í lyfjaverslunum.

Áfrýjandi heldur því fram, að málsaðilar starfi á ólíkum markaði en grundvallarmunur sé á þeim lyfjum, sem hann selji, og þeim bætiefnum, sem stefndi selji, en stefndi selji ekki lyf hér á landi, þótt hann framleiði þau. Strangar reglur gildi um auglýsingar, kynningu og sölu lyfja, sem áfrýjandi selji, sem ekki eigi við um vörur stefnda. Vörumerkin birtist gerólíkum viðskiptahópum þar sem nafn áfrýjanda komi aðeins fram í samskiptum hans við seljendur og fagfólk, svo sem lækna og starfsfólk sjúkrahúsa. Vörumerki stefnda birtist hins vegar neytendum í sjálfvali í verslunum.

Enda þótt áfrýjandi markaðssetji ekki lyf og lækningavörur í eigin nafni, þá flytur hann vörur inn og selur í heildsölu. Ekki skiptir máli, þótt stefndi selji í reynd ekki lyf hér á landi. Þótt vörur hans séu seldar í almennum verslunum, þá eru þær einnig seldar í lyfjaverslunum.  Hann á skráð vörumerki, sem nær til allra tegunda lyfja og verndar hann gegn heimildarlausri notkun áfrýjanda á nafninu í atvinnustarfsemi sinni. Er því fullnægt skilyrði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um, að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til.

Áfrýjandi heldur því fram, að ekki sé hætta á því, að menn ruglist á merkjunum, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerkin séu skráð í ólíka vöruflokka og sé almennt viðurkennt, að ekki sé ruglingshætta á þjónustu og vöru, þótt ekki sé það útilokað. Vörumerkin beinist að ólíkum viðskiptahópum, eins og að framan greinir, og komi merki áfrýjanda ekki fram gagnvart neytendum. Viðskiptavinir áfrýjanda séu fyrst og fremst þeir, sem taki ákvarðanir um innkaup fyrir lyfjaverslanir, sjúkrahús og rannsóknarstofur og sé ekki líklegt að þeir ruglist á merkjunum. Eins og áður segir selur stefndi einnig vörur til lyfjaverslana þannig að viðsemjendur málsaðila geta að hluta verið þeir sömu. Þar sem merkin eru nánast eins er augljós hætta á að ruglast verði á þeim.

Stefndi starfar meðal annars á lyfjamarkaði og á skráðan vörumerkjarétt, sem nær yfir öll lyf. Samkvæmt öllu framansögðu er skilyrðum 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 fullnægt og verða aðalkröfur stefnda teknar til greina. Niðurstaða héraðsdóms er því staðfest um annað en málskostnað og dagsektir, sem taka að falla á að liðnum 30 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi greiði stefnda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, svo sem í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað og dagsektir.

Dagsektir, að fjárhæð 100.000 krónur, taka að falla á að liðnum 30 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi, PharmaNor hf., greiði stefnda, Pharma Nord ApS, samtals 1.500.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

 

Dómur Héraðsdóms Reykjaness 7. apríl 2004.

             Mál þetta, sem dómtekið var 11. mars síðastliðinn var höfðað af Pharma Nord Aps., Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle í Danmörku gegn PharmaNor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ til að afmá skráningu á nafni félagsins hjá hlutafélagaskrá, til að afmá vörumerkjaskráningu félagsins hjá Einkaleyfastofunni og til að stöðva notkun á heitinu PHARMANOR og til greiðslu málskostnaðar.

Dómkröfur stefnanda eru:

             Aðallega:

1.        Að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið PHARMANOR í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.

2.        Að stefnda, verði með dómi gert að afmá skráningu á heitinu PharmaNor hjá hlutafélagaskrá að viðlögðum 100.000 króna dag­sektum er renni til stefnanda og verði fullnægingarfrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms.

3.        Að staðfest verði að vörumerkjaskráning nr. 120/2003 PHARMANOR sé ógild og að hún verði felld úr gildi með dómi.

Til vara:

Ef ekki verður fallist á aðalkröfu töluliðar nr. 3, þá er þess krafist að vöru­merkjaskráning nr. 120/2003 PHARMANOR verði felld úr gildi að hluta með dómi, það er, að þjónustulisti skráningarinnar í 35. flokki verði takmarkaður þannig að við hann verði bætt setningunni “þó ekki lyf, fæðubótarefni, vítamín eða önnur efni til lækninga eða heilsuverndar”.

Í aðal- og varakröfum er þess krafist að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað að skaðlausu samkvæmt reikningi.

Dómkröfur stefnda eru þær, að hann verði sýknaður af öllum aðalkröfum stefnanda. Þá krefst stefndi þess að staðfest verði skráning vörumerkis þess sem skráð var sem nr. 120/2003.

Stefndi krefst aðallega frávísunar á varakröfum stefnanda, en til vara sýknu.

Í aðalkröfum og varakröfum er þess krafist að stefnandi verði dæmdur til að greiða stefnda málskostnað samkvæmt málskostnaðarreikningi.

 

I.

Stefnandi á firmaheitið Pharma Nord, skráð hjá hlutafélagaskrá í Danmörku. Nafnið hefur stefnandi notað sem vörumerki og firmaheiti frá stofnun félagsins árið 1981. Fyrirtækið er að öllu leyti í eigu danskra aðila og framleiðir og selur lyf, vítamín, fæðubótarefni og heilsuvörur um allan heim. Hjá fyrirtækinu vinna um það bil 300 starfsmenn en auk hins danska fyrirtækis eru dótturfyrirtæki með sama heiti í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Spáni, Tékk­landi, Ungverjalandi, Póllandi og Baltik-löndunum. Auk þess eru umboðsmenn fyrir­tækisins í Sviss, Grikklandi, Ítalíu, Slóvakíu, Ísrael, Sameinuðu arabísku fursta­dæmunum, Suður-Afríku og Tælandi.

Stefnandi á skráð vörumerkið PHARMA NORD í 3. og 5. flokki hér á landi skv. skráningu nr. 579/1994 meðal annars fyrir lyf, vítamín, fæðu­bótarefni og skyldar vörur og hann hefur selt á Íslandi frá árinu 1988.

Pharmaco hf. hóf rekstur á árinu 1956. Um miðjan apríl 2002 voru tvö ný félög stofnuð um starfsemi Pharmaco hf., annars vegar Pharmaco Ísland snyrtivörur ehf. og hins vegar Pharmaco Ísland ehf.

Þann 1. júlí 2002 kaupir Veritas Capital ehf. um það bil 80% hlutafjár í Pharmaco Ísland ehf. og Pharmaco Ísland snyrtivörur ehf. Forsvarsmaður Veritas Capital ehf.  er Hreggviður Jónsson og tók hann við starfi forstjóra Pharmaco-Íslands ehf. þann 1. júlí 2002. Áður hafði Hreggviður Jónsson ekki komið að rekstri stefnda.

Eftir eigendaskipti var ákveðið að gefa stefnda nýtt nafn. Pharmaco Ísland snyrtivörur var valið firmaheitið Cosnor og til samræmis varð fyrir valinu firmaheitið PharmaNor á stefnda þann 1. september 2002 í stað Pharmaco Ísland en starfsemi þess má skipta í fjóra meginþætti:

 

1.        Innflutning.

2.        Markaðssetningu og heildsöludreifingu á lyfjum.

3.        Markaðssetningu og heildsöludreifingu á lækningartækjum, rannsóknarvörum og hjúkrunarvörum.

4.     Markaðssetningu og heildsöludreifingu á dýralyfjum og landbúnaðarvörum.

 

Af hálfu stefnda er því haldið fram  að um 90 – 95% af þeim lyfjum sem hann markaðssetji séu lyfseðilsskyld, en uppistaðan í ólyfseðilsskyldum lyfjum sé sala á nikótínlyfinu Nicorette. Starfsemi stefnda taki í engu til bætiefna. Hins vegar sjái Cosnor ehf., sem sé dótturfélag stefnda um innflutning á snyrtivörum og flytji einnig inn og selji í heildsölu bætiefni, þar með talið vítamín, sem sé sú vörutegund sem stefnandi framleiði og selji. Að auki flytji Cosnor ehf. inn og markaðssetji náttúrulyf.

Stefnandi segist hafa orðið þess nýlega var að nafni fyrirtækisins Pharmaco-Ísland ehf. hafi verið breytt þann 18. september 2002 í PharmaNor hf. Viðskiptavinur hafði sambandi við stefnanda og upplýsti að hann hefði lent í ógöngum þar sem hann hefði haft samband við stefnda í þeirri trú að stefndi væri útibú stefnanda á Íslandi.

Stefndi hefur aðsetur að Hörgatúni 2, Garðabæ og er tilgangur félagsins eftirfarandi: Innflutningur og heildsala á lyfjum, snyrtivörum, hjúkrunarvörum og skyldum vörum, rekstur fasteigna og önnur skyld þjónusta svo og verðbréfaviðskipti og annar atvinnurekstur er stjórn félagsins kann að ákveða.

Á heimasíðu stefnda kemur fram að stefndi sinni eingöngu sölu lyfja og vara á heilbrigðissviði. Þar er starfsemin skýrð þannig að PharmaNor hf. sé “leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar, innflutnings og dreifingar á lyfjum á Íslandi. PharmaNor er einnig mikilvægur birgir með vörur fyrir sjúkrahús og rannsóknarstofur, hreinlætisvörur og vörur til dýralækninga”. Einnig segir “PharmaNor er nú með ríflega þriðjung af lyfjamarkaðnum á Íslandi. Sala á lyfjum til lyfjaverslana og sjúkrahúsa stendur fyrir um 75% af veltu fyrirtækisins, en sala á öðrum vörum hefur verið í stöðugum vexti á undanförnum árum. Heildarvelta árið 2002 var um 4 milljarðar kr.”

Þann 9. september 2002 sótti stefndi um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR, en Einkaleyfastofan hafnaði skráningu á merkinu með eftirfarandi athugasemdum:

“Í vörumerkjaskrá er skráð vörumerkið PHARMA NORD (orðmerki), nr. 579/1991, fyrir vörur í flokknum nr. 3 og 5. Skráður eigandi merkisins er Pharma Nord ApS., Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle, Danmörku. Umboðsmaður er Sigurjónsson & Thor, ehf., Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík.

Þér sækið um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR (orðmerki) fyrir vörur í flokknum nr. 1,3,5,9,10,29, og 35. Þar sem vörumerkjum þessum er ætlað að vera auðkenni fyrir vörur er heyra undir sömu vöruflokka og vörumerki yðar svipar mjög til vörumerkjarkráningar nr. 579/1994, er það mat Einkaleyfastofunnar að hér geti skapast hætta á ruglingi.

Með vísan til ofanritaðs er skráningu vörumerkis yðar PHARMANOR (ORÐMERKI), SKV. UMSÓKN NR. 2360/2002 SYNJAÐ AÐ SVO STÖDDU.”

Stefndi sótti á ný með bréfi dagsettu 4. janúar 2003 um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR en nú einungis að merkið yrði skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í 35. flokki:

“Auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja, skrifstofustarfsemi, söfnun saman til hagsbóta fyrir aðrar margvíslegar vörur (þó ekki flutningur á þeim), sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á þægilegan hátt í heildverslun.”

Með bréfi dagsettu 13. janúar 2003, féllst Einkaleyfastofan á umsókn stefnda um skráningu á þjónustumerki í flokki nr. 35 á grundvelli þess sem fram kom í umsókn stefnda.

Vörumerkið PHARMANOR var skráð fyrir þessa þjónustu þann 4. febrúar 2003 og fékk númerið 120/2003.  Í 2. tbl. ELS-tíðinda 2003 var skráning á vörumerki stefnda birt.

Af hálfu stefnanda var þess farið á leit með bréfi dagsettu 3. júlí 2003 við forsvarsmenn stefnda að stefndi hætti að nota nafnið PharmaNor, á þeirri forsendu að heitið fæli í sér brot á firma- og vörumerkjarétti stefnanda auk þess sem það væri brot á samkeppnislögum. Var af hálfu stefnanda farið þess á leit að forsvarsmenn stefnda sæju til þess að nafnið yrði afmáð hjá hlutafélagaskrá. Af hálfu stefnda var öllum kröfum forsvarsmanna stefnanda  hafnað í bréfi dagsettu 8. júlí 2003.

 

II.

Dómkröfur sínar reisir stefnandi á eftirfarandi málsástæðum og lagarökum.

Byggt er á þeirri málsástæðu að stefnandi eigi hér á landi skráð vörumerkið PHARMA NORD nr. 579/1994 fyrir allar vörur í  3. og 5. flokki. Samkvæmt 16. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sbr. fylgiskjal auglýsingar nr. 311 frá 20. maí 1997 ber að flokka vörur og þjónustu í vörumerkjaskrá. Flokkunin byggist á NICE sáttmálanum sem sé alþjóðlegt flokkunarkerfi. Í 3. flokk falla eftirtaldar vörur:

·         bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu hreinsun og slípun

·         sápur

·         ilmvörur

·         ilmolíur

·         snyrtivörur

·         hárvötn

·         tannhirðivörur

Í 5. flokk falla eftirtaldar vörur:

·         efnablöndur til lyfja- og dýralækninga

·         efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi

·         næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota

·         barnamatur

·         plástrar

·         sárabindi

·         tannfyllingarefni

·         vax til tannsmíða

·         sótthreinsiefni

·         efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi.

Með orðinu lyf sé átt við alls kyns lyf, lyfseðilsskyld lyf og önnur lyf, vítamín, fæðubótarefni og skyldar vörur. Stefnandi hafi notað vörumerkið og firmaheitið PHARMA NORD sem auðkenni á lyfjum, fæðubótarefnum og lyfjaframleiðslu og heildsölu frá stofnun félagsins.

Á því er byggt að vörumerkið PHARMA NORD uppfylli kröfur um sérkenni (enda ný orðasamsetning) og þess vegna var það skráð hjá Einkaleyfastofunni þann 27. júlí 1994. Heitið hefur verið notað sem auðkenni á firma stefnanda frá upphafi og það er skráð sem firmaheiti í Danmörku og ennfremur sem vörumerki víða um heim þar á meðal hér á landi. Allt gerist þetta áður en stefndi sem starfar á sama sviði tók upp firmaheitið PharmaNor hinn 18. september 2002.

Samkvæmt 1. tölulið 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 26. gr. sömu laga stofnaðist vörumerkjaréttur stefnanda með notkun hér á markaði frá árinu 1988 og einnig með umsókn um vörumerkið þann 1. febrúar 1994, sbr. skráning á vöru­merkinu PHARMA NORD. Á því er byggt að vörumerkjaréttur sem stofnast með skráningu og notkun sé eignarréttur sem sé varinn af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Verndin gildi frá umsóknardegi, sbr. 2. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga eða upphafsdegi notkunar ef hann er fyrr, sbr. 1. mgr. 7. gr. og 2. töluliður 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Á því er byggt að réttur stefnanda sé því mun eldri en réttur stefnda.

Því er haldið fram að stefndi hafi brotið á vörumerkjarétti stefnanda með notkun og skráningu á nafninu PharmaNor hjá hlutafélagaskrá og með vörumerkja­skráningu nr. 120/2003 PHARMANOR. Með þessum skráningum og notkun á PharmaNor í viðskiptum sé stefndi að nota heimildarlaust tákn sem sé næstum því eins eða mjög líkt og firmanafn stefnanda Pharma Nord og vörumerki hans PHARMA NORD. Stefndi noti vörumerki stefnanda í atvinnuskyni í merkingu vörumerkjalaga með stofnun félags og skráningu hjá hlutafélagaskrá og með notkun þess sem firma­heitis, notkun þess á bréfhausum, við kynningar, á heimasíðu sinni og svo framvegis. Þessi ólögmæta notkun stefnda sé brot á 4. gr. sbr. 5. gr. laga nr. 45/1997, 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. 4. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1991 og 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Samkvæmt 7. gr. og 2. mgr. 65. gr. samningsins um evrópska efnahagssvæðið sbr. lög nr. 2/1993 og skv. viðauka 17 og bókun 28 í EES samningnum sé skylt að veita skráðum vörumerkjum sömu lágmarksvernd á Íslandi og kveðið sé á um í tilskipun ráðsins nr. 89/104 frá 21. desember 1988 um vörumerki en 5. gr. til­skipunarinnar sé mjög afdráttarlaus og samkvæmt henni megi enginn í atvinnu­starfsemi nota tákn eða “any sign” sem sé eins eða líkt vörumerki sem annar maður á ef notkunin taki til svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt sé við ruglingi á milli vörumerkisins og þess tákns sem notað sé. Orðalagið á ensku í nefndri tilskipun sé “any sign” og í 4. gr. vörumerkjalaga sé talað um “tákn” og það nái yfir firmaheiti.

Einnig beri að hafa í huga að stefndi noti heitið í raun sem vörumerki fyrir heildsölu sem selji vörur á heilbrigðissviði. Skil firmaheita og vörumerkja séu óljós og notkun á firmaheitinu PHARMANOR fyrir heildsölu séu jafnframt notkun á heitinu sem vörumerki. Aðeins nýlega hafi Einkaleyfastofan t.d. byrjað að skrá vöru­merki fyrir heildsölu í 35. flokki og lýsi það vel þróuninni sem orðin sé á vörumerkja­hugtakinu. Firmaheiti séu í raun vörumerki fyrir þá þjónustu sem fyrirtækin veiti.

Heiti á hlutafélagi og vörumerki stefnda sé næstum því eins og vörumerki og heiti á firmanafni stefnanda. Líking sé greinilega fyrir hendi á milli vörumerkis og firmaheitis stefnanda og vörumerkis og firmaheitis stefnda. Það hafi verið staðfest af Einkaleyfastofunni að ruglingshætta sé fyrir hendi á milli PHARMANOR og PHARMA NORD í skilningi vörumerkjalaga. “Vörulíking” sé einnig fyrir hendi í skilningi 1. tölulið 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þar sem vörumerki stefnanda sé meðal annars skráð fyrir lyf, vítamín, fæðubótarefni og skyldum vörum í 5. flokki og vörur í 3. flokki en hið stefnda félag sé með heildsölu á lyfjum, vítamínum, fæðubótarefnum og heilsuvörum í samræmi við tilgang félagsins og heimasíðu þess. Oft myndist ruglingshætta á milli vara annars vegar og þjónustu (skv. NICE flokkunarkerfinu) hins vegar í skilningi 1. töluliðar 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og það eigi ótvírætt við um lyf og skyldar vörur í 5. flokki og vörur í 3. flokki annars vegar og heildsölu á lyfjum og skyldum vörum í 35. flokki hins vegar. Stefnandi hafi notað vörumerkið PHARMA NORD sem vörumerki fyrir lyf, vítamín, fæðubótarefni og heilsuvörur og heildsölu þar sem það sé notað á pakkningum þeirrar vöru sem hann selji hér á landi. Krafa um ógildingu á vörumerki stefnda sé sett fram með stoð í 6. tölulið 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sbr. 28. gr. og 29. gr. sömu laga.

Varakrafa um ógildingu að hluta á vörumerki stefnda PHARMANOR sé sett fram ef svo ólíklega vildi til að aðalkrafa verði ekki tekin til greina. Ef ruglingshætta verði ekki metin í skilningi vörumerkjalaga á milli heildsölu og skrifstofustarfsemi sem tengist öðrum vörum en lyfjum, vítamínum, fæðubótarefnum og öðrum efnum til lækninga eða heilsuverndar er að minnsta kosti rétt að ógilda skráninguna fyrir þá starfsemi sem stefndi noti merkið fyrir. Sú staðreynd að stefnandi lagði ekki fram andmæli (sem hann hefði gert ef hann hefði vitað af skráningu stefnda fyrr) breytir engu um rétt hans samkvæmt 28. gr. vörumerkjalaga. Andmæli séu aðeins viðbót við rannsókn Einkaleyfastofunnar en 28. gr. vörumerkjalaga geri ráð fyrir að dómstólar geti endurskoðað þá rannsókn að beiðni eldri rétthafa. Stefnandi muni hugsanlega opna útibú hér á landi í sínu nafni og veita þjónustu sem falli undir 35. flokk.

Ennfremur reisir stefnandi málatilbúnað sinn á ákvæði  samkeppnislaga. Því er haldið fram að notkun stefnda á nafninu PharmaNor og vörumerkinu PHARMANOR sé ekki aðeins brot á vörumerkjalögunum heldur einnig og ekki síst brot á 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Vernd samkvæmt samkeppnislögum styðja kröfu um bann við notkun á auðkenninu PHARMANOR í atvinnuskyni (til viðbótar við vörumerkjalögin) og kröfu um að afmá firmanafnið úr hlutafélagaskrá. Stefndi hafi sem hægast getað haldið áfram starfsemi sinni hér á landi án þess að taka upp nafn sem sé svo líkt nafni og vörumerki stefnanda sem starfi á sviði framleiðslu lyfja og fæðubótarefna í Danmörku. Það séu ekki góðir viðskiptahættir af hálfu stefnda að velja nafnið PharmaNor.

Stefndi sé með notkun sinni að hagnýta sér þá viðskiptavild sem stefnandi hafi áunnið sér. Stefnda hafi sannanlega verið kunnugt um fyrirtæki stefnanda og heiti þess þegar hann skráði sitt félag. Stefndi kaus að halda hinni ólögmætu notkun áfram þrátt fyrir að stefnandi hafi krafist þess að notkun á nafninu PharmaNor yrði hætt og það yrði afmáð úr hlutafélagaskrá og brjóta þannig áfram í bága við góða viðskipta­hætti. EES-samningurinn hafi áhrif á þetta viðskiptasvið eins og önnur viðskiptasvið þar sem hann byggist á frjálsu flæði vöru og þjónustu á milli aðildarlandanna. Ekki séu mörg fyrirtæki á þessu viðskiptasviði í heiminum og það sé ótæk niðurstaða ef lyfjafyrirtæki á Íslandi komist upp með að nota nafn sem sé næstum því eins og nafn fyrirtækis sem starfi á sama eða skyldu sviði í Danmörku og víðar. Það myndi valda stefnanda verulegum óþægindum og tjóni. Ekki sé ólíklegt að stefnandi opni útibú hér á landi í sínu nafni eins og tíðkist á þessu viðskiptasviði. Stefnandi verði að minnsta kosti að hafa svigrúm til þess. Hann þurfi að greina sig frá öðrum við sölu á vörum sínum hér á landi og það geti hann ekki ef annar aðili starfrækir heildsölu með lyf og heilsuvörur og noti næstum því eins nafn. Stefnandi hafi því ríka hagsmuni (bæði raunverulega og fyrirsjáanlega) af því að stefnukröfunnar verði teknar til greina. Á því sé byggt að stefndi hafi verið í vondri trú og það hafi áhrif á niðurstöðu málsins. Stefndi hafi til dæmis ákveðið að nota stórt N í nafni sínu á sama hátt og stefnandi í sínu firmaheiti. Stefnukröfur beinist þó að allri notkun á orðinu PHARMANOR, hvernig sem það sé ritað.

Af hálfu stefnanda er á því byggt að skráning og notkun á firmanafni stefnanda í Danmörku stofnar sjálfstæðan rétt. Samkvæmt 8. gr. Parísar­samþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883 er firmanafn verndað í öllum löndum sambandsins, án þess að þörf sé á að sækja um það eða skrásetja það, hvort sem það er hluti af vörumerki eða ekki.

Á því er byggt að 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga skuli meðal annars skýra í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamþykktinni sem Íslendingar hafi lengi verið aðilar að. Löggjöf Íslendinga á sviði hugverkaréttinda byggist að miklu leyti á samþykktinni. Á því er byggt að stefnandi hafi mikla hagsmuni af því að firmanafn hans njóti verndar hér á landi. Stefnandi hafi þegar unnið mikið að því að selja vörur sínar á markaði hér á landi og hann eigi rétt á því að auka virkni sína og nærveru hér í framtíðinni. Ísland sé því það sem nefnt hafi verið “naturligt ekspansjónsområde” fyrir starfsemi stefnanda á Norðurlöndum. Allt þetta styðji vernd á firmanafni stefnanda með vísan til 8. gr. Parísarsamþykktarinnar og 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga.

Dómkröfur sínar styður stefnandi við 1. gr., 2. gr., 3. gr., 4. gr., 5. gr., 7. gr., 14. gr., 26. gr., 28. gr., og 29. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerkjaréttur hans byggist fyrst og fremst á skráningu hans á vörumerkinu PHARMA NORD nr. 579/1994 en einnig á því merki sem vörumerki og auðkenni fyrir firma hans. Dómkrafa stefnanda styðst einnig við 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. 4. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995, EES-samninginn og Parísarsamþykktina um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar.

Krafa um dagsektir er reist á 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Krafa um málskostnað er reist á 130. gr. laga nr. 91/1991, en stefnandi hafi þurft að leita sér lögfræðiaðstoðar þar sem stefndi sinnti ekki áskorun stefnanda um að hætta notkun og láta afmá nafnið PharmaNor hjá hlutafélagaskrá.

 

III.

Stefndi byggir sýknukröfu sína og kröfu um staðfestingu á vörumerkja­skráningu, í fyrsta lagi á því að vörumerki eða firmaheiti stefnanda sé ekki notað í starfsemi, vörumerki eða firmaheiti stefnda að neinu leyti.

Í öðru lagi byggir stefndi á því að hvorki sé hætta á að merkjum málsaðila verði ruglað saman né að um vöru- eða þjónustulíkingu sé að ræða. Ennfremur byggir stefndi dómkröfur sínar á þeirri málsástæðu að firmaheiti hans feli ekki í sér firmaheiti eða vörumerki stefnanda og að ekki verði villst á firmaheitum aðila.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 sé ekki hægt að banna öðrum en eiganda merkis að nota merki eða tákn sem eru lík merki hans nema ljóst sé að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkja­rétturinn nær til og hætt sé á ruglingi þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Því er haldið fram af hálfu stefnda að stefnandi annars vegar og stefndi hins vegar stundi ólíka starfsemi. Stefndi flytji inn og markaðssetji lyf sem að meginstefnu til séu lyfseðilsskyld, lækningartæki, rannsóknarvörur, hjúkrunarvörur, dýralyf og landbúnaðarvörur. Stefnandi hins vegar framleiði og selji bætiefni og er því mótmælt af hálfu stefnda að stefnandi stundi aðra starfsemi. Framleiðsla stefnanda sé almenn söluvara. Sérstaklega er bent á að stefnandi markaðssetji ekki lyfseðilsskyld lyf eins og stefndi geri. Stefnandi framleiðir vítamín og steinefni, en stefndi selji krabba­meinslyf, hjarta- og æðasjúkdómalyf og sýklalyf.

Merkjum aðila, sem og firmaheitum sé ennfremur beint að tveimur ólíkum hópum í þjóðfélaginu. Þegar heildaráhrif merkja séu skoðuð er aðalsjónarmiðið að ganga úr skugga um það, hvort neytendur geti talið að vörurnar komi úr sömu átt, það er frá sama söluaðila. Við mat á aðgreiningareiginleika og ruglingshættu vörumerkja skipti verulega máli hvort um sé að ræða almennar vörur fyrir frjálst val neytenda, eða fyrirskipuð not tiltekinna vara, ákvörðuð af takmörkuðum hópi manna. Miklu skipti varðandi vörumerki á sviði læknavísindanna hvort “neytendurnir” séu yfirleitt læknar og aðrir sérfræðingar eða almenningur, sem hafi enga sérþekkingu á læknisfræði eða lyfjafræði. Þegar um sé að ræða lyf sem eingöngu fáist afhend gegn framvísun lyfseðils í apóteki sé minni hætta á því að menn villist á slíkum lyfjamerkjum en merkjum á venjulegum neysluvörum. Þar sem stefndi selji að meginstefnu til aðeins lyfseðilsskyld lyf og stefnandi aðeins ólyfseðilsskyld bætiefni sé ruglingshættan á milli vörumerkjanna engin. Annars vegar sé um að ræða vöru sem ekki sé leyfilegt að auglýsa til almennings og hins vegar vöru sem unnt sé að auglýsa til almennings, rétt eins og stefnandi geri, þó í takmörkuðum mæli sé. Almenningur geti því ekki ruglað þessum merkjum eða firmaheitum saman og ekki sé hætta á að sérfræðingar geri það. Í því sambandi bendir stefndi á að innan fyrirtækis hans séu starfandi sjálfstæðar deildir um lyfjamerkin sem starfi í nafni þeirra. Þannig sé bréfsefni, umslög og annað kynningarefni merkt viðkomandi lyfjamerkjum. Þá séu aðrar vörutegundir sem stefndi markaðssetji þess eðlis að þeim verði enn síður ruglað saman við vörur stefnanda.

Þá byggir stefndi á þeirri málsástæðu að merkin séu ekki lík í útliti og því verði ekki villst á firmaheitum. Firmaheiti stefnanda séu tvö orð sem mynda merki en hins vegar sé firmaheiti stefnda eitt orð sem myndar merki. Því er haldið fram að ritun firmaheitis í einu orði hjá stefnda hafi afgerandi þýðingu varðandi útlit merkisins og með því móti sé komið í veg fyrir ruglingshættu á firmaheitum málsaðila. Þá er því haldið fram að þrátt fyrir að einhver hljómlíking kunni að vera með merkjunum og firmaheitunum þá séu þau ekki samhljóma. Byggt er á því að sjónræn áhrif skuli vega mun þyngra hér en möguleg hljómlíking enda komi merki og firmaheiti aðila nánast eingöngu fyrir sjónir manna en sjaldan fyrir eyru þeirra. Þar að auki byggir stefndi á því að við mat á hljómlíkingu skuli íslenskur framburður á merkjunum og firma­heitunum ráða, en í því felist meðal annars að stafurinn “d” er borinn fram, sem leiðir til þess að heitunum verði síður ruglað saman.

Hvað sjónræn áhrif varðar byggir stefndi einnig á þeirri málsástæðu að þrátt fyrir að fyrri hluti umræddra merkja sé eins verður að telja að við mat á heildarútliti merkjanna hafi það meiri áhrif að seinni hluti þeirra sé ekki líkur í sjón.

Stefndi reisir ennfremur dómkröfur sínar á þeirri málsástæðu að orðið „pharma” sé lýsandi hluti beggja orðmerkjanna, en um sé að ræða forlið með merkingunni lyfja eða lyf. Þá verði að telja að mest áberandi hluti beggja merkja og firmaheita sé orðið „pharma.” Ennfremur sé orðið „pharma” mikið notað í lyfjaiðnaði og tengdri starfsemi. Slíkt dragi almennt úr vernd vörumerkja og firmaheita. Af þeirri ástæðu er á því byggt að orðið „pharma” hafi enga vörumerkjavernd, sbr. 15. gr. vörumerkjalaga, eða að minnsta kosti minni vörumerkjavernd heldur en aðrir hlutir merkisins, sbr. 15. gr. sömu laga, en það er einmitt sá hluti merkjanna og firma­heitanna sem sé eins. Þessu til stuðnings bendir stefndi á að stefndi bar áður nafnið Pharmaco-Ísland ehf. og var stofnað um hluta af rekstri Pharmaco hf. Eðlilegt hafi verið að velja nafn sem tengdist eldra nafni stefnda og hafi því PharmaNor orðið fyrir valinu. Áður hafði snyrtivörudeild stefnda verið nefnd CosNor og hafi því verið samræmi milli firma­heitanna, CosNor og PharmaNor. Því er haldið fram að forstjóri stefnda, sem hafi valið nafnið PharmaNor hafi hvorki haft vitneskju um firmaheiti stefnanda né vörumerki. Hann hafi því verið í góðri trú.

Sýkna er ennfremur reist á þeirri málsástæðu að vörumerkin og firmaheitin séu ekki lík að merkingu og það dragi enn frekar úr hættu að þeim verði ruglað saman. Orðhlutinn nor í merkinu PHARMANOR og firmaheiinu PharmaNor sé merkingalaus og sé því um tilbúið orð eða tákn að ræða. Því er haldið fram að tilbúin orð eða tákn njóti meiri vörumerkjaverndar en orð sem hafa ákveðna þýðingu. Síðari hluti vörumerkisins            PHARMA NORD og firmaheitisins Pharma Nord hafi hins vegar merkingu, þar sem NORD þýði norður. Vörumerki stefnanda njóti því veikari vörumerkjaverndar.

Þá er á því byggt að vörumerki stefnanda hafi ekki verið notað sem slíkt á Íslandi, heldur einungis sem firmaheiti erlends félags, sem sé óskráð hér á landi. Engar vörur séu í raun seldar eða markaðssettar hér á landi undir vörumerki stefnanda. Staðreyndin sé sú að vörumerki og firmaheiti stefnanda séu lítt þekkt á Íslandi. Stefndi byggir á þeim rökum að þessi atvik eigi að hafa áhrif á mat á því hvort ruglingshætta sé með merkjunum og firmaheitunum. Þá leiði notkun merkjanna eftir skráningu stefnda á sínu merki til þeirrar niðurstöðu að ekki sé um ruglingshættu að ræða, sbr. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga, auk þess sem merki stefnda hafi ekki verið notað með þeim hætti að villt gæti fyrir mönnum, sbr. 3. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga. Hér skipti meðal annars máli að stefndi markaðssetji ekki vörur undir vörumerki sínu, heldur séu allar vörur hans markaðssettar undir þeim vörumerkjum sem stefndi sé umboðsaðili fyrir, til dæmis Pfizer og AstraZeneca. Allt útsendingarefni, eins og bréfsefni, umslög og fleira er í nafni þessara fyrirtækja, en ekki stefnda. Samkvæmt lögum setji stefndi fylgiseðla á íslensku í alla lyfjapakka. Á þessum fylgiseðlum komi fram að stefndi sé umboðsaðili fyrir viðkomandi lyf. Í öðrum tilvikum sé settur límmiði á lyfjapakkningar og þar komi fram að stefndi sé umboðsaðili fyrir við­komandi lyf.

Stefndi byggir sýknukröfu sína í þriðja lagi á því að vörumerkin séu skráð í ólíkum flokkum. Sú staðreynd eigi að leiða til sýknu í málinu ein og sér. Jafnframt eigi sú málsástæða að leiða til þess að staðfestingarkrafa stefnda nái fram að ganga. Stefndi mótmælir því sem röngu að Einkaleyfastofan hafi staðfest að hætta sé á að vörumerkjunum verði ruglað saman. Sú hætta var ekki talin vera fyrir hendi vegna skráningar á merki stefnda í flokki 35. Þannig hafi Einkaleyfastofan staðfest að skráning á vörumerki stefnda fari ekki gegn 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Þá er því haldið fram að vöru og þjónustu verði ekki ruglað saman. Rangt sé að halda öðru fram eins og stefnandi geri.

Í fjórða lagi styður stefndi dómkröfur sínar á þeirri málsástæðu að engin andmæli hafi borist við vörumerkjaskráningu hans innan lögmælts andmælafrests. Á þeirri forsendu hafi stefndi mátt treysta því að endanleg niðurstaða væri fengin með leyfisveitingu Einkaleyfastofunnar. Stefnandi hafi sýnt af sér tómlæti sem varði hann mótbárumissi, sérstaklega í ljósi þess að stefnandi hafði umboðsmann hér á landi. Á grundvelli þessarar réttmætu væntinga hafi stefndi markaðssett starfsemi sína og fjárfest í kynningu, auk þess sem hann hafi byggt upp viðskiptavild sem tengist vörumerkinu. Verði litið svo á að hætta sé á að merkjunum verði ruglað saman eigi framangreind rök að leiða til þess að vörumerkjaréttur stefnda eigi að standa óhaggaður á grundvelli 9. gr. vörumerkjalaga.

Í fimmta lagi byggir stefndi á þeirri málsástæðu að hann hafi verið í góðri trú. Engu máli skiptir um samskipti Pharmaco hf. við stefnanda. Forstjóri í fyrirtæki stefnda hafi einn valið nafnið í samstarfi við auglýsingastofu. Forstjóra stefnda hafi fyrst orðið kunnugt um vörumerki stefnanda þegar Einkaleyfastofan upplýsti hann um það. Hann hafi verið í góðri trú þar sem Einkaleyfastofan heimilaði skráningu á vöru­merki stefnda. Því er haldið fram að notkun stefnda á firmaheiti sínu sé í samræmi við góða viðskiptahætti, þar sem hann hafi verið í góðri trú og hafi leyfi Einka­leyfastofunnar fyrir notkun á firmaheitinu. Á þeirri forsendu eigi meintur vöru­merkjaréttur stefnanda ekki að koma í veg fyrir að stefndi noti firmaheiti sitt, sbr. 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga. Stefndi hafnar því að sú staðreynd að í firmaheiti hans sé “n” ritað með hástaf bendi til þess að hann sé í vondri trú eða feli í sér tilvísun til vörumerkis eða firmaheitis stefnanda. Þvert á móti sé um ákveðið tískufyrirbrigði að ræða við nafngift á fyrirtækjum, sem hafi ekkert með stefnanda að gera.

Mótmælt er að stefndi brjóti samkeppnislög með notkun á vörumerkinu PHARMANOR eða  firmaheitinu PharmaNor, þar sem merkið og heitið séu löglega skráð í vörumerkjaskrá og fyrirtækjaskrá. Stefndi hafi ekki viðhaft óréttmæta viðskiptahætti eða brotið gegn samkeppnislögum. Stefndi bendir á að merki stefnanda sé lítt þekkt hér á landi og ekki notað á sama sviði og stefndi notar sitt merki og firmaheiti. Af þeirri ástæðu eru ekki rök til þess að halda því fram að stefndi hafi nýtt sér viðskiptavild stefnanda. Ósennilegt sé að neytendur telji að tengsl séu með þessum fyrirtækjum, enda er vöru þeirri sem stefndi markaðssetur ekki beint að neytendum. Því er mótmælt að það skipti máli hvað stefnandi hyggist gera í framtíðinni hér á landi.

Stefndi fellst ekki á að notkun hans á vörumerkinu PHARMANOR brjóti gegn 10. gr. laga nr. 42/1903. Ákvæðið taki til þess þegar nafn annars manns, fasteignar eða fyrirtækis sé haft í firma án leyfis. Af þeirri ástæðu geti firmaheiti stefnanda ekki skipt máli gagnvart vörumerki stefnda. Að auki sé ekki hætta á að firmaheiti stefnanda verði ruglað saman við vörumerki stefnda.  Því er haldið fram að stefndi hafi ekki brotið gegn firmarétti stefnanda. Þeirri fullyrðingu að stefnandi hafi selt mikið magn af vöru sinni hér á landi er mótmælt. Staðreyndin sé sú að starfsemi stefnda sé lítil hér á landi. Þá er því ennfremur mótmælt að það geti haft áhrif á niðurstöðu málsins hvort stefnandi eigi rétt til að auka starfsemi sína hér á landi.

Verði ekki fallist á ofangreindar málsástæður stefnda er því mótmælt að verða eigi við kröfu stefnanda um dagsektir á þeirri forsendu annars vegar að fjárhæð þeirra sé úr hófi og hins vegar sé of skammur frestur veittur til að bregðast við niðurstöðu dóms stefnanda í vil.

Stefndi krefst aðallega frávísunar á varakröfu stefnanda.

Af hálfu stefnda er því haldið fram að varakrafa stefnanda sé ekki dómtæk og því beri að vísa henni frá. Á því er byggt að dómstólar séu almennt ekki bærir að taka efnislega ákvörðun um þau málefni, sem eiga undir stjórnvöld. Ákvæði 10. gr. vöru­merkjalaga heimilar þegar svo stendur á sem um ræðir í 8. og 9. gr vörumerkjalaga að dómstólar geti, ef það telst sanngjarnt, ákveðið að annað merkjanna eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt, til dæmis þannig að þau séu af ákveðinni gerð, staðarnafni bætt við eða þau með öðrum hætti skýrt aðgreind. Stefnandi krefst þess í raun að þjónustulisti skráningar stefnda í 35. flokki verði breytt þannig að bætt verði við orðunum í listann. Slík krafa geti ekki stuðst við 10. gr. vörumerkjalaga. Krafa á borð við þá sem hér er gerð hefði verið unnt að koma fram við Einkaleyfastofuna innan andmælafrests, sem hafi vald til að takmarka skráningu vörumerkis þannig að vöru-/þjónustulisti verði takmarkaður, sbr. til dæmis ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 23/2001. Einungis stjórnvald hafi vald til að taka efnislega ákvörðun um orðalag vöru-/þjónustulista vörumerkjaskráninga. Í stað þess að gera varakröfu sína svona úr garði gerða, hefði stefnandi átt að krefjast þess að dómur ákveði að merki stefnda mætti ekki nota með tilteknum hætti.

Stefnandi hafi ekki lögvarða hagsmuni af varakröfu sinni og leiði það sjálf­stætt til þess að vísa beri henni frá. Tilgangur stefnda er meðal annars innflutningur og heildsala á lyfjum og er ljóst að stefndi geti ekki notað vörumerki sitt ef varakrafa stefnanda nær fram að ganga og er því um að ræða sömu efnislegu kröfurnar og felast í fyrstu og annari aðalkröfu stefnanda.

Stefndi krefst til vara sýknu af varakröfu stefnanda.

Verði ekki fallist á kröfu stefnda um frávísun á varakröfu stefnanda er krafist sýknu á grundvelli sömu málsástæðna og settar eru fram til stuðnings kröfu um sýknu af aðalkröfum stefnanda. Stefndi byggir á því að það sé ekki sanngjarnt að verða við kröfu stefnanda, sbr. 10. gr. vörumerkjalaga, þar sem umkrafin breyting á þjónustu­lista taki til lyfja, efnis til lækninga og heilsuverndar, en starfsemi stefnda byggist að miklu leyti á því að flytja inn og markaðssetja þessar vörur. Þá geti krafa stefnanda ekki talist sanngjörn þar sem starfsemi hans sé í raun bundin við framleiðslu og sölu á bætiefnum og sé krafa hans því óþarflega viðurhlutamikil.

 

IV.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd, bókstafir og tölustafir. Samkvæmt 3. gr. sömu laga getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vöru­merkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna eða notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. sömu laga felst í vörumerkjarétti, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Eins og hér að framan hefur verið rakið framleiðir stefnandi og selur lyf, víta­mín, fæðubótarefni og heilsuvörur. Hann á firmaheitið Pharma Nord skráð hjá hlutafélagaskrá í Danmörku. Nafnið hefur stefnandi notað sem vörumerki og firma­heiti frá stofnun félagsins árið 1981.

Stefnandi hefur selt vörur sínar hér á landi frá 1988. Vörumerkjaréttur hans stofnaðist því hér á landi á árinu 1988 með notkun samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þann 1. febrúar 1994 sótti stefnandi um skráningu á vörumerkinu PHARMA NORD samkvæmt ákvæðum 12. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og nýtur því vörumerkið verndar samkvæmt 26. gr. sömu laga  frá umsóknar­degi. Vörumerkið PHARMA NORD (orðmerki) fékk stefnandi skráð í 3. og 5. flokk hér á landi, sbr. skráningu nr. 579/1994 sem skráð var 27. júlí 1994. Í skrá um flokkun vöru og þjónustu sem er fylgiskjal með auglýsingu nr. 151/2002 eru tilgreind í 3. flokk eftirfarandi vörur: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fæginu, hreinsun og slípun, sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðivörur. Í 5. flokk eru tilgreindar eftirfarandi vörur: Efnablöndur til lyfja- og dýralækninga, efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi, næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamatur, plástrar, sárabindi, tannfyllingarefni, vax til tannsmíða, sótthreinsiefni, efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi.

Vörumerkjaréttur stefnanda er stjórnarskrárvarinn samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Ekki er ágreiningur um að réttur stefnanda til vörumerkis síns stofnaðist fyrr en réttur stefnda.

Stefndi sótti um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR (orðmerki) til Einkaleyfastofunnar þann 9. september 2002 fyrir vörur í flokkunum nr. 1, 3, 5, 9, 10, 29, og 35. Þann sama dag sótti stefndi einnig um skráningu á vörumerkinu COSNOR (orðmerki) til Einkaleyfastofunnar. Taldi Einkaleyfastofan að ruglingur gæti skapast með vörumerkjum stefnda PHARMANOR og vörumerki stefnanda PHARMA NORD, þar sem vörumerkjum þessum er ætlað að vera auðkenni fyrir vörur sem heyra undir sömu vöruflokka. Var umsókn stefnda hafnað á þeirri forsendu þann 4. nóvember 2002.

Hinn 4. janúar 2003 takmarkaði stefndi umsókn sína um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR einungis við 35. flokk  sem tekur til eftirfarandi þjónustu: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir öðrum margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim), sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á þægilegan hátt í heildverslun. Var vörumerkið skráð þann 4. febrúar 2003 sem nr. 120/2003 í 35. flokki.

Stefndi byggir sýknukröfu sína og kröfu um staðfestingu á vörumerkja­skráningu sinni í fyrsta lagi á þeirri málsástæðu að hvorki vörumerki né firmaheiti stefnanda sé notað í starfsemi, í vörumerki eða firmaheiti stefnda að neinu leyti. Dómurinn fellst á að sú fullyrðing sé rétt en bendir á að sú málsástæða leiðir ein og sér ekki til sýknu.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki má notkun vörumerkis ekki taka til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til. Fram kom við aðalmeðferð að meginhluti af vörum stefnda eru lyfseðilsskyld lyf eða 90-95 %. Þau lyf eru ekki á frjálsum markaði eðli málsins samkvæmt. Hins vegar eru 5-10% af lyfjum sem stefndi markaðssetur ekki lyfseðilsskyld lyf, til dæmis nikótínlyfið Nicorette. Nicorette er því selt á sama markaði og vörur stefnanda. Fram kom í aðilaskýrslu forsvarsmanns stefnda, Hreggviðs Jónssonar, fyrir dómi að stefndi hefði á árinu 2003 selt fyrir um það bil 4.4 milljarða króna. Samkvæmt því var sala ólyfseðilsskyldra lyfja á vegum stefnda á bilinu 220 til 440 milljónir króna á árinu 2003.

Dómurinn lítur svo á að sala og þjónusta ólyfseðilsskyldra lyfja sem stefndi markaðssetur hér á landi sé sambærileg þeirri vöru og þjónustu sem varin er af vörumerkjarétti stefnanda. Af því leiðir að þegar með sölu og þjónustu ólyfseðils­skyldra lyfja sem stefndi markaðssetur undir vörumerkinu PHARMANOR sé uppfyllt skilyrði 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Verður því ekki fallist á þá málsástæðu stefnda sem leiða eigi til sýknu að málsaðilar stundi svo ólíka starfsemi að ekki sé hætta á ruglingi.

Þá verður ekki heldur fallist á þá málsástæðu stefnda sem leiða eigi til sýknu að stefndi flytji inn og markaðssetji krabbameinslyf, hjarta- og æðasjúkdómalyf og sýklalyf, allt lyfseðilsskyld lyf, svo og lækningartæki, rannsóknarvörur, hjúkrunar­vörur, dýralyf og landbúnaðarvörur, en stefnandi framleiði einvörðungu  bætiefni og því sé um ólíka vöru að ræða. Af hálfu stefnanda er því haldið fram að hann framleiði og selji jafnframt lyfseðilsskyld lyf og hefur stefnda ekki tekist að hnekkja þeirri fullyrðingu stefnanda. Dómurinn lítur því svo á að í máli þessu sé fullnægt skilyrðum 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 að notkun vöru­merkis stefnda tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjaréttur stefnanda er varinn af.

Næst kemur til skoðunar hvort skilyrðum 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sé fullnægt í máli þessu. Það er að segja hvort hætt sé við ruglingi á vörumerkjum málsaðila.

Ekki verður fallist á sýknumálsástæðu stefnda að engin sjónlíking sé með vörumerkjum málsaðila, PHARMANOR og PHARMA NORD. Í greinargerð með frumvarpi til núgildandi vörumerkjalaga nr. 45/1997 segir í athugasemdum með 4. gr. frumvarpsins að við túlkun á ákvæði 2. töluliðar skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstaka hluta þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa beri í huga við slíkt mat. Ennfremur segir í greinargerðinni að hafa beri hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en að því varðar einstök orð eða orðasambönd. Dómurinn telur það sterka sjónlíkingu með vörumerkjum málsaðila að hætt sé við að þeim verði ruglað saman. Ennfremur styður það þessa niðurstöðu að hljómlíking er með vörumerkjunum, þrátt fyrir að íslenskur framburður sé lagður til grundvallar mati á því. Verður því ekki fallist á þær málsástæður stefnda sem leiða eigi til sýknu að hvorki sé sjón- né hljómlíking með vörumerkjum málsaðila.

Á það verður fallist með stefnda að orðið “pharma” í vörumerki stefnanda nýtur takmarkaðrar vöruverndar samkvæmt 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, enda  orðið “pharma” notað í samsetningu með öðrum orðum, stöfum eða táknum í vöru­merkjum í lyfjaiðnaði.

Af hálfu stefnda er á því byggt að orðhlutinn “nor” í merkinu PHARMANOR og firmaheitinu PharmaNor sé merkingarlaus og því um tilbúið orð eða tákn sem njóti meiri vörumerkjaverndar, en orð sem hafi ákveðna þýðingu. Síðari hluti vörumerkis og firmaheitis stefnanda “nord” í PHARMA NORD og Pharma Nord merkir norður og hafi því merkingu gagnstætt vöru- og firmaheiti stefnda. Á það verður fallist með stefnanda að orðið “nor” vísar til norðurs og má því til stuðnings benda á að í orðabókinni Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi útg. 1991 er sagt um orðið “nor.”  “1. North. 2. Norway.” Í orðabókinni Random House Webster’s Unabridged Dictionary segir um orðið “nor.” “1. Norman. 2. North. 3. Northern. 4. Norway. 5. Norwegian.” Má hér einnig benda á firmaheiti þekktra fyrirtækja sem starfa á norðurhveli hafa í endingu síns firmaheitis “Nor”. Á sama hátt má finna fyrirtæki sem starfa á suðlægari slóðum sem nota “Sur” í endingu síns firmaheitis.  Þrátt fyrir að orðið “nor” merki ekki norður þá getur það engu að síður vísað til norðurs í huga hins almenna neytanda eða viðskiptahóps sem stuðlar frekar að því að hinir sömu aðilar telji vöru eða þjónustu sem um er að ræða hafi sama uppruna eða viðskiptarætur.

Stefndi byggir sýknu ennfremur á þeirri málsástæðu að vörumerki stefnanda hafi ekki verið notað hér á landi, heldur einungis firmaheiti erlends félags, sem sé óskráð hér á landi. Engar vörur séu í raun seldar eða markaðssettar hér á landi undir vörumerki stefnanda. Vörumerki og firmaheiti stefnanda séu lítt þekkt hér á landi. Ekki er fallist á sýknumálsástæðu stefnda á þeirri forsendu að stefnandi hafi einungis notað firmaheiti sitt í viðskiptum hér á landi en ekki vörumerki og firma stefnanda sé óskráð hér á landi. Það hefur engin áhrif á skráðan vörumerkjarétt stefnanda hvort varan sé vel þekkt eður ei. Það sem skiptir máli er að vörumerkjaréttur stefnanda stofnaðist með lögmætum hætti, réttinum er haldið við með lögmæltum hætti og hann er eignarréttur sem varinn er af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Stefnandi er með skráð firmanafn í Danmörku frá 2. janúar 1986 samkvæmt útskrift úr fyrirtækjaskrá í Danmörku. Skráning og notkun á firmanafni stefnanda í Danmörku stofnar sjálf­stæðan rétt. Danmörk er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 1. október 1984. Samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktar um vernd eignar­réttinda á sviði iðnaðar frá 1883 er firmanafn verndað í öllum löndum sambandsins, án þess að þörf sé á að sækja um það eða skrásetja það, hvort sem það er hluti af vörumerki eða ekki. Ísland á aðild að Parísarsamþykktinni, sbr. lög nr. 102/1961 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísar­samþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Stefndi nýtur hér verndar samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktar. Niðurstöðu þessari til stuðnings má hér benda á hæstaréttardóm frá 1989:618.

Þá reisir stefndi ennfremur sýknu á eftirfarandi málsástæðu:  “Þá leiðir notkun merkjanna eftir skráningu umbj. m. á sínu merki til þeirrar niðurstöðu að ekki sé um ruglingshættu að ræða, sbr. 1. mgr. 28. gr. vml., auk þess sem merki umbj. m. hefur ekki verið notað með þeim hætti að villi fyrir mönnum, sbr. 3. tl., 2. mgr. 28. gr. sömu laga”.  Mál þetta snýst um það hvort ruglingshætta geti skapast af notkun vörumerkis stefnda við vörumerki stefnanda og verður í málinu að beita heildstæðu mati á ruglingshættu.

             Þá er sýknukrafa stefnda byggð á þeirri málsástæðu að vörumerkin séu skráð í ólíkum flokkum sem eigi  sjálfstætt að leiða til sýknu í málinu. Jafnframt eigi sú málsástæða að leiða til þess að staðfestingarkrafa stefnda verði tekin til greina. Á því er byggt að Einkaleyfastofan hafi með skráningu vörumerkis stefnda í 35. flokk stað­fest að ekki væri ruglingshætta með merkjunum og þar með skilyrði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki fullnægt. Dómurinn lítur svo á að sýkna verði ekki byggð á þessari málsástæðu einni sér óháð öðrum atvikum málsins. Hættan á að villast megi á merkjum felst bæði í líkum merkjum og svipuðum vörum eða þjónustu, það er samfléttun þessara þátta. Samanburðurinn verður aldrei sjálfstæður milli merkjanna, óháður vöru eða þjónustu og öfugt. Milli þessara þátta er alltaf ákveðið samband. Hér þarf að skoða hvort merki séu lík eða vara og þjónusta það svipuð að hætta sé á að neytendur eða viðskiptahópur geti villst á merkjunum í viðskiptum eða á viðskiptalegum uppruna vörunnar. Hér þarf því að meta málið í heild sinni.

             Við aðalmeðferð byggði stefnandi á þeirri málsástæðu að hann hefði með því að selja vörur hingað til lands stundað heildsölu á Íslandi og notkun vörumerkis og firmaheitis næði  því einnig til verndar vörumerkis í þjónustu í flokki nr. 35. Af hálfu stefnda var þessari málsástæðu stefnanda mótmælt efnislega og fellst dómurinn á með stefnda að ekki verði litið svo á að stefnandi hafi stundað heildsölu hér á landi með því einu að selja vörur hér á landi. Á þeirri forsendu á stefnandi ekki varinn vöru­merkjarétt í 35. flokki.

             Þá byggir stefndi sýknu á þeirri málsástæðu að stefnandi hafi með tómlæti sínu að mótmæla vörumerkjaskráningu stefnda innan lögmælts frests samkvæmt 22. gr. vörumerkjalaga misst rétt til að koma að mótmælum. Í það minnsta fari svo að dómurinn telji að ruglingshætta sé fyrir hendi eigi vörumerkjaréttur stefnda að standa óhaggaður á grundvelli 9. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 vegna tómlætis stefnanda.  Á það verður fallist með stefnanda að í þessu sambandi  hefur það engin réttaráhrif að stefnandi hafi ekki mótmælt vörumerkjaskráningu stefnda innan tilskilins frests samkvæmt 22. gr. vörumerkjalaga. Sá frestur sem 22. gr. vörumerkjalaga tekur til markast einvörðungu við málsmeðferð hjá Einkaleyfastofunni. Samkvæmt 22. gr. er heimilt að mótmæla skráningu vörumerkis með því að beina andmælum skriflega til Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá birtingardegi. Tekur Einkaleyfastofan skráningu þá að nýju til skoðunar í samræmi við ákvæði 19. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Vörumerki stefnda var skráð 4. febrúar 2003. Skráning merkis stefnda var birt í ELS-Tíðindum 20. febrúar 2003. Af hálfu stefnanda var með bréfi dagsettu 3. júlí 2003 skorað á stefnda að hætta að nota firmanafnið PharmaNor og láta afmá það úr hlutafélagaskrá, sem stefndi hafnaði með bréfi dagsettu 8. júlí 2003. Stefnandi höfðaði mál þetta á hendur stefnda 15. júlí 2003. Með vísan til málsatvika sem hér hafa verið raktir telur dómurinn að stefnandi hafi ekki sýnt það tómlæti er skapi stefnda rétt samkvæmt 9. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

             Þá byggir stefndi sýknukröfu sína á því að forsvarsmaður stefnda hafi verið í góðri trú við val á vörumerki stefnda, en því er andmælt af hálfu stefnanda og hinu gagnstæða haldið fram. Forsvarsmaður stefnda, Hreggviður Jónsson, greindi frá því fyrir dómi að stjórn fyrirtækisins fól honum sem forstjóra og stærsta hluthafa að finna nafn á fyrirtækinu. Ekki verður á það fallist með stefnanda að stefndi hafi með því að velja vörumerkið PHARMANOR og firmaheitið PharmaNor hagnýtt sér viðskiptavild sem stefnandi hafi áunnið sér hér á landi. Þá þykir ekki sannað að það hafi verið ásetningur stefnda að líkja sem mest eftir firmanafni stefnanda með því að rita stóran staf (N) í miðju firmaheitis stefnda. Forsvarsmaður stefnda, Hreggviður Jónsson, hefur ekki svo kunnugt sé starfað á þeim mörkuðum sem fyrirtæki málsaðila eru starfrækt á fyrr en á árinu 2002. Einungis einn stjórnarmaður er nú í stjórn stefnda sem áður var í stjórn PHARMACO hf., Sindri Sindrason, og hefur hann borið fyrir dómi að hann hafi ekki tjáð Hreggviði Jónssyni frá vöru- og firmaheiti stefnanda. Ennfremur styður það þá  fullyrðingu að forsvarsmaður stefnda hafi verið í góðri trú að leitað var eftir tillögum að nýju nafni á stefnda meðal starfsmanna fyrirtækisins. Alls gerðu 19 starfsmenn tillögur að nafngift. Þrír starfsmenn gerðu að tillögu sinni það nafn sem síðar varð fyrir valinu.

             Skráning á vörumerki stefnda PHARMANOR var skráð hjá Einka­leyfastofunni í ársbyrjun 2003 og var stefndi því í góðri trú að nota vörumerkið í flokki 35. Á hinn bóginn er firmanafn stefnda PharmaNor svo líkt firmanafni stefnanda Pharma Nord að hætt er við ruglingi og notkun þess því brot á 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Forsvarsmanni stefnda var sannanlega kunnugt um tilvist fyrirtækis stefnanda, firmanafn og vöruheiti eftir viðtöku bréfs Einkaleyfastofunnar, dagsett 4. nóvember 2002.

             Af hálfu stefnda er því mótmælt að það geti skipt máli hvað stefnandi hyggist gera í framtíðinni hér á landi. Dómurinn fellst á þau rök á þeirri forsendu að vörumerkjaréttur stefnanda er varinn og af þeirri ástæðu kemur það ekki til skoðunar hvernig hann hyggst nýta sér rétt sinn í framtíðinni á meðan hann hefur lögvarinn rétt til vörumerkisins. Stefnandi nýtur verndar samkvæmt 20. gr. og 25. gr. samkeppnis­laga nr. 8/1993 og skulu þau ákvæði meðal annars túlka í samræmi við skuld­bindingar Íslands samkvæmt Parísarsamþykktinni. 

             Með hliðsjón af því sem hér að framan hefur verið rakið lítur dómurinn svo á að í máli þessu hafi stefnandi sýnt fram á að skilyrðum 1. tl. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sé fullnægt. Í þessari niðurstöðu felst að stefnda er óheimilt að nota vörumerkið PHARMANOR í atvinnustarfsemi, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Skráning Einkaleyfastofunnar nr. 120/2003 á vörumerkinu PHARMANOR er hér með gerð ógild samkvæmt heimild í 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Með vísan til sömu raka um augljósa ruglingshættu á milli firmaheita málsaðila þykir eftir atvikum rétt að fallast á kröfu stefnanda að stefnda verði gert að afmá firmaheitið PharmaNor hjá hlutafélagaskrá innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms að viðlögðum 100.000 króna dagsektum sem renni til stefnanda samkvæmt heimild í 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. og 10. kafla laga nr. 90/1989 um aðför.

             Báðir málsaðilar lögðu fram málskostnaðarreikninga að sambærilegri fjárhæð. Stefndi mótmælti ekki málskostnaðarreikningi stefnanda sem of háum. Samkvæmt  niðurstöðu málsins og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála er stefnda gert að greiða stefnanda málskostnað sem samkvæmt málskostnaðarreikningi er að fjárhæð 1.286.704 krónur.

Ólöf Pétursdóttir dómstjóri kvað upp dóminn.

 

D ó m s o r ð :

             Stefnda, PharmaNor hf., er óheimilt að nota heitið PHARMANOR í atvinnustarfsemi sinni.

             Felld er úr gildi skráning Einkaleyfastofunnar nr. 120/2003 á vörumerkinu PHARMANOR sem orðmerki.

             Stefnda, PharmaNor hf., skal láta afmá fimanafnið PharmaNor úr hlutafélagaskrá innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms þessa að viðlögðum 100.000 króna dagsektum, sem renni til stefnanda Pharma Nord Aps.

             Stefndi greiði stefnanda 1.286.704 krónur í málskostnað.