Fimmtudaginn 15. maí 2003.
Nr. 167/2003.	Kjörís ehf. (Ragnar Aðalsteinsson hrl.) gegn Ísboxinu ehf. (Þórunn Guðmundsdóttir hrl.)

 

Kærumál. Lögbann. Vörumerki.

K krafðist þess að lögbann yrði lagt á notkun Í á nýju merki sem hann notaði í og við verslun sína við Álfheima í Reykjavík. Vörumerki K, sem framleiddi og seldi ís, hafði áður verið notað í merkingar verslunarinnar þar til viðskiptasambandi aðila var slitið 1. febrúar 2003. Hæstiréttur taldi, að þótt orð í nýju merki Í svipaði að engu leyti til orðs í vörumerki K yrði ekki horft fram hjá því að lögun beggja merkjanna væri sú sama, svo og litirnir í grunnfleti þeirra og texta. Taka yrði sérstakt tillit til þess að vörumerki K hafi um langt árabil verið notað á sömu stöðum í og við verslunina þar til Í tók upp nýja merkið sitt. Að því virtu hefði K gert nægilega sennilegt að notkun Í á nýja merkinu leiddi af sér þá hættu á ruglingi milli þess og merkis K að aðrir gætu ætlað að tengsl væru milli merkjanna, þannig að andstætt væri vörumerkjarétti sóknaraðila. Yrði og að fallast á með K að nægilega væri sýnt fram á að þessi háttsemi Í gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum K ef hann yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Þá hafi Í ekki leitt að því líkur að reglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna K tryggði þá nægilega. Að öllu þessu athuguðu væru ekki efni til annars en að verða við kröfu K um að fella úr gildi ákvörðun sýslumanns og gera honum að leggja lögbann við umdeildum athöfnum Í.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Markús Sigurbjörnsson, Árni Kolbeinsson og Ingibjörg Benediktsdóttir.

Sóknaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 28. apríl 2003, sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum 7. maí sl. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 15. apríl 2003, þar sem hafnað var kröfu sóknaraðila um að hrundið yrði ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar sama árs um að synja um að leggja samkvæmt kröfu sóknaraðila lögbann við nánar tilteknum athöfnum varnaraðila. Kæruheimild er í 1. mgr. 35. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., sbr. 4. mgr. 91. gr. laga nr. 90/1989 um aðför eins og þeim var breytt með 102. gr. laga nr. 92/1991. Sóknaraðili krefst þess að sýslumanni verði gert að leggja á umbeðið lögbann. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og kærumálskostnaðar.

Varnaraðili krefst þess að úrskurður héraðsdómara verði staðfestur og sér dæmdur kærumálskostnaður.

I.

Samkvæmt málatilbúnaði sóknaraðila, sem framleiðir og selur ís, hefur hann frá árinu 1969 notað sem vörumerki í þeirri starfsemi sinni bláan sporöskjulagaðan flöt, þar sem ritað sé með hvítum stöfum orðið „Kjörís“. Í samræmi við umsókn hans 30. janúar 2002 hafi Einkaleyfastofan 3. apríl sama árs skráð þetta merki í áðurnefndum litum sem vörumerki fyrir ís til matar, en áður hafi það fyrir löngu unnið sér markaðsfestu hér á landi. Sóknaraðili kveðst meðal annars hafa selt frá því á árinu 1987 framleiðslu sína til ísbúðar, sem hafi verið rekin að Álfheimum 4 í Reykjavík. Hafi vörumerki sóknaraðila verið í gluggum verslunarinnar, auglýsingum þar innan dyra og á sólskyggni utan við hana, svo og á umbúðum, sem þar hafi verið notaðar. Varnaraðili, sem nú reki umrædda verslun, hafi 11. nóvember 2002 sagt upp samningi um viðskipti við sóknaraðila frá 1. febrúar 2003 að telja. Frá þeim tíma hafi varnaraðili selt ísvörur, sem framleiddar séu af Emmessís hf. Eftir þessi lok á viðskiptum málsaðilanna mun varnaraðili hafa breytt áðurnefndum merkingum í og við verslun sína á þann hátt að í stað orðsins „Kjörís“ hafi þar komið orðin „síðan 1987“. Virðist óumdeilt í málinu að lögun þessa nýja merkis og litirnir í grunnfleti þess og letri séu eins og í vörumerki sóknaraðila.

Sóknaraðili leitaði eftir því með beiðni 26. febrúar 2003 til sýslumannsins í Reykjavík að lagt yrði lögbann við því að varnaraðili sem gerðarþoli „noti sem einkenni á ísbúð hans að Álfheimum 4 og á ísvöru, sem hann selur þar, svo og öll önnur not gerðarþola á vörumerki sem líkist vörumerki gerðarbeiðanda (mynd- og orðmerki), sem ber skráningarnúmerið 321/2002, og er blár sporöskjulagaður flötur, sem á er ritað með hvítum stöfum orðið KJÖRÍS, sem gerðarþoli notar öldungis óbreytt að því undanskildu að áritun er önnur.“ Með bréfi 28. sama mánaðar tilkynnti sýslumaður sóknaraðila að þessari beiðni hans væri hafnað með því að ekki hafi verið sannað eða gert sennilegt að notkun varnaraðila á umræddu merki bryti gegn lögvörðum réttindum sóknaraðila eða að þau færu forgörðum eða yrðu fyrir teljandi spjöllum þótt bíða yrði dóms um þau. Lauk sýslumaður málinu á þennan hátt án þess að taka beiðni sóknaraðila fyrir, sbr. 2. mgr. 8. gr. og 3. mgr. 26. gr. laga nr. 31/1990. Sóknaraðili krafðist sama dag úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur um þessa ákvörðun sýslumanns. Mál þetta var þingfest af því tilefni þar fyrir dómi 7. mars 2003.

II.

Í máli þessu hefur varnaraðili ekki andmælt framangreindum staðhæfingum sóknaraðila um að vörur frá honum hafi verið seldar í versluninni, sem varnaraðili rekur nú að Álfheimum 4 í Reykjavík, frá því á árinu 1987 og þar til viðskiptasambandi þeirra var slitið 1. febrúar 2003. Hafa ekki verið bornar brigður á að merkingar í versluninni og við hana hafi á þeim tíma verið slíkar sem sóknaraðili heldur fram og áður er getið. Þótt texta í nýju merki varnaraðila svipi að engu leyti til orðs í vörumerki sóknaraðila verður ekki horft fram hjá því að lögun beggja merkjanna er sú sama, svo og litirnir í grunnfleti þeirra og texta. Taka verður sérstakt tillit til þess að vörumerki sóknaraðila hafði um langt árabil verið notað á sömu stöðum í og við verslunina þar til varnaraðili tók að nota nýja merkið. Að því virtu hefur sóknaraðili gert nægilega sennilegt að notkun varnaraðila á nýja merkinu leiði af sér þá hættu á ruglingi milli þess og merkis sóknaraðila að aðrir gætu ætlað að tengsl væru milli merkjanna, þannig að andstætt sé vörumerkjarétti sóknaraðila samkvæmt 2. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Verður og að fallast á með sóknaraðila að nægilega sé sýnt fram á að þessi háttsemi varnaraðila gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum sóknaraðila ef hann yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Varnaraðili hefur ekki leitt að því líkur að reglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna sóknaraðila tryggi þá nægilega. Að öllu þessu athuguðu eru ekki efni til annars en að verða við kröfu sóknaraðila um að fella úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar 2003 og gera honum að leggja lögbann við þeim athöfnum varnaraðila, sem í dómsorði greinir, gegn tryggingu úr hendi sóknaraðila, sem sýslumaður ákveður.

Varnaraðila verður gert að greiða sóknaraðila málskostnað í héraði og kærumálskostnað, sem ákveðinn er í einu lagi eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Felld er úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar 2003 um að hafna kröfu sóknaraðila, Kjöríss ehf., um lögbann á hendur varnaraðila, Ísboxinu ehf. Lagt er fyrir sýslumann gegn tryggingu, sem hann metur nægilega úr hendi sóknaraðila, að leggja lögbann við því að varnaraðili noti sem merki innan og utan dyra við ísbúð, sem hann rekur að Álfheimum 4 í Reykjavík, blátt sporöskjulaga merki með hvítum texta „síðan 1987“ eða auðkenni vörur eða aðra starfsemi með því merki.

Varnaraðili greiði sóknaraðila samtals 250.000 krónur í málskostnað í héraði og kærumálskostnað.

 

 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 15. apríl 2003.

                Mál þetta var þingfest 7. mars 2003 og tekið til úrskurðar að loknum munnlegum málflutningi 28. mars sl.

                Sóknaraðili er Kjörís ehf., kt. 690169-4289, Austurmörk 15, Hveragerði.

                Varnaraðili er Ísboxið ehf., kt. 491002-3790, Álfheimum 4, Reykjavík.

                Dómkröfur sóknaraðila eru að felld verði úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar 2003 um að synja um lögbann í lögbannsmálinu nr. 12/2003 og að lagt verði fyrir sýslumann að leggja lögbann við því, að varnaraðili, Ísboxið ehf., noti sem einkenni á ísbúð hans að Álfheimum 4 og á ísvöru, sem hann selur þar, svo og öll önnur not varnaraðila á vörumerki sem líkist vörumerki gerðarbeiðanda (mynd- og orðmerki), sem ber skráningarnúmerið 321/2002, og er blár sporöskjulagaður flötur, sem á er ritað með hvítum stöfum orðið KJÖRÍS, sem gerðarþoli notar „öldungis óbreytt að því undanskildu að áritun er önnur."  Þá er þess krafist að kostnaður allur af lögbanninu og málsskoti þessu, þar með talinn lögmannskostnaður, verði felldur á varnaraðila.  Lögbannið verðið lagt á gegn þeirri tryggingu sem sýslumaður ákveður.

                Dómkröfur varnaraðila eru að beiðni sóknaraðila verði hafnað og að staðfest verði ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um að synja um lögbann í lögbannsmálinu nr. 12/2003, sem tekin var þann 28. febrúar 2003.  Varnaraðili krefst þess einnig að sóknaraðili verði látinn bera allan kostnað af máli þessu, þar með talinn lögmannskostnað varnaraðila.

 

Helstu málavextir eru að sóknaraðili óskaði eftir því við sýslumann með bréfi til hans 26. febrúar 2003 að lagt yrði lögbann á tilteknar athafnir varnaraðila.  Með bréfi 28. sama mánaðar hafnaði sýslumaður beiðninni með vísun til 1. tl. 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 þar eð hann taldi að réttarreglur um refsingar eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna sóknaraðila tryggðu hagsmuni hans nægilega.

 

Sóknaraðili byggir á því að hafa um 35 ára skeið notað vörumerki, sem nú sé skráð og njóti verndar bæði á grundvelli skráningar og markaðsfestu.  Merki þetta sé blár sporöskjulagaður flötur með hvítum stöfum.  Vörumerkið hafi verið utan á ísbúð varnaraðila að Álfheimum 4 og á vörum hans með leyfi sóknaraðila meðan seld var sú vara í búðinni sem vörumerkið nær til.  Þegar varnaraðili hætti að selja vöru sóknaraðila l. febrúar sl. hafi hann haldið áfram að nota vörumerki sóknaraðila bæði utan á búðinni og inni í henni með þeirri breytingu einni að hinir hvítu stafir sem mynduðu orðið „Kjörís" myndi nú orðin „Síðan 1987", en framleiðsluvara sóknaraðila  hafi verið seld í ísbúðinni Álfheimum frá þeim tíma.  Varnaraðili láti líta svo út að ísbúðin selji nú sem fyrr sömu vöru, þrátt fyrir að hann selji nú ís framleiddan af öðrum framleiðanda, sem hafi aðra eiginleika en framleiðsla sóknaraðila.  Boðskapur vörumerkisins sé nú sá að ísbúðin hafi selt frá árinu 1987 og selji enn ís með sama vörumerki, þ.e. vörumerki sóknaraðila, Kjörís.  Bæði merkið sjálft svo breytt og boðskapurinn sé til þess fallinn að telja viðskiptamönnum verslunarinnar trú um að þeir fái sömu vöru og þeir hafa keypt í búðinni til þessa.  Varnaraðili treysti því ekki að hann geti selt jafn mikið af þeim ís, sem hann nú hefur til sölu, og af Kjörísnum sem hann hafi selt til þessa.  Því noti hann óbreytt vörumerki sóknaraðila, sem virðist vera með öllu óbreytt þegar á sé horft án þess að stafirnir séu lesnir.  Til að lesa þá þurfi rýnandinn að koma að merkinu til að sjá muninn.  Merki það sem varnaraðili noti sé því villandi og til þess fallið að valda ruglingi.  Markmið verndar vörumerkja sé að koma í veg fyrir rugling, enda eiga merkin að sérkenna tiltekna vöru, svo sem merki sóknaraðila geri.  

Samkvæmt þessu og með vísun til lögbannsbeiðninnar er því haldið fram að uppfyllt séu bæði forms- og efnisskilyrði þess að leggja lögbann við notkun varnaraðila á merki sóknaraðila svo breyttu sem að framan greinir, í því samhengi sem greint hefur verið frá og fyrir ís sérstaklega.

Þá byggir sóknaraðili á því að réttindi hans færu forgörðum ef ekki verður brugðist við athöfnum varnaraðila þegar í stað með lögbanni, þar sem ætla megi að lokadómur í dómsmáli gangi ekki fyrr en eftir um það bil tvö ár.  Hin ólöglega notkun varnaraðila kunni að leiða til þess að merkið glati aðgreiningarhæfi sínu og verði talið merki fyrir ís almennt án tillits til uppruna, sbr. sjónarmiðin á bak við 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga.  Við mat á þessu verði að taka mið af að á hér á landi séu aðeins tveir framleiðendur íss, sóknaraðili og Emmessís h.f., eigandi verslunarhúsnæðisins að Álfabakka 4.  Allur innlendur ís til matar komi því frá þessum tveimur framleiðendum, en innflutningur er óverulegur.  Viðskiptavinir mega hugsanlega ætla að úr því að sama merkið er á ísbúðinni að Álfheimum án tillits til framleiðanda, þá sé merking vörumerkis sóknaraðila einungis ís án tillits til uppruna.  Vörumerki sóknaraðila glati þar með gildi sínu og verðmæti þess verði annaðhvort ekkert eða verðmæti þess rýrni að mun.  Réttindi sóknaraðila muni því fara forgörðum ef ekki verði brugðist við með lögbanni án undandráttar.

Þá telur sóknaraðili að lítið myndi gagnast honum að varnaraðili yrði um síðir refsað og verða dæmdur til að greiða skaðabætur.  Vörumerkið Kjörís sé helsta verðmæti sóknaraðila eftir að lagt hefur verið ómælt fé í kynningu og notkun merkisins í 35 ár.  Fyrirtækið yrði að byrja allt sitt markaðsstarf að nýju ef varnaraðila takist að eyðileggja vörumerkið.  Eina úrræðið að lögum sem getur komið í veg fyrir það sé lögbann við athöfnum varnaraðila.

Þá byggir sóknaraðili á því að stórfelldur munur sé á hagsmunum hans og varnaraðila.  Hagsmunir þeir sem líklegt sé að varnaraðili hafi séu þess háttar að þeir njóta ekki réttarverndar.  Það sé ekki hlutverk dómstóla eða stjórnvalda að veita aðilum á markaði vernd við að fara fram með ólögmætum hætti.  Varnaraðili hafi stofnað til nýs viðskiptasambands við annan ísframleiðanda, sem sé jafnframt eigandi verslunarplássins, og það geta vart verið réttlætanlegir hagsmunir hans að villa um fyrir viðskiptamönnum sínum í trausti þess að þeir ætli að þeir séu enn að kaupa sama ís og áður.

Þá telur sóknaraðili að varnaraðili hafi einnig brotið gegn ákvæðum 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 með fyrrgreindri notkun hins breytta merkis.  Notkunin brjóti gegn góðum viðskiptaháttum með því að það sé ekki heiðarlegt að gefa í skyn að vara stafi frá öðrum en hún stafar í raun frá eða gefa í skyn að verslun selji sömu vöru og fyrr, enda þótt skipt sé um söluvöru og framleiðanda.  Slíkt sé jafnframt óhæfilegt gagnvart neytendum, þar sem leitast er við að telja þeim trú um að verslun selji sömu og vöru og fyrrum, enda þótt svo sé ekki.  Í háttsemi varnaraðila felst einnig notkun á auðkenni, sem hann eigi ekki rétt til og sé það andstætt ákvæði 25. gr. samkeppnislaga.  Í 25. gr. felst viðbót við þá vernd, sem vörumerkjalögin veita sóknaraðila og telja verði vafalaust að ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nái m.a. til óheimillar notkunar vörumerkja.  Lögbannskrafa sóknaraðila sé því jöfnum höndum á því reist að með notkun merkisins, breyttu á þann hátt sem lýst hafi verið, hafi verið brotið gegn þeirri viðbótarvernd, sem ákvæði samkeppnislaga veita gerðarbeiðanda og sé lögbannskrafan því enn fremur á því reist að varnaraðili brjóti einnig gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga.  Sýslumanninum í Reykjavík hafi láðst að taka afstöðu til þessarar málsástæðu.

 

Varnaraðili byggir á því að ekki verði séð með hvaða hætti varnaraðili sé að brjóta gegn vörumerkjarétti sóknaraðila.  Varnaraðili hafi aldrei haft neinn vilja til þess, né hafi hann nokkurn tímann ætlað að reyna að líkja eftir vörumerki sóknaraðila.  Vörumerkjaskráning sóknaraðila nr. 321/2002, sem hann byggir rétt sinn á, sé fyrir heitið „KJÖRÍS" sem skrifað sé með stílfærðum hvítum stöfum innan í bláum sporöskjulaga grunni með hvítri rönd í kringum hann.  Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 segir að „vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér."  Það sé alveg ljóst samkvæmt reglum vörumerkjaréttar að blár sporöskjulagaður grunnur sé ekki skráningarhæfur sem vörumerki einn sér.  Slíkt merki myndi aldrei uppfylla kröfur vörumerkjalaga um sérkenni, sbr. 13. gr. laganna.  Því geti sóknaraðili ekki talist eiga einkarétt á því að nota bláan sporöskjulagaðan grunn í vörumerki sínu.

Þá byggir varnaraðili á því að einkennandi hluti vörumerkjaskráningar sóknaraðila, nr. 321/2002, sé hinn stílfærði texti í merkinu, þ.e. orðið „KJÖRÍS".  Þegar metin sé ruglingshætta þessa merkis og vörumerkis varnaraðila, sé því aðeins litið til textans í merkjunum þar sem að blái sporöskjulagaði grunnurinn hafi ekkert sérkenni og enginn einn geti fengið einkarétt á að nota hann skv. reglum vörumerkjaréttar og framkvæmd þeirra.  Því standi eftir að meta hvort að textinn „KJÖRÍS" annars vegar og textinn „SÍÐAN 1987" teljast líkir.  Augljóst sé að svo sé ekki og því sé ekki hægt að halda því fram að merkin teljist svo lík að um ruglingshættu geti verið að ræða á milli þeirra.  Við mat á líkingu á milli tveggja vörumerkja sé ávallt litið til heildarmyndar þeirra, og til þess hvort að um sjón- og hljóðlíkingu sé að ræða með merkjunum.  Um hvort tveggja þurfi að vera að ræða til að merkin teljist svo lík að valdi ruglingshættu.  Vegna textans í hinum umræddu merkjum sé ljóst að hér sé ekki um slíkt að ræða.  Því sé ljóst að varnaraðili er ekki með nokkrum hætti að brjóta gegn vörumerkjarétti sóknaraðila.  Verði því að hafna kröfu sóknaraðila um að felld verði úr gildi ákvörðun sýslumanns um synjun lögbanns þar sem ekki sé um að ræða brot gegn lögvörðum rétti sóknaraðila eins og áskilið er í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl.

Með vísan til þess sem hér sagði um vörumerkjaréttinn og til þess að varnaraðili hefur aldrei haft í hyggju að reyna að líkja eftir vörumerkjum annarra aðila, þá vísar varnaraðili þeim ásökunum sóknaraðila á bug að með notkun varnaraðila á merki er hér um ræðir á ísbúð sinni brjóti hann gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.  Hrein tilviljun sé að blár sporöskjulagaður grunnur sé notaður í vörumerki varnaraðila, enda hafi varnaraðili enga hagsmuni af því að neytendur telji að önnur vara sé seld í búð hans en seld sé þar í raun.  Röksemdum sóknaraðila um ætlun varnaraðila til að blekkja neytendur er alfarið mótmælt.

Varnaraðili telur ljóst með vísan til framangreindra atriða að skilyrðum 24. gr. laga nr. 31/1990 sé ekki fullnægt og krefst varnaraðili því að ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um synjun lögbannsins verði staðfest.

 

Niðurstaða:  Sóknaraðili byggir á því að notkun varnaraðila á bláu sporöskulöguðu merki með árituðu orðinu og ártalinu síðan 1987 með hvítum stöfum, brjóti gegn lögvörðum rétti sóknaraðila, sem sóknaraðili hafi öðlast með langvarandi notkun og síðan skráningu á vörumerki með eins lit og lögun, en með árituninni Kjörís hvítum stöfum.

Ekki hefur þeirri staðhæfingu sóknaraðila verið andmælt af hálfu varnaraðila að varnaraðili hafi notað merki sóknaraðila frá árinu 1987 utan á ísbúð sinni að Álfheimum 4 og á vörum með leyfi sóknaraðila allt þar til hætt var að selja vörur sóknaraðila þar 1. febrúar 2003.  Sennilegt er því að gamlir viðskiptivinir ísbúðarinnar kunni að blekkjast af nýja merkinu með þeirri breytingu einni sem hér um ræðir frá fyrra merki - sérstaklega vegna þess að um sölu á ís er að ræða á sama stað bæði fyrir og eftir 1. febrúar 2003.  Á hinn bóginn hefur sóknaraðili ekki sýnt fram á með óyggjandi hætti að réttarreglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun á hagsmunum sóknaraðila tryggi ekki þá hagsmuni hans sem hér um ræðir, sbr. ákv. 1. tl. 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990.

Samkvæmt framangreindu verður fallist á ákvörðun sýslumanns um synjun lögbannsbeiðni er hér um ræðir.

Rétt er að sóknaraðili greiði varnaraðila 40.000 kr. í málskostnað.

Páll Þorsteinsson héraðsdómari kveður upp úrskurðinn.

ÚRSKURÐARORÐ:

                Hafnað er kröfum sóknaraðila, Kjöríss ehf.

                Sóknaraðili greiði varnaraðila, Ísboxinu ehf., 40.000 kr. í málskostnað.