Fimmtudaginn 2. október 2014.
Nr. 113/2014.	Orka ehf. (Grímur Sigurðarson hrl.) gegn Skeljungi hf. (Gunnar Jónsson hrl.) og gagnsök

Firma. Vörumerki. Óréttmætir viðskiptahættir. Samkeppni.

O ehf. höfðaði mál á hendur S hf. og krafðist viðurkenningar þess að S hf. væri óheimilt að nota heitið „Orkan“ í atvinnustarfsemi sinni, svo og að S hf. yrði gert að láta af notkun sinni á heitinu að viðlögðum dagsektum. Í dómi Hæstaréttar var vísað til dómsáttar sem O hf., sem O ehf. leiddi rétt sinn frá, og B hf., rekstur hvers var síðar færður til S hf., gerðu með sér árið 1996 í máli sem O hf. hafði höfðað gegn B hf. Lagði Hæstiréttur til grundvallar að efni dómsáttarinnar takmarkaðist við notkun B hf. á firmaheitinu „Orka hf.“, en hefði ekki lotið að annarri notkun B hf. á því orði, svo sem í vörumerki þess eða með öðrum hætti. Var O ehf. því talinn bundinn af efni dómsáttarinnar með þeim réttindum og skyldum sem að lögum fælust í ráðstöfun sakarefnis sem þar kæmi fram og S hf. sýknaður af kröfum O ehf.

Dómur Hæstaréttar

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason og Guðrún Erlendsdóttir settur hæstaréttardómari.

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 17. febrúar 2014. Hann krefst viðurkenningar á því að gagnáfrýjanda sé óheimilt að nota heitið „Orkan“ í atvinnustarfsemi sinni í hvaða beygingarmyndum sem er, hvort heldur sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Einnig krefst hann þess að gagnáfrýjanda verði gert að láta af  notkun sinni á fyrrgreindu heiti að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 100.000 krónur á dag frá uppsögu dóms. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi fyrir sitt leyti 3. mars 2014 og krefst staðfestingar héraðsdóms um annað en málskostnað. Hann krefst málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Nokkur ný gögn hafa verið lögð fyrir Hæstarétt. Meðal þeirra er tilkynning til fyrirtækjaskrár um stofnun einkahlutafélags sem móttekin var 18. ágúst 2005. Þar kom fram að heiti hins ný stofnaða félags væri Orka ehf. með kennitöluna 640805-0720 og væru stofnendur, stjórnarmenn og prókúruhafar þeir Páll Helgi Guðmundsson, Jóhann G. Hermannsson og Jón Arnar Hauksson. Í tilkynningunni sagði að tilgangur félagsins samkvæmt samþykktum þess væri innflutningur, heildsala og smásala á bifreiðum, bifreiðahlutum og hvers konar tengdum varningi, svo og rekstur hvers konar viðgerðarverkstæða og þjónustueininga fyrir bifreiðir, eign og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur. Þá sagði að aðalstarfsemi félagsins væri innflutningur og sala á bifreiðavarahlutum. Stofnsamningur félagsins og samþykktir voru dagsettar 18. ágúst 2005.

Í málinu hefur verið lögð fram yfirlýsing 28. mars 2014 frá Páli Helga Guðmundssyni framkvæmdastjóra og stjórnarmanns Ný-Orku ehf. Þar kemur fram að fyrirtækið Orka hafi verið stofnað 1988 og borið það heiti til 2005, en það ár hafi félagið Orka ehf. með kennitöluna 640805-0720 verið stofnað „og færðust þá öll réttindi sem fylgdu firmaheitinu og auðkenninu Orka frá Ný-Orku ehf. ... yfir til Orku ehf. ... Það staðfestist hér með að Orka ehf. ... tók yfir öll réttindi Ný-Orku ehf. ... hvað varðar notkun á orðinu „Orka“ við stofnun þess fyrrnefnda árið 2005. Um það var samið á milli félaganna á þessum tíma.“  

Eins og fram kemur í hinum áfrýjaða dómi gerðu Orka hf. og Bensínfélagið Orkan hf. með sér dómsátt 7. mars 1996 í máli sem sá fyrrnefndi höfðaði á hendur þeim síðarnefnda. Í sáttinni viðurkenndi Bensínfélagið Orkan hf. að Orka hf. ætti einkarétt á firmaheitinu „Orka hf.“ Þá sagði í sáttinni að stefndi „samþykkir því að breyta firmaheiti sínu í „Bensínorkan“ og koma tilkynningu þess efnis til Hlutafélagaskrár eigi síðar en hinn 15. mars 1996.“ Í sameiginlegri fréttatilkynningu 7. mars 1996 sagði meðal annars: „Hér með tilkynnist að Orka hf. annars vegar og Bensínfélagið Orkan hf., hins vegar hafa náð sáttum í ágreiningsmáli félaganna sem lýtur að firmaheitinu „Orkan hf.“ Hefur Bensínfélagið Orkan hf. fallist á einkarétt Orku hf. á firmaheiti sínu og mun Bensínfélagið Orkan hf. breyta nafni félagsins í „Bensínorkan hf.“ Mun Bensínorkan hf. leitast við að festa hið nýja heiti í sessi svo sem í auglýsingum, bréfsefnum og í opinberri umfjöllun um félagið.“

Efni dómsáttarinnar 7. mars 1996 takmarkaðist samkvæmt því sem áður er rakið við notkun Bensínfélagsins Orkan hf. á firmaheitinu „Orka hf.“ en laut ekki að annarri notkun félagsins á því orði, svo sem í vörumerki þess eða með öðrum hætti. Í framangreindri yfirlýsingu 28. mars 2014 kemur fram að aðaláfrýjandi leiði rétt sinn til firmaheitisins og auðkennisins Orka hf. frá Ný-Orku ehf., sem áður bar heitið Orka ehf. og þar áður Orka hf. Af því leiðir að aðaláfrýjandi er bundinn af efni dómsáttarinnar með þeim réttindum og skyldum sem að lögum felast í þeirri ráðstöfun sakarefnis sem þar kemur fram. Samkvæmt þessu en að öðru leyti með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður hann staðfestur um annað en málskostnað, en aðaláfrýjandi verður dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda málskostnað á báðum dómstigum sem ákveðinn verður í einu lagi eins og greinir í dómsorði.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað.

Aðaláfrýjandi, Orka ehf., greiði gagnáfrýjanda, Skeljungi hf., samtals 1.000.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 8. nóvember 2013.

Mál þetta, sem dómtekið var 14. október sl., er höfðað með stefnu áritaðri um birtingu 14. september 2012 og þingfestri 18. sama mánaðar.

Stefnandi er Orka hf., Stórhöfða 37, Reykjavík, en stefndi er Skeljungur hf., Hólmaslóð 8, Reykjavík.

Stefnandi krefst þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota heitið „Orkan“ í atvinnustarfsemi sinni í hvaða beygingarmynd sem er og hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.

Þá krefst stefnandi þess að stefnda verði gert að láta af notkun heitisins „Orkan“ eins og að framan greinir, að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 100.000 krónur á dag frá uppsögu dóms í málinu.

Loks krefst stefnandi málskostnaðar að skaðlausu að mati dómsins með hliðsjón af málskostnaðaryfirliti.

Stefndi krefst sýknu af kröfum stefnanda og málskostnaðar úr hendi stefnanda að skaðlausu samkvæmt framlögðu málskostnaðaryfirliti eða að mati dómsins.

I.

Í stefnu er því lýst að stefnandi sé fyrirtæki sem reki bílrúðuverkstæði og sérhæfi sig í bílrúðuviðgerðum, innflutningi og sölu á bílrúðum og bílalakki og öðrum vörum sem tengjast bifreiðum. Stefnandi og starfsemi hans eigi rætur að rekja til ársins 1944 þegar fyrirtæki undir heitinu Orka var fyrst stofnað. Stefnandi var stofnaður sem einkahlutafélag 2005 og samkvæmt samþykktum þess er tilgangur félagsins innflutningur, heildsala og smásala á bifreiðum, bifreiðahlutum og hvers konar tengdum varningi svo og rekstur hvers konar viðgerðarverkstæða og þjónustueininga fyrir bifreiðar en jafnframt eign og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur. Í stefnu er rakið að samkvæmt ÍSAT 2008 atvinnugreinaflokkun flokkist starfsemi stefnanda undir „smásölu á varahlutum og aukabúnaði í bíla“.

Stefnandi byggir á því að hann hafi tekið yfir réttindi Ný-Orku ehf. (áður Orku hf.) á firmaheitinu „Orka“. Stefndi kveður hins vegar þá fullyrðingu stefnanda ósannaða að stefnandi hafi yfirtekið réttindi forvera síns sem byggst hafi á notkun þessa vörumerkis fyrir skráningu þess 6. janúar 2006. Vörumerkið „orka“ var skráð í vörumerkjaskrá í flokki 35 6. janúar 2006 og var stefnandi skráður eigandi þess. Þá er ljóst af gögnum málsins að vörumerkin „ORKAN“, „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖKVI“ voru skráð í vörumerkjaskrá hinn 26. september 1996 samkvæmt umsókn Bensínorkunnar ehf., dagsettri 18. apríl 1996. Samkvæmt vörumerkjaskrá var „ORKAN“ skráð í vöruflokkum 3, 4, 5 og 40 en „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖKVI“ voru skráð í flokkum 4 og 40.  Virðist óumdeild sú staðhæfing stefnda að skráningin hafi ekki sætt andmælum. Stefndi kveðst hafa auglýst starfsemi sína undir framangreindum vörumerkjum allt frá þeim tíma.

Stefnandi kveðst lengi hafa verið umsvifamikill á sínum markaði og hafi hann eytt miklu fé í að kynna vörumerki sitt og unnið að markaðssetningu á starfsemi sinni áratugum saman. Stefndi bendir á að meginhluti starfsemi stefnanda nú sé hins vegar ekki á sama sviði og þá hafi verið, þ.e. í rafgeymum, dekkjum, Fiat-bifreiðum og ryðhreinsiefni, heldur sérhæfi stefnandi sig nú í bílrúðuviðgerðum, innflutningi og sölu á bílrúðum og bílalakki.

Stefndi kveður Bensínorkuna ehf. hafa verið stofnaða 1995 undir firmaheitinu Orkan hf. en samkvæmt framlagðri tilkynningu til Hlutafélagaskrár, dagsettri 23. janúar 1995, var nafni hlutafélagsins Orkan hf. breytt í Bensínfélagið Orkan hf.  Með tilkynningu, dagsettri 15. mars 1996, var nafni félagsins breytt í Bensínorkan ehf. og virðist óumdeilt að sú breyting var gerð í tengslum við dómsátt félagsins og Orku hf. hinn 7. sama mánaðar. Því er lýst í greinargerð að fyrstu árin hafi Bensínorkan ehf. verið í sameiginlegri eigu nokkurra aðila, þ.m.t. stefnda, en frá haustmánuðum 2004 hafi félagið verið alfarið í eigu stefnda. Með samningi, dagsettum 28. apríl 2009, hafi rekstur og eignir Bensínorkunnar verið færð yfir til móðurfélagsins, þ.m.t. öll vörumerkjaréttindi félagsins.

Í stefnu er því lýst að stefndi hafi nýlega hafið notkun á heitinu „Orkan“ í starfsemi sinni, bæði sem firmaheiti og auðkenni, og hafi stefndi auglýst starfsemi sína undir því nafni með víðtækum hætti. Til dæmis hafi stefndi auglýst og fengið viðskiptavinum sínum svokallaða „Orkulykla“ og „Orkukort“ og á heimasíðunni www.orkan.is sé starfsemi fyrirtækisins enn fremur kynnt. Þar segi að félagið heiti „Orkan“ og sé þar gefin upp kennitalan 590269-1749. Samkvæmt skráningu í Hlutafélagaskrá sé það hins vegar kennitala stefnda. Samfara notkun stefnda á firmaheitinu og auðkenninu „Orkan“ hafi stefnandi orðið fyrir miklum óþægindum, áreiti og tjóni vegna misskilnings neytenda sem rugli saman stefnanda og stefnda. Þessu mótmælir stefndi sem röngu og ósönnuðu.

Með bréfi lögmanns stefnanda til stefnda, dagsettu 23. september 2011, var farið fram á að stefndi hætti að nota firmanafnið „Orkan“ í starfsemi sinni. Í bréfi til lögmanns stefnanda, dagsettu 12. október 2011, taldi stefndi sér ekki skylt að verða við því. Stefnandi ítrekaði beiðni sína í bréfi, dagsettu 24. október 2011, en stefndi hafnaði henni á nýjan leik með bréfi, dagsettu 7. nóvember 2011. Kveðst stefnandi því knúinn til að höfða mál þetta á hendur stefnda.

II.

Stefnandi byggir kröfur sínar á því að með notkun sinni á heitinu „Orkan“, sem stefndi hafi meðal annars notað bæði sem firmaheiti og auðkenni, brjóti stefndi gegn 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Með notkuninni skapist veruleg hætta á ruglingi milli aðila málsins. Gildi þá einu í hvaða beygingarmynd orðið sé, enda sé um sama orð að ræða. Með heimildarlausri notkun á þessu heiti, valdi stefndi því enn fremur að neytendur eigi erfitt með að greina á milli fyrirtækjanna og þá sé einnig hætta á því að neytendur haldi að tengsl séu á milli þeirra. Fyrirtækin starfi á sama markaði að því leyti að þau sinni bæði þjónustu við bifreiðaeigendur.

Þá hafi stefndi sem stórfyrirtæki haft tækifæri og fjármagn til þess að auglýsa og kynna starfsemi sína með viðamiklum hætti undir nafninu „Orkan“. Geri það stefnanda erfitt um vik að kynna starfsemi sína undir sama nafni, auk þess sem áralöng og kostnaðarsöm kynningarstarfsemi stefnanda verði lítils virði í samanburði við enn þá stórtækari kynningarstarfsemi stefnda.

Stefnandi bendir á að orðið „orka“ veki ekki hugmynd um sérstakan atvinnurekstur. Með áralangri notkun stefnanda á orðinu sem firmaheiti og auðkenni, með því að stefnandi hafi byrjað að nota það á undan stefnda, og með opinberri skráningu þess í hlutafélagaskrá og hjá Einkaleyfastofu, telur stefnandi sig því hafa öðlast lögverndaðan rétt gagnvart stefnda á notkun þess. Hafi orðið þannig öðlast markaðsfestu og stefnandi öðlast einkarétt á því sem firmaheiti og auðkenni.

Með framangreindri heimildarlausu notkun stefnda á heitinu „Orkan“ hafi stefndi sýnt af sér óréttmæta viðskiptahætti og þar með brotið gegn 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Hafi stefndi enda notað í atvinnustarfsemi sinni firmaheiti og auðkenni, sem hann hvorki eigi rétt né tilkall til og valdi það ruglingi á starfsemi stefnanda og stefnda. Brjóti stefndi þannig bæði gegn 1. og 2. málsl. 15. gr. a. framangreindra laga og beri hann hlutlæga ábyrgð á því broti.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi verið ætlað að uppfylla kröfur Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 1883 sem Ísland sé aðili að. Stjórnvöld séu skuldbundin til að tryggja þá vernd sem samþykktin áskilji. Stefnandi vísar því enn fremur til 1. tölul. 3. mgr. 10. gr. a í Parísarsamþykktinni en þar sé kveðið á um að banna skuli sérstaklega allar aðgerðir, í hvaða mynd sem er, sem geti leitt til þess að villst verði á fyrirtæki, vörum eða iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi keppinauta. Þá telur stefnandi rétt sinn yfir firmaheitinu og auðkenninu „Orka“, í hvaða beygingarmynd sem er, einnig vera verndaðan af ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og ákvæði 1. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, þar sem kveðið sé á um að öllum mönnum og lögaðilum beri réttur til að njóta eigna sinna í friði.

Orðið „orka“ sé skráð vörumerki stefnanda sem stefnandi og fyrirrennarar hans hafi notað sem slíkt árum saman. Njóti stefnandi því jafnframt vörumerkjaréttar á orðinu samkvæmt bæði 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna felist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust í atvinnustarfsemi nota tákn, sem séu eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Stefnandi kveður tilgang  atvinnustarfsemi stefnanda og stefnda skarast þar sem bæði fyrirtækin hafi þann skráða tilgang að selja vörur í smásölu og heildsölu, auk þess sem báðir aðilar sinni þjónustu við bifreiðaeigendur. Vörumerki stefnanda sé þekkt hér á landi og notkun stefnda á vörumerkinu „Orkan“ geti þannig rýrt aðgreiningareiginleika stefnanda og orðspor. Einnig sé augljós ruglingshætta á milli fyrirtækjanna ef þau fara í samkeppni eins og ekki sé hægt að útiloka með hliðsjón af tilgangi félaganna.

Stefnandi vísar til þess að samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 geti eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Notkun stefnda á vörumerkinu „Orkan“ valdi ruglingshættu milli stefnanda og stefnda, auk þess sem notkunin rýri möguleika stefnanda á að kynna vörumerki sitt, enda sé hætta á að neytendur spyrði saman aðila þessa máls. Þá hafi stórtæk kynningarstarfsemi stefnda rýrt og varpað skugga á orðspor vörumerkisins „Orka“ sem stefnandi og forverar hans hafi byggt upp um árabil. Að því leyti sem atvinnustarfsemi stefnanda og stefnda sé ólík, byggir stefnandi því á 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreindrar umfjöllunar og sérstakri vísan til þess að orðin „orka“ og „orkan“ séu í raun sama orð þótt það sé í mismunandi beygingarmyndum, eins og það er orðað í stefnu, telur stefnandi að skilyrðum ákvæða 1. málsl. 1. mgr. 13. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 til skráningar á vörumerki stefnda hafi ekki verið fullnægt.

Kröfugerð stefnanda byggist einnig á því að stefndi hafi í reynd notað heitið „Orkan“ sem firmanafn. Sé notkun hans á þessu heiti því einnig andstæð meginreglu 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 en þar segi að í firma megi eigi nefna fyrirtæki, sem ekki standi í sambandi við atvinnuna. Stefnandi styður því kröfu sína einkum við það að stefndi hafi sýnt af sér óréttmæta viðskiptahætti og þar með brotið gegn 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Stefnandi telur það þó einnig leiða af vörumerkjarétti sínum og ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997, að stefnda sé óheimilt að nota táknið, firmaheitið eða vörumerkið „Orkan“ til að einkenna þjónustu sína. Sömuleiðis leiði það af öðrum þeim lagaákvæðum, sem að framan eru rakin.

Um frekari lagarök vísar stefnandi til meginreglna auðkenna- og vörumerkjaréttar, laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, einkum 5. gr. og 15. gr. a., auk þess sem vísað er til laga um vörumerki nr. 45/1997, einkum til þeirra ákvæða sem að framan eru rakin, sem og til laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Stefnandi vísar einnig til Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 1883, einkum til 3. mgr. 10. gr. a. Einnig er vísað til 72. gr. stjórnarskrár íslenska lýðveldisins nr. 33/1944 og 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Stefnandi vísar til laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 og er krafa um dagsektir reist á 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laganna. Um varnarþing vísast til 1. mgr. 33. gr. sömu laga og um málskostnað til XXI. kafla, sbr. einkum 1. mgr. 130. gr.

III.

Stefndi byggir sýknukröfu sína á því að hann hafi ekki brotið gegn rétti stefnanda til firmaheitis síns og því ekki brotið gegn 10. gr. laga nr. 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, með því að nota heitið „Orkan“ sem firmanafn svo sem stefnandi byggi dómkröfur sínar á. Algjör grundvallarmunur sé á því hvað felst í notkun firmaheitis annars vegar og notkun vörumerkis hins vegar. Firma sé það heiti, sem félag noti í starfsemi sinni og undirskrift fyrir hana, sbr. 8. gr. laga nr. 42/1903 og sé nafnið, sem félagið noti í lögskiptum við aðra, svo sem við gerð samninga og vegna aðildar að dómsmálum. Stefndi hafi ávallt komið fram undir firmaheitinu Skeljungur eftir að rekstur Bensínorkunnar var færður yfir til Skeljungs en þar áður undir heiti Bensínorkunnar og Bensínfélagsins Orkunnar. Stefnandi hafi engin gögn lagt fram til sönnunar á hinu gagnstæða.

Stefndi hafi á hinn bóginn notað vörumerkin „ORKAN“, „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖVKI“ í starfsemi sinni og sé vörumerkið auglýst á vefsíðunni www.orkan.is. Þar komi skýrlega fram að Skeljungur sé firmað að baki vörumerkinu og að notkun stefnda á vörumerkinu sé lögmæt. Engir starfsmenn starfi hjá „ORKUNNI“, enda sé um vörumerki stefnda að ræða. Væri hins vegar um að ræða notkun firmaheitis, hefði verið skylt að tilgreina í heitinu hvert rekstrarform firmans væri, sbr. 9. gr. laga nr. 42/1903.

Stefndi bendir á að stefnandi hafi ávallt beint erindum vegna máls þessa til stefnda Skeljungs, eins og ráðið verði af framlögðum gögnum. Þá sé mál þetta höfðað á hendur stefnda Skeljungi en ekki „Orkunni“ en væri „Orkan“ firmaheiti stefnda, eins og stefnandi virðist byggja á, hefði stefnanda borið að beina samskiptum sínum að því. Hafi stefnandi því sjálfur litið á Skeljung sem firmaheiti stefnda og þá hafi öllum erindum stefnanda verið svarað af hálfu firmans Skeljungs. Framangreindu til staðfestingar vísast til tölvubréfs starfsmanns fyrirtækjaskrár, dagsetts 11. október 2011, þar sem fram komi að firmaheiti eigi við um nafn félags. Firmaheiti Skeljungs sé því Skeljungur og notkun félagsins á orðinu „Orkan“ feli ekki í sér notkun firmaheitis. Hafi stefndi því ekki brotið gegn 10. gr. laga nr. 42/1903. Á grundvelli sömu sjónarmiða sé því jafnframt mótmælt að stefndi hafi brotið gegn ákvæðum réttarsáttar milli Orkunnar hf. og Bensínfélagsins Orkunnar hf. sem gerð var 7. mars 1996. Virðist notkun stefnanda sjálfs á firmaheitinu „Orka“ brjóta gegn 10. gr. laganna, enda verði ekki séð að firmaheiti stefnda standi í nokkru sambandi við atvinnu hans, eins og áskilið sé í ákvæðinu. Þannig starfi stefnandi ekki á orkumörkuðum, eins og ætla mætti af heiti félagsins. 

Þá byggir stefndi á því að hann hafi ekki brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997, um vörumerki. Vörumerki séu notuð til að merkja vörur og þjónustu og þau séu hvers kyns sýnileg tákn, sem notuð séu í atvinnustarfsemi, til að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1997. Við skráningu séu vörumerki skráð í sérstaka vöruflokka samkvæmt svokölluðu Nice-flokkunarkerfi, sbr. 16. gr. laganna. Vörumerki stefnanda, „orka“, sé skráð í flokk 35 en vörumerki stefnda „ORKAN“ hafi á hinn bóginn verið skráð í flokka 3, 4, 5 og 40 tíu árum áður. Vörumerki stefnda „ORKAN BENSÍN“ hafi verið skráð í flokka 4 og 40 á sama tíma  og vörumerkið „ORKA“ sé jafnframt skráð í flokk 9 (hugbúnaður). Eigandi þess vörumerkis sé Vigor ehf. Á sama hátt og stefnandi njóti stefndi og Vigor vörumerkjaréttar í þeim flokkum sem vörumerki þeirra séu skráð í.

Samkvæmt framlögðu útprenti frá Einkaleyfastofunni séu vöruflokkar stefnanda undir flokki 35 skilgreindir með svofelldum hætti:

„Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt.“

                Stefndi mótmælir því að notkun stefnda á skráðum vörumerkjum félagsins brjóti gegn rétti stefnanda samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 að því er varðar vörumerki stefnanda „orka“. Stefndi noti hvorki orðið „orka“ né vörumerki sín „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“ á þeim sviðum, sem heyri undir skráningarflokk 35. Ef byggt sé á því af hálfu stefnanda að vörumerki hans njóti ekki eingöngu verndar í flokki 35 heldur einnig í öðrum flokkum, s.s. á grundvelli notkunar vörumerkisins, sbr. 2. tl. 3. gr. vörumerkjalaga, sé jafnframt ljóst að notkun stefnanda á fyrrgreindum vörumerkjum brjóti ekki gegn 4. gr. laganna. Félögin tvö starfi á gjörólíkum mörkuðum en stefnandi sérhæfi sig í bílrúðuviðgerðum, innflutningi og sölu á bílrúðum og bílalakki og sé starfsemi félagsins auglýst á vefsíðunni www.bilrudur.is.  Meginhluti starfsemi stefnda lúti hins vegar að sölu eldsneytis. Því fari fjarri að um sé að ræða eins eða svipaða þjónustu í skilningi 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna eða hættu á ruglingi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna.

Stefndi kveður staðhæfingar stefnanda, um að tilgangur stefnanda og stefnda skarist að því leyti að bæði fyrirtækin selji vörur í smásölu og heildsölu, eiga sér enga stoð. Með sömu rökum mætti halda því fram að starfsemi flestra fyrirtækja skaraðist. Þá vísi stefnandi einnig til þess að bæði félögin sinni þjónustu við bifreiðaeigendur. Á grundvelli þeirra raka mætti halda því fram að tannlæknir starfaði á sama markaði og sjúkraþjálfari, enda sinni þeir báðir einstaklingum. Allt að einu sé hins vegar beinlínis viðurkennt af hálfu stefnanda að félögin starfi á ólíkum mörkuðum, sbr. orðalagið „ef þau fara í samkeppni“ á bls. 4 í stefnu.

Stefndi mótmælir því að hann hafi brotið gegn 2. mgr. 4. gr. laganna með notkun vörumerkja sinna og kveður enga hættu á því að neytendur spyrði stefnanda og stefnda saman, eins og haldið sé fram í stefnu. Því síður hafi kynningarstarfsemi stefnda rýrt og varpað skugga á orðspor vörumerkisins „orka“. Staðhæfingar stefnanda í þá veru séu settar fram í stefnu, án þess að þær fái stoð í gögnum málsins.

                Telji dómurinn að vörulíking sé með vörumerkjunum, byggir stefndi á því að engin ruglingshætta sé fyrir hendi vegna þess hversu ólík vörumerkin séu í sjón en af hálfu stefnanda sé ekki á því byggt að vörumerkin séu lík í sjón. Komist sú málsástæða því ekki að í málinu. Þá sé heldur ekki full hljóðlíking með vörumerkjunum, enda hafi vörumerki stefnda ákveðinn greini öfugt við merki stefnanda.

Til stuðnings málsástæðum sínum vísar stefndi til þess að Einkaleyfastofan hafi skráð vörumerki beggja aðila án athugasemda.  Sú skráning feli að mati stefnda í sér sönnun á því að notkun hans á vörumerkjunum „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“ geti ekki hafa brotið gegn hugsanlegum réttindum stefnanda samkvæmt 4. gr. laganna. Að öðrum kosti hefðu verið gerðar athugasemdir, bæði við skráningu vörumerkja stefnda og stefnanda, sbr. II. kafla laga nr. 45/1997, einkum 13. gr., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 19.-22. gr., og ákvæði eldri laga sama efnis.

 Stefndi byggir á því að réttur hans til vörumerkjanna „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“ sé eldri en réttur stefnanda og gangi því framar, sbr. 7. gr. laganna. Stefnandi hafi ekki lagt fram nein gögn því til sönnunar að hann hafi yfirtekið réttindi forvera síns, sem byggðust á notkun vörumerkisins „orka“, fyrir skráningu þess 2006. Jafnvel þótt svo væri, verði ekki annað séð en að starfsemi forvera stefnanda hafi tekið til annarrar vöru og þjónustu en í tilviki stefnanda. Sá réttur, sem kunni að hafa stofnast í tíð forvera stefnanda á grundvelli notkunar, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna, taki þar af leiðandi ekki til þess vörumerkis og þeirrar starfsemi sem stefnandi reki nú.

Verði ekki fallist á að réttur stefnda sé eldri en réttur stefnanda, sé hins vegar ljóst að réttur stefnanda til að hafa uppi kröfur á framangreindum grundvelli sé fyrndur samkvæmt 8. og 9. gr., sbr. 28. gr. laganna, og meginreglum um tómlæti. Vörumerki stefnda hafi verið skráð 1996 og hafi skráning þeirra engum andmælum sætt, hvorki af hálfu stefnanda né annarra. Það hafi ekki verið fyrr en með bréfi stefnanda, dagsettu 23. september 2011, að stefnandi hafi gert formlegar athugasemdir við notkun stefnda á heitinu „Orkan“. Raunar hafi athugasemdir stefnanda í því bréfi ekki lotið að notkun heitisins sem vörumerkis en slíkar athugasemdir hafi hins vegar komið fram í bréfi stefnanda, dagsettu 24. október 2011, eða fimmtán árum eftir skráninguna. 

Stefndi mótmælir því að hann hafi brotið gegn rétti stefnanda samkvæmt ákvæðum laga nr. 57/2005. Notkun stefnda á heitinu „Orkan“ byggist á skýrum rétti hans til vörumerkisins „ORKAN“ allt frá árinu 1996. Notkun stefnda sé þar af leiðandi ekki heimildarlaus, eins og stefnandi byggi á. Nafnið gefi hvorki villandi upplýsingar um eignarrétt né ábyrgð atvinnurekanda. Þá sé engin hætta að villst verði á vörumerkinu og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti, í þessu tilviki stefnandi, enda starfi félögin á gjörólíkum mörkuðum. Stefndi vísar um þetta til allra sömu sjónarmiða og að ofan greinir.

Með sömu rökum hafnar stefndi því að erfitt sé fyrir stefnanda að kynna starfsemi sína. Ekki skipti máli þótt notkun þeirra aðila, sem stefnandi leiði rétt sinn af, kunni að hafa hafist á undan notkun stefnda á vörumerkjunum „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“. Félögin starfi á ólíkum mörkuðum og stefndi njóti sjálfstæðs réttar til vörumerkja sinna. Réttur stefnanda til að gera athugasemdir við réttindi stefnda sé fyrndur og þá sé ósannað að stefnandi hafi yfirtekið hugsanleg réttindi forvera sinna, auk þess sem ekki verði annað séð en að notkun forvera stefnanda á vörumerkinu „orka“ hafi tekið til annarrar vöru og þjónustu en í tilviki stefnanda. Því hafi réttur stefnanda til vörumerkisins „orka“ stofnast á eftir rétti stefnda til vörumerkjanna „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“.

Stefndi mótmælir tilvísun stefnanda til Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar með sömu rökum og að ofan greinir, auk þess sem samþykktin hafi ekki lagagildi hér á landi.

Stefndi mótmælir sem rangri og ósannaðri málsástæðu stefnanda um að réttur hans yfir firmaheitinu og auðkenninu „Orka“ njóti verndar samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, enda séu engin rök færð fyrir henni í stefnu málsins. Málsástæðunni er mótmælt sem rangri og ósannaðri og vísast um það til sömu sjónarmiða og að framan greinir.

Hvað sem framangreindu líður, telur stefndi að hafna beri kröfu stefnanda á grundvelli þeirrar meginreglu auðkennaréttar að teljist heiti almennt og skorti það sérkenni sé ekki hægt að banna öðrum notkun þess. Reglan komi m.a. fram í 13. gr. laga nr. 45/1997. Þá hafi Neytendastofa ítrekað vísað til reglunnar við mat á brotum gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, áður 12. gr. Fjöldi skráðra firmaheita þar sem orðið orka kemur fyrir nemi hundruðum og orðið orka sé að finna í tugum skráðra vörumerkja. Jafnframt komi umrætt orð fyrir í fjölda vörumerkja, sem ekki hafi verið formlega skráð, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Þar sem heitið „orka“ sé almennt og skorti öll sérkenni, byggir stefndi á því að ekki sé hægt að banna stefnda notkun heitisins eða vörumerkja stefnda „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“. Þá bendir stefndi á að stefnandi hafi raunar viðurkennt fyrrgreind sjónarmið en í stefnu segi að orðið „orka“ veki ekki sérstaka hugmynd um atvinnurekstur. Í ljósi þessarar afstöðu stefnanda sé með öllu óljóst hvaða hagsmunum kröfum hans í málinu sé ætlað að þjóna.

Stefndi mótmælir kröfu stefnanda um skyldu stefnda til greiðslu dagsekta á grundvelli ofangreindra sjónarmiða. Engin efni standi til þess að fallast á kröfuna, enda eigi hún ekki við rök að styðjast.

Málskostnaðarkrafa stefnda er byggð á 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

IV.

                Stefnandi rekur bílrúðuverkstæði og sérhæfir sig í bílrúðuviðgerðum, innflutningi og sölu á bílrúðum, bílalakki og öðrum vörum sem tengjast bifreiðum. Því er lýst í stefnu að samkvæmt samþykktum stefnanda sé tilgangur félagsins innflutningur, heildsala og smásala á bifreiðum, bifreiðahlutum og hvers konar tengdum varningi svo og rekstur hvers konar viðgerðarverkstæða og þjónustueininga fyrir bifreiðar. Einnig sé um að ræða eign og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldan rekstur. Í greinargerð stefnda kemur fram að meginhluti starfsemi stefnda lúti að sölu eldsneytis og hefur þeirri fullyrðingu ekki verið mótmælt af hálfu stefnanda.

                Stefnandi byggir kröfur sínar á því að stefndi hafi með notkun sinni á heitinu „Orkan“ sem firmaheiti og auðkenni brotið gegn 10. gr. laga nr. 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. og 2. mgr. 4., 1. mgr. 13. gr. og 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki.  Sé um að ræða verulega ruglingshættu milli merkja aðila en stefnandi hafi notað orðið „orka“ sem firmaheiti og auðkenni um margra ára skeið og hafið notkun þess á undan stefnda. Með opinberri skráningu þess í hlutafélagaskrá og hjá Einkaleyfastofu hafi hann öðlast lögverndaðan rétt gagnvart stefnda á notkun þess og einkarétt á því sem firmaheiti og auðkenni. Með heimildarlausri notkun á framangreindu orði hafi stefndi gerst sekur um óréttmæta viðskiptahætti. Jafnframt byggir stefnandi á því að réttur hans á firmaheitinu og auðkenninu „Orka“ njóti einnig verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og ákvæða 1. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.

                Stefndi mótmælir því að hann hafi brotið gegn tilgreindum lagaákvæðum sem stefnandi byggir málsókn sína á. Stefndi vísar til þess að hann hafi ávallt komið fram undir firmaheitinu Skeljungur en hafi hins vegar notað vörumerkin „ORKAN“, „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖKVI“ sem vörumerki í starfsemi sinni. Sú notkun hafi ekki lotið að vörum í skráningarflokki 35, sem vörumerki stefnanda, „orka“, sé skráð í. Meginhluti starfsemi stefnda lúti að sölu eldsneytis og því sé ekki um að ræða eins eða svipaða þjónustu í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og þá hafi stefndi ekki brotið gegn 2. mgr. sömu lagagreinar. Stefndi byggir jafnframt á því að réttur hans til ofangreindra vörumerkja sé eldri en réttur stefnanda og gangi því framar, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga en ósannað sé að stefnandi hafi yfirtekið réttindi forvera síns vegna notkunar forverans á vörumerkinu „orka“ fyrir skráningu þess 2006. Þá vísar stefndi jafnframt til þess að starfsemi forverans hafi náð til annarrar vöru og þjónustu en í tilviki stefnanda. Stefndi vísar til þess að engin ruglingshætta sé milli merkja aðila þar sem vörumerkin séu mjög ólík í sjón og þá sé ekki fullkomin hljóðlíking með þeim. 

                Stefndi byggir einnig á því að réttur stefnanda til að hafa uppi stefnukröfur sé fyrndur samkvæmt ákvæðum 8. og 9. gr. vörumerkjalaga, sbr. 28. gr. laganna, og meginreglum um tómlæti, enda hafi stefndi fengið vörumerki sín skráð 1996.

                Óumdeilt er að Orka ehf. er skráð firmaheiti stefnanda og kveður hann starfsemi sína eiga rætur að rekja til ársins 1944 þegar fyrirtæki undir heitinu Orka var fyrst stofnað. Stefnandi var stofnaður sem einkahlutafélag 2005 en framlögð gögn bera með sér að forveri fyrirtækisins hafði notað firmaheitið Orka í auglýsingum um margra ára skeið. Kveður stefnandi félagið síðar hafa fengið heitið Ný-orka ehf. en stefnandi hafi loks yfirtekið réttindi þess félags á firmaheitinu „Orka“. Bensínorkan ehf. er félag sem er nú að öllu leyti í eigu stefnda. Eins og áður er rakið og ljóst er af gögnum málsins var nafni Orkunnar hf. breytt í Bensínfélagið Orkuna hf. í upphafi árs 1995 en var síðan breytt í Bensínorkuna ehf. með tilkynningu til hlutafélagaskrár 15. mars1996 í kjölfar þess að félagið gerði 7. sama mánaðar dómsátt við Orku hf. um að félagið breytti firmaheiti sínu með þeim hætti. Af framlögðum gögnum virðist sem Bensínorkan sé eina notkun stefnda á firmaheiti sem innifelur orðið „orka“. Á heimasíðunni www.orkan.is segir hins vegar að Orkan sé vörumerki í eigu Skeljungs og liggja frammi í málinu ljósrit auglýsinga frá Bensínorkunni ehf. þar sem vörumerkin „ORKAN“ og „ORKAN BENSÍN“ koma fram. Verður því ekki fallist á þá fullyrðingu stefnanda í stefnu að stefndi hafi í raun notað orðið „Orkan“ sem firmanafn og að notkunin hafi því brotið gegn 10. gr. laga nr. 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð.

                Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis, sem er sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi, mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn, sem eru eins og eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar sem talið sé að tengsl séu með merkjunum. Þá segir í 2. gr. sömu laga að vörumerki geti verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd. Í 1. mgr. 13. gr. sömu laga kemur fram það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá merkjum annarra. Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, skal líta til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. sömu greinar. 

                Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna getur réttur til vörumerkis fyrir vöru og þjónustu stofnast á tvennan hátt, annars vegar með skráningu vörumerkis í vörumerkjaskrá og hins vegar með því að vörumerki er eða hefur verið notað.

Við úrlausn á því hvort stefnda sé, á grundvelli vörumerkjaréttar stefnanda á auðkenninu „Orka“, óheimilt að nota heitið „Orkan“ í atvinnustarfsemi sinni, verður að líta til þess hvort skráning þeirra og notkun nær til sömu vöru eða þjónustu eða vöru eða þjónustu svipaðrar tegundar.

Vörumerkið „orka“ var skráð í vörumerkjaskrá 6. janúar 2006 í flokki 35 og var stefnandi skráður eigandi þess. Í vöruflokki 35 er um að ræða „[a]uglýsingastarfsemi, rekstur og þjónustu fyrirtækja, skrifstofustarfsemi, söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt“. Eins og áður er rakið, hafi forveri stefnanda notað firmaheitið Orka í auglýsingum um margra ára skeið. Ljóst er hins vegar af gögnum málsins að vörumerkin „ORKAN“, „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖKVI“ voru skráð í vörumerkjaskrá hinn 26. september 1996 samkvæmt umsókn Bensínorkunnar ehf., dagsettri 18. apríl 1996. Samkvæmt vörumerkjaskrá var „ORKAN“ skráð í vöruflokkum 3, 4, 5 og 40 en „ORKAN BENSÍN“ og „ORKAN GRILLVÖKVI“ voru skráð í flokkum 4 og 40.  Vöruflokkur 3 tekur til bleikiefna og annarra efna til nota við fataþvott, til ræstingar, fægingar, hreinsunar og slípunar, sápa, ilmvara, ilmolía, snyrtivara, hárvatna og tannhirðuvara, flokkur 4 tekur til olía og feiti til iðnaðar, smurolía, raka- og rykbindiefna, brennsluefna (þar með talið eldsneytis fyrir hreyfla) og ljósmetis, kerta og kveikja til lýsingar. Vöruflokkur 5 inniheldur efnablöndur til lyfja- og dýralækninga, efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi, næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamat, plástra, sárabindi, tannfyllingarefni, vax til tannsmíða, sótthreinsiefni, efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi. Flokkur 40 tekur til vinnslu og meðferðar efna og hluta.

Af framangreindu er ljóst að vörumerki málsaðila eru skráð í ólíka vöruflokka og eins og áður er rakið starfa málsaðilar að meginhluta til á ólíkum markaði, þ.e. annars vegar við bílrúðuviðgerðir, innflutning og sölu á bílrúðum og bílalakki og vörum sem tengjast bifreiðum en hins vegar aðallega við sölu á eldsneyti. Vörur og þjónusta beggja aðila tengjast þó bifreiðum að verulegu leyti. 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þarf fleira að koma til svo vörumerki stefnanda njóti verndar ákvæðisins. Í fyrsta lagi þarf umdeilt auðkenni að vera eins eða líkt vörumerki stefnanda og einnig þarf að liggja fyrir að hætta sé á ruglingi. Er þar einkum litið til sjónlíkingar og hljóðlíkingar og efnisinntaks eða efnisinnihald. Samkvæmt 6. tölul. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notuð hér. Við mat á því, hvort um brot á vörumerkjarétti sé að ræða, þarf því þjónustan að vera eins eða mjög svipuð og merkin þurfa að vera eins eða lík.

Eins og áður er rakið eru vörumerki aðila skráð í ólíkum flokkum en vörur og þjónusta beggja tengjast þó bifreiðum að verulegu leyti. Vörumerkin eru lík að því leyti að megináhersla þeirra er á orðið „orka“ sem þó er með ákveðnum greini í merkjum stefnda, auk þess sem tvö af þremur merkjum stefnda innihalda jafnframt önnur orð, þ.e. annars vegar orðið bensín og hins vegar orðið grillvökvi. Merki   aðila eru hins vegar ekki lík í sjón að því frátöldu að í þeim öllum kemur fyrir orðið orka, þótt það sé með ákveðnum greini í merkjum stefnda. Á hinn bóginn er hljóðlíking mikil milli merkis stefnanda, orka, og eins af merkjum stefnda, þ.e. ORKAN. 

Loks verður hér að líta til þess að orðið orka er bæði almennt og nokkuð algengt, þ. á m. í atvinnustarfsemi, svo sem sjá má af framlögðum gögnum. Hefur verið talið að slík almenn orð njóti takmarkaðrar verndar vegna skorts á sérkennum. Þá er ljóst að merki aðila hafa verið í notkun hjá málsaðilum í langan tíma. Að öllu framangreindu virtu er það mat dómsins, að þegar orð- og myndmerki aðila eru virt í heild sé umrætt auðkenni stefnanda það frábrugðið vörumerki stefnda að ósannað sé að fyrir hendi sé ruglingshætta í merkingu 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 14 .gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Verður viðurkenningarkrafa stefnanda því hvorki tekin til greina á grundvelli þeirra ákvæða né annarra ákvæða laganna.

Eins og áður er getið er ljóst að báðir málsaðilar hafa notað merki sín til margra ára og hefur stefnandi ekki mótmælt fullyrðingu stefnda um að skráningu umræddra vörumerkja stefnda hafi aldrei verið andmælt og fær hún auk þess stuðning í framlögðum tölvupósti starfsmanns Einkaleyfastofu til starfsmanns stefnda frá 28. september 2011. Stefnandi byggir viðurkenningarkröfu sína jafnframt á ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, en þau ákvæði geta falið í sér ríkari vernd fyrir eiganda vörumerkis en leiðir af sérlögum og þá með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Með vísan til alls framangreinds og einkum þess sem fram er komið um skráningu á umræddum vörumerkjum stefnda og athugasemdalausa notkun hans á þeim, verður ekki fallist á það með stefnanda að notkun stefnda á umræddum vörumerkjum hans hafi verið heimildarlaus í skilningi ákvæða 15. gr. a. laganna. Þá leiðir mat á ruglingshættu samkvæmt þessu lagaákvæði eða samkvæmt tilvitnuðu ákvæði Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar ekki til annarrar niðurstöðu en áður er rakin í umfjöllun um það ágreiningsefni á grundvelli 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Loks þykir ekkert fram komið í málinu sem rennir stoðum undir þá fullyrðingu stefnanda að stefndi hafi gerst sekur um óréttmæta viðskiptahætti og þannig brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005.  Með sömu rökum verður að hafna þeirri málsástæðu stefnanda að stefndi hafi með notkun tilgreindra vörumerkja sinna brotið gegn eignarréttarákvæðum 1. mgr. 72. gr. laga nr. 33/1944, stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, og 1. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.

Fallast verður á það með stefnda að ekkert sé fram komið í málinu sem styður fullyrðingu stefnanda í stefnu um að kynningarstarfsemi stefnda hafi rýrt og varpað skugga á orðspor vörumerkis stefnanda. Verður því að hafna þeirri málsástæðu stefnanda.

Samkvæmt því sem að framan er rakið er það niðurstaða dómsins að hafna öllum málsástæðum stefnanda og ber því að sýkna stefnda af dómkröfum stefnanda.

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu þykir rétt að hvor aðili beri sinn kostnað af málinu.

Arnfríður Einarsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð :

                Stefndi, Skeljungur hf., er sýkn af kröfum stefnanda, Orku ehf., í máli þessu.

                Málskostnaður fellur niður.