Fimmtudaginn 22. nóvember 2001.
Nr. 228/2001.	Beecham Group p.l.c. (Magnús H. Magnússon hrl.) gegn Omega Farma ehf. (Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.)

 

Vörumerki. Samkeppni. Viðskiptahættir.

B, sem fengið hafði vörumerkið SEROXAT skráð fyrir geðlyf, andmælti því að O hf. fengi að skrá vörumerkið PAROXAT fyrir sams konar lyf vegna ruglingshættu, sem hann taldi vera fyrir hendi samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 22. gr. sömu laga. Merkin voru talin ólík bæði hljómrænt og sjónrænt. Bæði lyfin voru lyfseðilsskyld og með hliðsjón af reglum um útgáfu og afgreiðslu lyfseðla var álitið að lítil hætta væri á því að sérfræðingar villtust á slíkum lyfjamerkingum. Vörumerkið var því ekki talið villandi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þá þótti ekkert fram komið um það, að framleiðsla O hf. hefði brotið í bága við góða viðskiptahætti eða hann aðhafst nokkuð það, sem óhæfilegt væri gagnvart hagsmunum neytenda, sbr. 20. gr. og 25. gr. laga nr. 8/1993.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Guðrún Erlendsdóttir, Hrafn Bragason og Pétur Kr. Hafstein.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar 20. júní 2001. Hann krefst þess, að stefnda verði dæmt óheimilt að nota vörumerkið PAROXAT við markaðssetningu á lyfi því, sem hann framleiðir og selur nú undir þessu vörumerki.  Þá krefst hann þess, að stefnda verði dæmt óheimilt að selja lyf það, sem hann auðkennir með vörumerkinu PAROXAT í því töfuformi (það er hvað varðar lögun, form, stærð og lit töflunnar) sem hann nú notar. Loks krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Eins og fram kemur í héraðsdómi lagði áfrýjandi 1. nóvember 1988 inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni um skráningu á vörumerkinu SEROXAT fyrir geðlyf, lyf í 5. flokki hinnar alþjóðlegu vöru- og þjónustuskrár samkvæmt NICE sáttmálanum, í samræmi við 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, og var það skráð nr. 132/1990 hinn 1. mars 1990. Áfrýjandi hóf notkun þess árið 1993. Stefndi lagði 18. september 1998 inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni um skráningu á vörumerkinu PAROXAT fyrir samskonar lyf og SEROXAT, og var það skráð nr. 1378/1998 hinn 30. desember 1998. Áfrýjandi andmælti skráningunni 18. mars 1999 vegna ruglingshættu, sem hann taldi vera fyrir hendi samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 22. gr. sömu laga. Hóf stefndi sölu á lyfinu á árinu 2000. Þar sem mál þetta er rekið fyrir dómstólum var meðferð andmælamálsins frestað hjá Einkaleyfastofunni þar til niðurstaða fæst í dómsmálinu, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 45/1997.

II.

Vörumerki málsaðila varða samskonar vöru, það er lyfseðilsskyld geðlyf. Bæði lyfin innihalda virka lyfjaefnið Paroxetin, sem er samheitanafn lyfjaefnisins. Samheitanafnið nýtur ekki verndar sem vörumerki, og geta lyfjaframleiðendur markaðssett lyf undir samheitanafni þess.

Þótt framangreind merki séu bæði þrjú atkvæði og tvö þeirra séu eins, ber að líta til þess, að fyrsta atkvæði merkjanna, sem áhersla er almennt á í íslenskum framburði, er ólíkt bæði hljómrænt og sjónrænt. Almenningur hefur ekki beinan aðgang að þessum lyfjum, heldur er þeim ávísað af lækni og þau afgreidd af lyfjafræðingi. Mjög nákvæmar reglur gilda um útgáfu og afgreiðslu lyfseðla, sbr. 7. – 14. gr. og 34. – 36. gr. reglugerðar nr. 421/1988 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu, og hafa sjúklingar ekki mikið val í þeim efnum. Telja verður, að lítil hætta sé á því, að sérfræðingar villist á slíkum lyfjamerkjum, auk þess sem vísað er til númers vörumerkisins á lyfseðlinum. Samkvæmt framansögðu verður vörumerki stefnda ekki talið villandi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.

 Áfrýjandi heldur því fram, að starfsemi stefnda brjóti í bága við 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Ekki verður talið, að um óhæfilega framleiðslueftirlíkingu sé að ræða hjá stefnda, þótt töflur hans séu mjög líkar í útliti og töflur áfrýjanda, enda hefur hann ekki einkaleyfi á töflugerðinni. Umbúðir lyfjanna eru með ólíkum hætti, sem skiptir þó ekki öllu máli, þar sem lyfin eru ekki til sölu á almennum markaði, en hér er um lyfseðilsskyld lyf að ræða, svo sem að framan greinir. Þykir ekkert fram komið um það, að framleiðsla stefnda hafi brotið í bága við góða viðskiptahætti eða hann aðhafst nokkuð það, sem óhæfilegt sé gagnvart hagsmunum neytenda, sbr. 20. gr. og 25. gr. laga nr. 8/1993.

Samkvæmt framansögðu verður héraðsdómur því staðfestur.

Áfrýjandi greiði stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti svo sem í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Héraðsdómur skal vera óraskaður.

Áfrýjandi, Beecham Group p.l.c., greiði stefnda, Omega Farma ehf., 350.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 4. apríl 2001.

Mál þetta, sem dómtekið var 13. mars sl., var höfðað með stefnu, birtri 22. maí sl.

Stefnandi er Beecham Group p.l.c., Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex, TW8  9EP, Bretlandi.

Stefndi er Omega Farma ehf., kt. 581290-1289, Skútuvogi 1h, Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda:

1.Að stefnda verði dæmt óheimilt að nota vörumerkið PAROXAT  við markaðssetningu á lyfi því sem hann framleiðir og selur nú undir þessu vörumerki.

2.Að stefnda verði dæmt óheimilt að selja lyf það sem hann auðkennir með vörumerkinu PAROXAT í því töfluformi (þ.e. hvað varðar lögun, form, stærð og lit töflunnar) sem hann nú notar.

3.Að stefndi greiði stefnanda málskostnað að skaðlausu samkvæmt málskostnaðarreikningi sem lagður verður fram við aðalmeðferð málsins.

Dómkröfur stefnda:

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og að stefnandi verði dæmdur til að greiða stefnda málskostnað að skaðlausu.

Málavextir

Þann 1. nóvember 1988 lagði stefnandi inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni um skráningu á vörumerkinu SEROXAT.  Umsóknin gilti fyrir lyf í 5. flokki hinnar alþjóðlegu vöru- og þjónustuskrár skv. NICE sáttmálanum í samræmi við 16. gr. laga nr. 45/1997.  Merkið var skráð þann 1. mars 1990, sbr. skráningu nr. 132/1990. Stefnandi hóf notkun á því hér á landi árið 1993.

Þann 18. september 1998 lagði stefndi inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni um skráningu á vörumerkinu PAROXAT fyrir efnablöndur til lyfja í 5. flokki hinnar alþjóðlegu vöru- og þjónustuskrár skv. NICE sáttmálanum. Merkið var skráð 30. des. 1998, sbr. skráningu nr. 1378/1998. Stefnandi andmælti skráningu á vörumerkinu með bréfi til Einkaleyfastofunnar dags. 18. mars 1999. Andmælin voru byggð á ruglingshættu sem stefnandi taldi vera fyrir hendi skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. l. nr. 45/1997 sbr. 22. gr. sömu laga.

Lyfið sem stefnandi selur undir vörumerkinu SEROXAT nýtur einkaleyfaverndar víða um heim en ekki á Íslandi þar sem ekki var heimilað í íslenskum lögum að veita einkaleyfi á lyfjum þegar það var fundið upp. Stefnandi kveðst eiga einkaleyfin EPO 223 403, EPO 732 260 og umsóknir nr. PCT/EP95/00319, PCT/EP94/04164, PCT/EP96/00447 og PCT/EP96/00368 sem varða virka efnið í lyfi stefnanda.

Í byrjun mars kveðst stefnandi hafa komist að því að stefndi hefði hinn 24. janúar 2000 fengið markaðsleyfi fyrir "kópíu" af því lyfi sem stefnandi þróaði og að lyfjaverðsnefnd hefði samþykkt verð á lyfinu þann 24. febrúar 2000 sbr. gjaldskrá sem tók gildi þann 1. mars 2000. Stefndi hefur nú hafið sölu á lyfinu í sama töfluformi og stefnandi notar fyrir vörumerkið SEROXAT og hann auðkennir það með vörumerkinu PAROXAT. Stefnandi lagði inn lögbannsbeiðni þann 7. mars 2000 gegn notkun á heitinu PAROXAT en með ákvörðun 15. mars 2000 hafnaði sýslumaðurinn í Reykjavík því að leggja á lögbann við notkun stefnda á vörumerkinu PAROXAT með tilvísun í 24. gr. laga nr. 31/1990.

Málsástæður og rökstuðningur stefnanda

Stefnandi telur stefnda hafa nýtt sér þróunarvinnu stefnanda og sett á markað hér á landi nákvæmlega sama lyf og stefnandi hafi fundið upp, þ.e. lyf sem innihaldi sama virka efni. Stefndi hafi valið vörumerki sem sé mjög líkt vörumerki stefnanda, þ.e. PAROXAT, til að auðkenna "kópíuna" og hann noti einnig sama töfluform og stefnandi noti.

Þar sem stefndi noti vörumerkið PAROXAT fyrir geðlyf sem hann hafi sett á markað, í sama töfluformi og stefnandi noti við sölu á lyfi sínu SEROXAT, sé málsókn þessi nauðsynleg.

Stefnandi telur í fyrsta lagi að notkun stefnda á vörumerkinu PAROXAT við markaðssetningu á lyfi sínu sé andstæð 4. og 5., sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Stefnandi eigi vörumerkið SEROXAT skráð hér á landi sbr. skráningu nr. 132/1990 og hafi notað það sem auðkenni fyrir lyf frá því á árinu 1993.

Hætta sé á ruglingi með vörumerkjunum PAROXAT og SEROXAT í skilningi 4. og 7. gr. 1. nr. 45/1997 og sé stefnda af þeim sökum óheimilt að nota vörumerkið PAROXAT. Samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum við mat á ruglingshættu skv. vörumerkjalögunum eigi að bera saman heildarmyndir vörumerkja þegar ruglingshætta sé metin, þ.e. þá mynd sem verður eftir í huga neytandans þegar hann sér aðeins annað merkið. Ekki sé miðað við að sá sem kaupir eða notar vöruna geti virt fyrir sér bæði merkin í einu eða heyrt minnst á þau bæði í einu heldur að neytandinn muni óljóst eftir öðru merkinu þegar hann sér hitt eða heyrir það borið fram. Ef hætta sé á ruglingi með merkjum í þessum skilningi leiði það til þess að neytendur og aðrir sem tengjast sölu og dreifingu á vörunum telji að vörurnar sem merkin auðkenna séu af sama uppruna eða að framleiðendur varanna séu á einhvern hátt tengdir. Af því leiði að sá sem á yngra vörumerkið nýti sér viðskiptavild þess sem á eldra vörumerkið og sé lögunum ætlað að koma í veg fyrir það.

Til séu viðurkenndar leiðbeiningarreglur við mat á ruglingshættu. Ein sé sú að ef merkin hafa sama "aðaltákn" þá hafi aðaltáknið það mikil áhrif á heildarmyndina að ruglingshætta skapist. Aðaltáknið sé sá hluti merkjanna sem sé mest áberandi og sitji þess vegna auðveldlega eftir í huga neytandans. Aðaltákn vörumerkjanna, SEROXAT og PAROXAT, séu tvö síðustu atkvæðin þ.e. -ROXAT. Þetta sé mjög sérkennileg ending og sé einungis til sem ending á þessum tveimur vörumerkjum ef miðað sé við alla íslensku vörumerkjaskrána án tillits til flokka. Á hinn bóginn sé mjög algengt að vörumerki í 5. flokki, sem nær yfir lyf skv. alþjóðlega NICE flokkunarkerfinu, hafi "algengar" endingar sbr. t.d. endinguna -MYCIN sem sé í 17 merkjum. Slíkar "algengar" endingar hafi ekki eins greinileg áhrif á ruglingshættu andstætt við hina sérkennilegu og sjaldgæfu endingu -ROXAT.

Sú staðreynd að -ROXAT sé aðaltákn eða mest áberandi hluti beggja merkjanna valdi því að heildarmynd þeirra sé það lík að ruglingshætta skapist. Fyrri hluti beggja merkjanna séu tveir bókstafir, samhljóði og sérhljóði. Þar sem ekki sé mikill munur á PA og SE í sjón og framburði auki það enn á ruglingshættuna sem skapist við það að hinn sérkennilegi seinni hluti merkjanna sé eins. Hljóðlíkingin, sem sé mikil, hafi áhrif á ruglingshættuna þar sem um sé að ræða lyf og lyfjum sé oft ávísað í síma. Hugsanlegt sé að forskeytin PA- og SE- verði nánast eins á handskrifuðum lyfseðlum en þessi forskeyti séu einnig lík þegar þau séu skrifuð með prentstöfum.

Merkin séu bæði þrjú atkvæði. Í norrænni skráningarframkvæmd sé það viðurkennd regla að þegar borin séu saman tvö vörumerki sem bæði séu þrjú atkvæði séu þau talin það lík að ruglingshætta geti skapast í skilningi vörumerkjalaganna ef tvö atkvæði af þremur séu eins. Aðalatriðið við mat á ruglingshættu í þessu tilviki sé að heildarmynd merkjanna, PAROXAT og SEROXAT, sé mjög lík. Ekki sé unnt að draga einhverjar ályktanir um skráningarhæfi PAROXAT af því að Einkaleyfastofan hafi samþykkt merkið til andmæla. Engin réttaráhrif séu bundin við slíka ákvörðun. Einkaleyfastofan hafi margoft hafnað skráningum eftir andmæli enda geri lögin ráð fyrir því, sbr. 22. gr. l. nr. 45/1997. Það eigi að fara varlega í þessu máli, eins og alltaf, að meta eldri úrskurði og dóma sem fordæmi við mat á ruglingshættu, þar sem atvik eldri mála séu alls ekki öll sambærileg við atvik þessa máls þannig að rétt sé að byggja á þeim. Ef vísað sé í eldri úrskurði eigi sá sem byggir á slíkum samanburði að sjálfsögðu að rökstyðja sérstaklega hvers vegna þeir geti stutt eina tiltekna niðurstöðu. Í eldri úrskurðum geti ýmis atriði hafa haft áhrif sem hafi ekki vægi í því máli þar sem verið sé að úrskurða.  Í greinargerð vegna lögbannsmálsins hafi lögmaður stefnda t.d. vísað í fjölda mála sem ekkert fordæmisgildi hafi við mat á ruglingshættu á milli SEROXAT og PAROXAT.

Kröfur stefnanda um bann við notkun vörumerkisins PAROXAT styðjist einnig við 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og krafa um bann við notkun á sama töfluformi styðjist jafnframt við samkeppnislög.

Reglur vörumerkjalaga um ruglingshættu byggist að mestu leyti á vilja löggjafans til að vernda nánar tilgreint framlag eða viðskiptavild. Sú vernd sem lögin veita sé þó ekki alltaf fullnægjandi þar sem hún sé háð ýmsum skilyrðum. Jafnvel þótt augljóst sé að þeim skilyrðum sé fullnægt hvað varðar merkin SEROXAT og PAROXAT sé rétt að leggja áherslu á það í þessu máli að samkeppnislögunum sé ætlað að vera til fyllingar að þessu leyti. Þau veiti mikilvæga viðbótarvernd gegn eftirlíkingum, óheiðarlegum aðferðum við markaðssetningu og óeðlilegri nýtingu á orðspori og framlagi annarra í viðskiptum. Sú vernd styðji kröfur stefnanda.

Vernd samkvæmt 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga sé beint gegn ákveðinni háttsemi og miðað sé við hvort einhver reyni að tileinka sér fjárhagslegan ávinning af vinnu annarra. Ef aðstæður á lyfjamarkaði séu hafðar í huga og sú staðreynd að lyf stefnda sé "kópía" af lyfi stefnanda sé augljóst að sá sé tilgangur stefnda. Stefndi hafi valið nánast eins vörumerki og stefnandi notar til að auðkenna "kópíu" af lyfi sem stefnandi hafi lagt mikla fjármuni í að þróa eins og sé algengt með lyf. Stefnandi hafi notað vörumerki sitt í mörg ár hér á landi og við það sé tengd mikil viðskiptavild.

Hér á landi sé lyfjamarkaðurinn sérstakur miðað við markaði fyrir aðrar vörur og þá m.a. vegna þess að lyf séu seld skv. tilvísun frá lækni. Skv. 35. gr. reglugerðar nr. 421/1988 (með áorðnum breytingum til 25.8.1998) sé lyfsala heimilt að selja svonefnd samheitalyf í stað þeirra lyfja sem vísað sé til á lyfseðlinum. Slík heimild sé gefin til kynna með því að merkja lyfseðilinn ekki með R.

Möguleiki fyrirtækja til að framleiða samheitalyf eða "kópíur" séu mun meiri hér á landi en erlendis þar sem það hafi dregist óeðlilega lengi að veita einkaleyfavernd á lyfjum. Það sé á hinn bóginn ekki sjálfgefið að framleiðandi "kópíunnar" markaðssetji vöru sína eins og stefndi hafi gert í þessu máli. Ætlun stefnda sé að lyfið komi í stað þess lyfs sem stefnandi hafi selt, að eins miklu leyti og mögulegt sé. Um það sé í sjálfu sér ekki deilt en við þær aðstæður hafi stefnda borið að sýna réttindum stefnanda tilhlýðilega virðingu við markaðssetningu á lyfinu og honum hafi borið að leitast við að koma í veg fyrir rugling til að gæta sanngirni. Stefndi geti boðið lyfið sem auðkennt er með PAROXAT á lægra verði en mögulegt hefði verið ef hann hefði þurft að þróa lyfið. Hann geti með öðrum orðum boðið lægra vöruverð vegna þess að hann nýti sér þróunarvinnu samkeppnisaðila. Við slíkar aðstæður sé það sérlega ámælisvert og ósanngjarnt að velja auðkenni sem sé mjög líkt auðkenni þess samkeppnisaðila sem öll þróunarvinna sé sótt til og jafnframt að nota sama form á vörunni.

Í málum sem varða hættu á ruglingi milli vörumerkja vakni oft grunur um vilja þess sem á yngra auðkenni til að tileinka sér viðskiptavild sem annar hefur áunnið sér á heiðarlegan hátt.   Í þessu máli leyni sér ekki að sá sé ásetningur stefnda. Slíkur hvati að baki athöfnum stefnda geti haft áhrif við túlkun á vörumerkjalögunum og enn frekar skv. samkeppnislögunum.

Sú líking sem er með merkjunum PAROXAT og SEROXAT sé ekki tilviljun heldur byggist hún á þeim ásetningi eða vilja stefnda að nálgast viðskiptavild stefnanda. Í 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaganna sé bann við notkun auðkenna þegar notkunin vekur grun um óheiðarlegan ásetning. Í þeim tilvikum þegar vafi leiki á um ruglingshættu auðkenna og grunur sé um óheiðarlegan ásetning sé ástæða til að taka kröfu stefnanda til greina. Engin þörf sé á því fyrir stefnda að velja merki sem líkist merki stefnanda. Stefndi hafi einnig valið að hafa töflur sínar af sömu stærð, með sömu lögun, í sama lit og sama formi og þær töflur sem stefnandi selur undir vörumerkinu SEROXAT. Ekki sé heldur þörf á því þar sem lyf séu framleidd með margskonar lögun, formi og stærð. Önnur lyf sem séu hér á markaði í sama lyfjaflokki eins og t.d. SERÓL, CIPRAMIL, FONTEX og ZOLOFT séu ekki seld í umræddu töfluformi.

Við undirbúning á sölu á "kópíu" þeirri sem stefndi framleiði og selji hafi verið stefnt að því að lyfið yrði selt eins mikið og mögulegt sé í stað lyfs stefnanda. Sjúklingar sem hafi notað lyf stefnanda gætu orðið varir við breytingu ef þeir fengju samheitalyf eða "kópíu" í stað upprunalegs lyfs. Það sé eðlilegt að þeir viti af slíkum breytingum og þannig eigi það að vera. Stefndi eigi ekki að reyna að koma í veg fyrir þá vitneskju. Á hinn bóginn geti það verið neikvætt fyrir stefnda að sjúklingar viti af breytingu t.d. vegna þess að sálræn áhrif á sjúklinga vegi þungt við notkun lyfja og vegna þess að þeir gætu fundið mun við notkun á lyfjunum. Þeir gætu því af ýmsum ástæðum viljað hafa áhrif á það að læknirinn eða lyfsalinn útvegi frekar upprunalegt lyf. Til að draga úr hættu á því og til að koma í veg fyrir að stefnandi njóti þannig góðs af markaðssetningu sinni og viðskiptavild velji stefndi að nota sama töfluform og líkt vörumerki og stefnandi. Hann hefði átt að gæta þess að nálgast markaðinn með ákveðna tillitssemi og sanngirni við stefnanda að leiðarljósi. Það geri hann ekki heldur þvert á móti og sú háttsemi brjóti í bága við góða viðskiptahætti. Sé þetta sérstaklega ámælisvert með hliðsjón af aðstæðum í þessari tilteknu atvinnustarfsemi og með hliðsjón af því að stefndi sé að selja "kópíu" af lyfi stefnanda.

Ruglingshætta samkvæmt vörumerkjalögunum sé metin að mestu á hlutlægum grunni án tillits til huglægrar afstöðu en öðru gegni um skilyrði verndar skv. 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga. Augljós ásetningur stefnda eigi að hafa áhrif á mat samkvæmt þessum lagagreinum.

Stefnandi styður kröfur sínar einkum við lög um vörumerki nr. 45/1997, sbr. 3., 4., 5., 7. og 42. gr. og lög um samkeppni nr. 8/1993, sbr. 20., 21. og 25. gr. Krafa um málskostnað er studd með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Málsástæður og rökstuðningur stefnda

Af hálfu stefnda er því haldið fram að þó Einkaleyfastofan hafi ekki úrskurðað varðandi andmæli Sigurjónsson & Thor ehf., dags. 18. mars 1999, þar sem andmælt var vörumerki nr. 1378/1998 PAROXAT, megi með mikilli vissu telja að hún muni  hafna fram komnum andmælum með hliðsjón af öðrum málum sem hún  hafi úrskurðað.

Fyrir liggi að hvorki Einkaleyfastofan né lyfjanefnd hafi gert athugasemdir við lyfjaheitið PAROXAT.

PAROXAT innihaldi líkt og SEROXAT virka lyfjaefnið Paroxetín, sem jafnframt sé hið generíska eða samheitanafn þeirra. Allir lyfjaframleiðendur, sem hafi leyfi til framleiðslu á ákveðnu lyfi, geti ákveðið að markaðssetja lyf sitt undir generíska eða samheitanafni þess. Generíska heitið njóti þannig engrar verndar sem vörumerki.

Grundvallarástæða þess að Omega Farma ehf. nefnir lyf sitt PAROXAT sé að virka efnið í lyfinu heitir Paroxetín. Vörumerkið PAROXAT sé stytting á hinu nákvæma efnafræðilega heiti, PAROXetín hydroklórið anhýdrAT, sem sé það form af Paroxetíni sem notað sé í töflum Omega Farma ehf. Fyrri hluti vörumerkisins PAROXAT vísi þannig til virka innihaldsefnisins Paroxetíns, sem mjög algengt sé meðal vörumerkja lyfja. Seinni hluti vörumerkisins PAROXAT vísi til endingarinnar í anhýdrat sem Paroxetín lyfjaefnið finnist á. Endingin -AT sé algeng meðal vörumerkja lyfja í Sérlyfjaskrá og vísi oft til efnafræðiheitis lyfsins.

Fyrstu 5 stafir lyfjaheitisins PAROXAT, þ.e. "PAROX" séu dregnir af virka efninu Paroxetín. Síðan kemur tveggja stafa ending "AT" sem er þekkt ending lyfjaheita. Áhersla í framburði orðsins PAROXAT liggi í upphafi orðsins. Orðið sé bæði hljóðrænt og sjónrænt ólíkt orðinu SEROXAT. Omega Farma ehf. sé í fullum rétti að nefna lyf sitt PAROXAT og Einkaleyfastofan og lyfjanefnd hafi ekki séð ástæðu til að gera athugasemd við heitið.

Upphaf vörumerkjanna, sem sé mikilvægasti hluti þess, sé ólíkur, þ.e. "SE" og "PA". Fjöldi dæma sé um að skráð vörumerki í flokki 5 hafi sömu endingu. LOVACOR - SIVACOR - ­MEVACOR - FINOL - DE-NOL.

Það sé fráleitt að vöruheitið SEROXAT eigi að geta staðið í vegi fyrir þessari nafngift á lyfinu. Fyrstu 2 stafir heitisins hafi mest vægi og gera þessi heiti gerólík ef litið sé til venjulegrar orðskýringar og ekki sé um að ræða hljóðlíkingu heitanna þar sem upphaf orðanna séu mest einkennandi.

Bæði lyfin SEROXAT og PEROXAT séu lyfseðilskyld og því aðeins hætta á ruglingi meðal "sérfræðinga" en ekki almennings. Hætta á ruglingi á lyfjum sem séu til meðferðar hjá sérfræðingum sé mjög þröng og takmörkuð. Í þessu sambandi er bent á ákvörðun vörumerkjaskrárritara 12. apríl 1994 varðandi MARYBEL (orðmerki) og MINIBEL (orð- og myndmerki) þar sem um hafi verið að ræða vörur í sama flokki. Ekki hafi verið talin hætta á ruglingi hjá almenningi og skráning heimiluð.

Vakin er sérstök athygli á ákvörðun vörumerkjaskrárritara 7. mars 1994, sem staðfest var í dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 16. des. 1994, mál nr. E-867/1994, Aktiebolaget Astra gegn Omega Farma ehf. Andmælt var umsókn nr. 406/1993 um skráningu orðmerkisins FELDÍL fyrir allar vörur í 5. flokki, með vísan til ruglingshættu við skráð merki andmælanda PLENDIL (orðmerki), nr. 189/1986, fyrir lyfjablöndur og efni í 5. flokki. Í málinu hafi legið fyrir að vörumerki aðila vörðuðu sömu vöru, þ.e. lyfseðilskylt hjartalyf. Var það álit dómsins, að heildaráhrif merkjanna væru ekki með þeim hætti, að ætla mætti, að sérfræðingar geti villst á þeim, en þeim var ávísað og þau afgreidd af fagfólki til þeirra er lyfin nota.

Bæði PAROXAT og SEROXAT séu lyfseðilskyld lyf. Læknir útfylli lyfseðil, sem sé nú orðið gjarnan útskrift úr tölvu og í stað símtals sé nú orðið oft sent fax eða tölvupóstur, þannig að ruglingshætta sé í lágmarki. Lyfjafræðingur í apóteki afgreiði lyfið til notanda lyfsins. Hér sé því um að ræða tvo sérfræðinga sem vinni með lyfjaheitin og ruglingshætta nánast engin. Ekki sé saman að jafna sölu á vöru úr búð, eða sölu lyfs úr apóteki. Afgreiðsluferlið í apótekum sé lögbundið og séu vinnureglur mjög strangar og allt gert til að forðast ranga afgreiðslu.

Í stefnu gæti tilhneigingar til að fjalla almennt um ruglingshættu, en mál þetta snúist um ruglingshættu lyfseðilskyldra lyfja, þar sem allt aðrar og nákvæmari reglur gilda. Skv. 28. gr. lyfalaga nr. 93/1994 skal lyfjafræðingur bera ábyrgð á afgreiðslu lyfseðils og hafa með höndum lokaeftirlit að rétt sé afgreitt. Skv. 34. gr. reglugerðar um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988, ber lyfjafræðingur ábyrgð á afgreiðslu lyfseðils og hefur eftirlit með því að rétt sé afgreitt samkvæmt honum. Í 35. gr. reglugerðar nr. 421/1988 segir:

"Lyfjafræðingur skal hafa vakandi auga með misritun og öðrum villum, er fyrir kunna að koma á lyfseðli og að lyfseðillinn sé að öðru leyti ritaður í samræmi við gildandi fyrirmæli.

Þegar lyfið er tilbúið til afhendingar, skal lyfjafræðingur gæta þess sérstaklega, að rétt sé afgreitt og að lyf sé rétt áritað með því að bera áritun saman við lyfseðil. Skal hann árita merkimiða lyfs og lyfseðilinn fangamarki sínu til staðfestingar, en sá, sem afhendir sjúklingi lyfið, áritar bakhlið lyfseðilsins fangamarki sínu."

Síðar í 35. grein fyrrgreindar reglugerðar nr. 421/1988 segi, að lyfjafræðingi sé heimilt, að því tilskyldu að útgefandi hafi ekki skrifað R með hring fyrir aftan heiti lyfsins, að breyta ávísun læknis í annað sérlyf (þ.e. samheitalyf) í sama lyfjaformi, að sama styrkleika og í sambærilegu magni, óski sjúklingur þess. Í 36. gr. reglugerðar nr. 421/1988 segi, að sé lyfjaávísun eða frágangi lyfseðils ábótavant svo að orki tvímælis, skuli gera útgefanda viðvart og ekki afhenda lyf samkvæmt honum fyrr en hann hafi verið borinn undir útgefanda til staðfestingar. Skulu fyrirspurnir um vafaatriði gerðar af lyfjafræðingi. Í 59. gr. reglugerðar um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir nr. 426/1997 segi að almennt skuli viðhaft tvöfalt lyfjafræðingseftirlit með því að rétt sé afgreitt samkvæmt lyfseðli.

Rík varúðarskylda hvíli á læknum við útgáfu lyfseðla og séu nákvæm fyrirmæli í II. kafla reglugerðar um gerð lyfseðla nr. 421/1988, 7. - 11. gr. og í III. kafla sömu reglugerðar séu fyrirmæli um ávísun lyfja í síma, sbr. 12. - 14. gr.  Landlæknir hafi almennt eftirlit með ávísunum lækna á lyf, sbr. 19. gr. 1. mgr. læknalaga nr. 53/1988. Lyfjaeftirlit ríkisins sé með ákveðna eftirlitsskyldu og ráðherra hafi heimild til að svipta lækni rétti til útgáfu lyfseðla, sbr. 19. gr. 2. mgr. læknalaga nr. 53/1988.

Ákveðnar hömlur séu á upplýsingum sem veita megi almenningi um lyf.  Eftirlit sé með auglýsingu og sölu lyfja og skuli auglýsingar á lyfjum vera á þann hátt, að ekki sé líklegt að þær komi almenningi fyrir sjónir, sbr. 11. og 12. gr. reglugerðar nr. 412/1973 um Lyfjaeftirlit ríkisins. Skv. 13. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 séu hvers konar lyfjaauglýsingar bannaðar, nema þeirra sé getið í VI. kafla laganna. Skv. 15. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 sé heimilt að kynna lyfseðilskyld lyf fyrir heilbrigðisstéttum en þó á þann hátt að ekki sé líklegt að auglýsingin komi almenningi fyrir sjónir.

Í dönskum Hæstaréttardómi, UfR 1996, bls. 1309, hafi ekki verið talin ruglingshætta á lyfjaheitunum "Vibradox" og "Vibramycin". Dómurinn hafi meðal annars litið til þess að orðin væru ólík sjónrænt og hljóðrænt og um væri að ræða lyfseðilskyld lyf. Í dómi Sö- og Handelsretten, UfR 1998, bls. 483, hafi ekki verið talin ruglingshætta á lyfjaheitunum "Nitromex" og "Nitroven", sem bæði voru við hjartasjúkdómum.

Í máli þessu séu engar forsendur þess að kröfur stefnanda nái fram að ganga. Algjörlega séu ósannaðar þær fullyrðingar stefnanda, að stefndi hafi gerst brotlegur við 20. gr., 21. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og er fullyrðingunum sérstaklega mótmælt sem röngum.

Stefndi hafi gefið fullnægjandi leiðbeiningar um framleiðslu sína til þeirra sem ávísa lyfinu PAROXAT og til neytenda. Í því sambandi er nefnt að nákvæm lýsing fylgi hverri lyfjadós og mjög ítarlega lýsingu sé að finna í sérlyfjaskrá.  Sé þetta í fullu samræmi við kröfur 23. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Ef litið sé til dskj. nr. 25 og 26 megi sjá að pakkningar lyfjanna séu gjörólíkar og töflurnar, einkum varðandi áletrun og litabrigði, séu ólíkar. Telja verði villandi framsetningu sýnishorna, sbr. töflurnar í dskj. 9 og 10 og lýsingu í stefnu. Því er sérstaklega mótmælt að um sé að ræða ruglingshættu almennt eða til staðar sé óheiðarlegur ásetningur hjá stefnda við að nálgast viðskiptavild stefnanda. PAROXAT sé í hvítri plastdós með áföstum leiðbeiningum festum á toppinn. Töflurnar séu lausar inni í plastdósinni. Sjálfar töflurnar séu marmarahvítar og áletraðar á framhlið með tölustöfunum "20", en engin áletrun á bakhlið. SEROXAT sé í mun stærri hvítri og gulri pappaöskju. Töflurnar séu þynnupakkaðar. Sjálfar töflurnar séu mjallahvítar með engri áritun á framhlið, en á bakhlið sé áritað SEROXAT 20.

Það sé fráleitt að stefnandi hafi einkarétt á lögun, formi, stærð eða lit taflna. Burtséð frá því að liturinn sé ekki nákvæmlega sá sami á töflunum eigi krafa stefnanda samkvæmt 2. tl. dómkrafna sér enga stoð.

Skv. 2. gr. 1. mgr. 4. tl. laga um vörumerki nr. 45/97 geti vörumerki tekið til útlits, búnaðar eða umbúða vöru, eins og var í eldri vörumerkjalögum frá 1968. Stefnandi hafi engar kröfur gert til útlits, búnaðar eða umbúða vöru í beiðni sinni um skráningu vörumerkis og takmarkist vernd vörumerkisins SEROXAT við heiti þess. Ekki verði séð að notkun stefnanda á hvítum ílöngum töflum veiti honum neinn rétt. Sérstaklega mikilvægt sé þó að hvert lyf hafi sitt númer. Þannig hafi PAROXAT númer 980547, en SEROXAT númer 900044.

Stefndi hafi fullan rétt á að nota vörumerkið PAROXAT við markaðssetningu á lyfi sínu og sé heimilt að selja það í því töfluformi sem hann notar.

Skv. 31. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 hafi þeir einir rétt til framleiðslu lyfja hér á landi, sem hlotið hafa leyfi ráðherra. Til þess að fá lyfjaframleiðsluleyfi verði fyrirtæki að fullnægja ströngum skilyrðum, sbr. 32. gr. lyfjalaga nr. 93/1994. Omega Farma ehf. sé traustur og þekktur lyfjaframleiðandi, sem hafi öll tilskilin leyfi til framleiðslu sinnar og sérstakt markaðsleyfi til framleiðslu á PAROXAT. Félagið brjóti engin lög eða reglugerðir við notkun sína á vörumerkinu og sé fullyrðingum um annað sérstaklega mótmælt.

Um rökstuðning fyrir kröfu stefnda er vísað til 2. gr. 1. mgr. 4. tl. laga um vörumerki nr. 45/1997, 20., 21., 23. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, 28. gr., 13. gr., sbr. VI. kafla 15. gr., 31. gr. og 32. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, 19. gr. læknalaga nr. 53/1988, 34. gr., 35. gr., 36. gr., 87.-11. gr. og 12. - 14. gr. reglugerðar nr. 421/1988, 59. gr. reglugerðar nr. 426/1997 og 11. og 12. gr. reglugerðar nr. 412/1973.

Jafnframt er vísað til dóms Héraðsdóms Reykjaness frá 16. des. 1994 í máli nr. E-867/1994 og Ufr. 1996 bls. 1309 og 1998 bls. 483.

Niðurstaða

Stefnandi byggir kröfur sínar aðallega á því að hætta sé á ruglingi með vörumerki stefnanda SEROXAT og vörumerki stefnda PAROXAT. Merki stefnanda var skráð hjá Einkaleyfastofunni 1. mars 1990. Hinn 30. des. 1998 var merki stefnda skráð gegn andmælum stefnanda.

Vörumerki aðila varða samskonar vöru, þ.e. lyfseðilsskyld geðlyf. Samkvæmt upplýsingum í sérlyfjaskrá eru töflur beggja lyfjanna skilgreindar eins það er: N 06 A B 05. Innihaldsefni lyfjanna eru þau sömu samkvæmt sömu skrá, þ.e. varðandi SEROXAT: Paroxetinum INN, klórið, hemihydric 22,8 mg, samsvarandi Paroxetinum INN 20 mg og varðandi PAROXAT: Paroxetinum INN, hýdróklóríð, hemíhýdrat, samsvarandi Paroxetinum INN 20 mg. Þannig innihalda bæði lyfin virka lyfjaefnið Paroxetin sem er samheitanafn lyfjaefnisins.

Vörumerki stefnda vísar til lyfjaefnisins Paroxetin. Í stað endingarinnar -ETIN notar stefndi endinguna -AT. Lyfjaframleiðendur sem hafa leyfi til framleiðslu á ákveðnu lyfi geta markaðssett lyf sitt undir samheitanafni þess. Þannig nýtur samheitanafnið sem slíkt ekki verndar sem vörumerki. Endingin -AT er algeng ending í lyfjaheitum. Stefnandi hefur ekki einkaleyfi á þeirri endingu.

Þrátt fyrir að viss líkindi séu með heitunum SEROXAT og PAROXAT þykir ekki vera sú sjón- eða hljóðlíking með orðum þessum að valda muni hættu á ruglingi, að minnsta kosti ekki hjá sérfræðingum, en lyf þau sem seld eru undir framangreindum vörumerkjum eru lyfseðilskyld. Læknar ávísa lyfjunum sem afgreidd eru af fagfólki til þeirra sem lyfin nota. Við mat á ruglingshættu gilda aðrar reglur varðandi lyfseðilskyld lyf en aðrar vörutegundir.

Ekki skiptir máli að PAROXAT-töflur stefnda eru í útliti mjög líkar SEROXAT-töflum stefnanda. Stefnandi á ekki einkaleyfi á töflugerðinni sem er venjuleg.

Vegna þess sem fram er haldið af stefnanda varðandi það að sjúklingar, sem nota lyfin, geri sér ekki ljóst að um samheitalyf sé að ræða en ekki upprunalyf ef þeir fá PAROXAT-töflur í stað SEROXAT-töflur, þá er til þess að líta að pakkningar lyfjanna eru mjög ólíkar. SEROXAT-töflurnar eru seldar þynnupakkaðar í hvítri og gulri pappaöskju en PAROXAT-töflurnar lausar í hvítri plastdós.

Með vísan til þess sem hér er rakið er ekki á það fallist að með notkun á vörumerkinu PAROXAT brjóti stefndi gegn rétti stefnanda samkvæmt vörumerkjalögum nr. 45/1997. Með sömu röksemdum er ekki fallist á að stefndi hafi brotið gegn ákvæðum 20., 21. og 25. gr.  samkeppnislaga nr. 25/1993. Ber því að sýkna stefnda af kröfum stefnanda í máli þessu.

Eftir atvikum þykir rétt að málskostnaður falli niður.

Málið dæmir Auður Þorbergsdóttir héraðsdómari.

D ó m s o r ð:

Stefndi, Omega Farma ehf., skal vera sýkn af kröfum stefnanda, Beecham Group p.l.c., í máli þessu.

Málskostnaður fellur niður.