Fimmtudaginn 14. mars 2002.
Nr. 366/2001.	Domino´s sf. og Rima Corporation Ltd. (Grétar Haraldsson hrl.) gegn Domino´s Pizza International Inc. (Árni Vilhjálmsson hrl.)

 

Firma. Vörumerki. Lögbann. Kröfugerð.

D höfðaði mál til staðfestingar á lögbanni sem hann hafði fengið lagt á hjá sýslumanni við notkun D sf. og R á skráðum vörumerkjum D. Hins vegar var ekki jafnframt krafist dóms um þau réttindi sem D leitaði verndar á til bráðabirgða með lögbanni. Var kröfugerð þessi ekki í samræmi við 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Þessi annmarki gat þó ekki einn og sér valdið því að málinu yrði í heild vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi. D var þá talinn verða að sæta því að dómur honum í vil fæli ekki í sér heimild til aðfarar. Að þessu gættu var lögbannið staðfest, en um augljósa ruglingshættu þótti vera að ræða.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Hrafn Bragason, Gunnlaugur Claessen og Ingibjörg Benediktsdóttir.

Áfrýjendur skutu málinu til Hæstaréttar 28. september 2001 og krefjast þess að lögbann, sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði 3. nóvember 2000 við notkun þeirra á skráðum vörumerkjum stefnda, mynd- og orðmerki, verði fellt úr gildi. Þeir krefjast einnig málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst þess að héraðsdómur verði staðfestur og sér dæmdur málskostnaður fyrir Hæstarétti.

Stefndi höfðaði mál þetta fyrir héraðsdómi 15. nóvember 2000 til staðfestingar á lögbanni, sem hann fékk lagt á hjá sýslumanninum í Reykjavík 3. sama mánaðar við notkun áfrýjenda á skráðum vörumerkjum stefnda. Krafa hans fyrir héraðsdómi var sú að umrætt lögbann við notkun áfrýjenda á vörumerkjunum yrði staðfest. Hins vegar var ekki jafnframt krafist dóms um þau réttindi, sem stefndi leitaði verndar á til bráðabirgða með lögbanni. Krafa stefnda er að þessu leyti á sama veg fyrir Hæstarétti.  Kröfugerð þessi er ekki í samræmi við 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o. fl. um að sækja skuli í einu lagi mál til staðfestingar lögbanni og til viðurkenningar kröfu um þau réttindi, sem lögbanni var ætlað að vernda. Þessi annmarki á málatilbúnaði stefnda getur þó ekki einn og sér valdið því að málinu verði í heild vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi, sbr. meðal annars dóm Hæstaréttar 31. maí 2000 í máli nr. 29/2000. Verður stefndi þá að sæta því að dómur honum í vil felur ekki í sér heimild til aðfarar. Að þessu gættu og með vísan til forsendna héraðsdóms verður lögbannið staðfest, en rétt er að hver aðilanna beri sinn kostnað af málinu í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómsorð:

Lögbann það, sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði á 3. nóvember 2000 að kröfu stefnda, Domino´s Pizza International Inc., er staðfest.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.

 

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 29. júní 2001.

I.

Mál þetta, sem höfðað er með stefnu birtri 15. nóvember 2000, var dómtekið 14. júní 2001.

Stefnandi er Domino’s Pizza International Inc., 30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor, Michigan 48016-09997, Bandaríkjunum.

Stefndi er Domino’s sf., kt. 420687-1419, Leirubakka 34, 109 Reykjavík og Rima Corporation ltd. 18 Bloxhall Road Leyton, London E-107 LP. (Leirubakka 36, 109 Reykjavík). Er Hreiðari Svavarssyni, kt. 291243-2829, Álakvísl 112, 110 Reykjavík, stefnt sem fyrirsvarsmanni félaganna.

Stefnandi gerir þær dómkröfur:

1.                     Að lögbann það sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði þann 3. nóvember 2000 við því að stefndu noti skráð vörumerki stefnanda nr. 1279/1992 og 1280/1992 (orð og myndmerki) í heild eða hluta verði staðfest.

2.                     Að stefndu verði dæmdir til að greiða stefnanda skaðabætur vegna þess tjóns sem notkun stefnda á merkinu Domino’s sf. olli stefnanda, með vöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 frá þingfestingardegi máls þessa til greiðsludags.

Að stefnanda verði dæmdur málskostnaður in solidum að skaðlausu úr hendi stefndu skv. framlögðum málskostnaðarreikningi.

Stefndi krafðist þess aðallega að málinu yrði vísað frá dómi en með úrskurði dómsins uppkveðnum 11. apríl 2001 var frávísunarkröfu stefnda hrundið.

Stefndi gerir þá dómkröfu að hann verði sýknaður af kröfum stefnanda. Þá krefst hann málskostnaðar auk virðisaukaskatts.

II.

Málsatvikum er lýst svo í stefnu að stefnanda hafi fyrir skömmu borist fregnir af því að fyrirhugað væri að opna veitingastað í Drafnarfelli 12, Reykjavík, undir nafninu Domino’s eða Domino’s sf., án þess að stefnandi hefði veitt til þess samþykki sitt. Stefndu muni hafa sett tilkynningar með orðunum: “Hér opnar Domino´s sf. í september” í glugga leiguhúsnæðis að Drafnarfelli 12.

Framkvæmdastjóri Pizza, Pizza ehf., sérleyfishafa stefnanda á Íslandi, hafi krafist þess af eiganda stefnda, Fjárhagsfélaginu Miðborg ehf., með bréfi dags. 11. september 2000 að látið yrði af hinni ólögmætu háttsemi en þeim tilmælum hafi verið hafnað með ódagsettu bréfi lögmanns stefnda.

Þann 27. október sl. hafi stefnandi krafist þess að sýslumaðurinn í Reykjavík legði lögbann við notkun Fjárhagsfélagsins Miðborgar ehf. og Domino’s sf. á nafninu Domino’s sf. í framangreindum tilgangi. Við meðferð málsins hjá sýslumanni hafi fyrirsvarsmaður Fjárhaldsfélagsins Miðborgar ehf. upplýst að Rima Corporation ltd., hefði keypt hlut Fjárhaldsfélagsins Miðborgar ehf. í Domino’s sf. og að hann væri fyrirsvarsmaður Rima Corporation.

Hinn 3. nóvember 2000 hafi sýslumaðurinn í Reykjavík lagt lögbann við notkun stefnda á nafninu og sé mál þetta höfðað til staðfestingar á ofangreindri lögbannsgerð, sbr. VI. kafli laga nr. 31/1990.

III.

Stefnandi byggir kröfu sína um staðfestingu lögbannsins á því að öll skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 hafi verið til staðar til að lögbann nái fram að ganga og hvorki 1. né 2. töluliður 3. mgr. 24. gr. eigi við um lögbann það sem sýslumað­urinn í Reykjavík lagði við notkun stefnda á nafninu Domino’s sf.

Stefndi hafi notað vörumerki stefnanda með ólögmætum hætti og hafi haft í hyggju frekari notkun. Engan veginn sé hægt að leggja fjárhagslegan mælikvarða á það tjón sem leitt hefði getað af ólögmætri notkun stefnda hefði lögbann ekki náð fram að ganga.

Réttarreglur um skaðabætur eða refsingu tryggi því hagsmuni stefnanda ekki nægjanlega. Annar töluliður 3. mgr. 24. gr. eigi því ekki við, þar sem stefndi hafi hvorki lýst sig reiðubúinn til þess að láta af aðgerðum sínum, né boðist til að setja tryggingu fyrir því tjóni, sem athafnir hans kunni að baka stefnanda.

Stefnandi hafi hinn 17. desember 1992 skráð vörumerki nr. 1279/1992 og 1280/1992 (orð- og myndmerki). Vörumerkið “Domino’s Pizza” njóti mjög víðtækrar verndar hér á landi á grundvelli laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga felist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef ruglingshætta sé fyrir hendi. Stofnun sameignarfélagsins Domino’s sf. skráning í firmaskrá árið 1987 hafi engin réttaráhrif á einkarétt stefnanda til notkunar á nafninu Domino’s í tengslum við þann vörumerkjaflokk sem stefnandi nýtur einkaréttar á, en lögmaður stefndu hafi staðfest að enginn rekstur hafi verið á vegum þess félags frá árinu 1990. Fyrirhuguð notkun stefndu á nafninu Domino’s sé því augljóst brot á lögvörðum réttindum stefnanda enda staðfest að fyrirhuguð starfsemi stefndu undir nafninu Domino’s eða Domino’s sf., verði sambærileg við starfsemi stefnanda eða Pizza, Pizza ehf., lögmæts sérleyfishafa stefnanda.

Við mat á ruglingshættu vörumerkja skuli litið til heildarmerkis þeirra fremur en einstakra hluta og sé það sjónarmið hins almenna neytenda sem hafa beri í huga við slíkt mat.

Þá njóti merki sem séu vel þekkt ríkari verndar. Sé þessi regla vörumerkja­réttar nefnd “Kodareglan”. Vörumerkið “Domino’s Pizza” eða “Domino’s” falli án efa undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þar sem merkið sé eitt þekktasta á þessu sviði.

Réttur stefnanda til notkunar vörumerkisins njóti einnig verndar 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Ákvæði 20. gr. kveði á um að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi. Í 25. gr. sé kveðið á um að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá sem ekki hafi rétt til er noti eða reki atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda.

Þar sem ekki hafi fengist sundurliðun á því tjóni, sem stefndu hafi valdið stefnanda og mælt verði á beinan fjárhagslegan mælikvarða sé á þessu stigi einungis gerð krafa um að stefndu verði dæmdir til að greiða stefnanda skaðabætur.

Stefnandi styður kröfur sínar einkum við lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 3171990, aðallega IV. og VI. kafla laganna. Auk þess vísar stefnandi sérstaklega til laga nr. 45/1997 um vörumerki og samkeppnislaga nr. 8/1993. Um frekari kröfugerð er sérstaklega vísað til d-liðar 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991. Kröfu um málskostnað byggir stefnandi á 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

IV.

Stefnu byggja á að stefnandi byggi ekki á þeirri málsástæðu, að stefndi Domino’s sf., hafi verið felldur niður af firmaskrá, og þurfi því ekki um þá málsástæðu að fjalla né verður hún síðar fram borin í þessu máli.

Um réttarstöðu stefnda Domino’s fari skv. lögum nr. 42/1903, en vörumerki séu auðkenni vöru og þjónustu, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Stefndi, Domino’s sf., sé skráð fyrirtæki sem hafi verið í rekstri og var skrásett áður en stefnandi fékk vörumerki sín skráð.

Domino’s sf. verði ekki svipt nafni sínu vegna vörumerkjaskráningar stefn­anda, sem síðar er til komin. Í lögbannsbeiðni hafi verið vísað til hrd. 1989, bls 618. Sá dómur byggi á mala fide sjónarmiðum og eigi ekki við.

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga beri að líta til allra aðstæðna. Vörumerki stefnanda séu Domino’s Pizza, skráning nr. 1279 og útfærsla með mynd­merki, skráning nr. 1280. Það sem viti að viðskiptamönnum stefnanda sé hin mynd­ræna útfærsla. Engin hætta sé á því að villst verði á firmanafni stefnda og vöru­merkjum stefnanda.

Þá er bent á að orðið domino sé í ensku máli alþekkt um annað en ofnbökur (pizzur) og hafi verið vel þekkt í leikheimi þeirra íslendinga sem voru fæddir við og eftir 1940 en dóminó sé gripþaut úr viði sem hafi verið seld hér á landi til skamms tíma og sé e.t.v. enn.

Hin svonefnda “Kodaregla” geti ekki svipt stefnda rétti til firmanafns síns. Þá er því mótmælt að 20. og 25. gr. samkeppnislaga stofni stefnanda rétt til þess að svipta stefnda firmanafni sínu. Firma stefnda sé eldra en skráð vörumerki stefnanda og að stefnandi sé hvorki né hafi verið mala fide.

V.

Sameignarfélagið Domino’s sf. hugðist opna veitingastað undir nafninu Domino´s eða Domino´s sf. í Drafnarfelli 12 í Reykjavík. Hinn 3. nóvember 2000 lagði sýslumaðurinn í Reykjavík að kröfu stefnanda lögbann við notkun stefndu á “skráðum vörumerkjum stefnanda nr. 1279/1992 og 1280/1992, þ.e.a.s. Domino’s Pizza bæði mynd- og orðmerki”. Í máli þess krefst stefnandi þess að lögbannið verði staðfest.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 4571997 getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis í samræmi við ákvæði laganna, eða notkun vörumerkis.

Hinn 17. desember 1992 fékk stefnandi skráð vörumerki nr. 1279/1992 (orðmerki) DOMINO’S PIZZA og 1280/1992 (orð- og myndmerki). Í báðum tilvikum eru vörumerkin skrásett í vöruflokki 30: Flatbökur (pizza) ásamt öllum öðrum vörum í þessum flokki og vöruflokki 42: Veitingarekstur, matsala og smásöluþjónusta sérstaklega hvað varðar flatbökur (pizza), og þá hvort heldur sem er til eigin neyslu á staðnum eður ei.

Domino’s sf. var stofnað og skráð í firmaskrá árið 1987 en er ekki skráð vörumerki. Ekkert liggur fyrir um að félagið hafi verið með starfsemi eftir árið 1989 og kemur því ekki til álita að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki felst í vörumerkja­rétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

 “Domino’s Pizza” er eitt þekktasta vörumerki hér á landi fyrir pitsur og telja verður að fyrirsvarsmönnum stefnda hafi verið það kunnugt. Veitingarekstur stefnda undir firmanafninu Domino´s hefði því verið til þess fallinn að vekja þá trú hjá almenningi að reksturinn væri á vegum stefnanda. Samkvæmt því verður að telja að um augljósa ruglingshættu hafi verið að ræða á firmanafni stefnda og skrásettu vörumerki stefnanda. Telja verður því að fyrirhuguð veitingastarfsemi stefnda undir nafninu Domino’s eða Domino’s sf. sé augljóst brot á lögvörðum vörumerkjarétti stefnanda.

Samkvæmt því ber að staðfesta lögbann það sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði hinn 3. nóvember 2000 við því að stefndu noti skráð vörumerki stefnanda nr. 1279/1992 og 1280/1992, þ.e.a.s. Domino´s Pizza bæði mynd- og orðmerki.

Stefnandi hefur ekki sýnt fram á eða gert líklegt hann hafi orðið fyrir tjóni vegna brots stefndu gegn vörumerkjarétti hans og verða stefndu því sýknaðir af kröfu stefnanda um skaðbætur.

Eftir úrslitum málsins verða stefndu dæmdir in solidum til að greiða stefnanda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn kr. 500.000 og hefur þá verið tekið tillit til virðisaukaskatts af málflutningsþóknun.

Þorgerður Erlendsdóttir, héraðsdómari, kveður upp dóm þennan.

DÓMSORÐ

Lögbann það sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði hinn 3. nóvember 2000 að kröfu stefnanda, Domino´s Pizza International Inc., er staðfest þannig að samkvæmt því er stefndu, Domino´s sf. og Rima Corporation ltd., óheimilt að nota skráð vörumerki stefnanda nr. 1279/1992 og 1280/1992 (orð- og myndmerki) í heild eða hluta.

Stefndu eru sýknaðir af skaðabótakröfu stefnanda.

Stefndu greiði in solidum stefnanda kr. 500.000 í málskostnað.