Fimmtudaginn 18. maí 2006.
Nr. 447/2005.	Arnarvík heildverslun ehf. (Sigmundur Hannesson hrl.) gegn Celsus ehf. (Erla S. Árnadóttir hrl.) og gagnsök

 

Vörumerki. Lögbann.

C ehf. höfðaði mál til staðfestingar á lögbanni, sem sýslumaðurinn í Reykjavík, hafði lagt við því að A ehf. notaði, sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og nánar tiltekið útlit umbúða þeirra. Ennfremur krafðist C ehf. viðurkenningar á að A ehf. væri óheimilt að nota umrætt vörumerki svo og endurgjalds fyrir óheimila notkun félagsins á því. Í héraðsdómi var komist að þeirri niðurstöðu að C ehf. hefði ekki sýnt fram á að félagið hefði öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“. Ekki þóttu næg efni til að hrófla við þeirri niðurstöðu. Þá var staðfest að A ehf. væri óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sinni útlit þeirra umbúða, sem hann seldi hana í, svo og lögbann sama efnis, enda augljós ruglingshætta á merkjum aðilanna á umbúðunum. Að lokum var fallist á kröfu um að A ehf. skyldi greiða C ehf. 1.000.000 krónur í hæfilegt endurgjald fyrir óheimila hagnýtingu vörumerkisins á grundvelli 1. mgr. 43. gr. laga nr. 46/1997 um vörumerki.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Gunnlaugur Claessen, Hrafn Bragason og Markús Sigurbjörnsson.

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 14. október 2005 og gerir eftirfarandi dómkröfur:

1)   Að synjað verði um staðfestingu lögbanns, sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði við því að hann noti sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og útlit umbúða þeirra, sem hann selur þær í, það er hvítt plastglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni, svo og öll önnur not hans af vörumerkjum, sem eru eins og eða líkjast þessu vörumerki eða fela í sér aðra tilvísun til þess. Til vara krefst hann staðfestingar hins áfrýjaða dóms hvað þennan lið varðar.

2)   Að hann verði sýknaður af kröfu um greiðslu endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkis gagnáfrýjanda, en til vara að þessi kröfuliður verði lækkaður.

3)   Að vísað verði frá dómi kröfu gagnáfrýjanda um viðurkenningu á því að honum sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og nánar tiltekið útlit umbúða þeirra, en til vara að hann verði sýknaður af þeirri kröfu.

Aðaláfrýjandi krefst í öllum tilvikum málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti, en til vara að málskostnaður falli niður.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi 28. desember 2005. Hann krefst þess að héraðsdómur verði staðfestur að öðru leyti en því að viðurkennt verði að aðaláfrýjanda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“, sem og öll önnur not á vörumerkjum, sem eru eins eða líkjast umræddu vörumerki eða fela í sér aðra tilvísun til þess, en til vara að héraðsdómur verði staðfestur hvað þennan lið varðar. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

I.

Gagnáfrýjandi hefur selt fæðubótaefni hér á landi frá árinu 1997 undir heitinu „Life Extension“. Telur hann sig hafa öðlast vörumerkjarétt á heitinu og útliti þeirra umbúða, sem efnin eru seld í. Aðaláfrýjandi hóf á árinu 2004 sölu á fæðubótaefnum undir sama heiti og gagnáfrýjandi notar á sína vöru og í umbúðum, sem líktust mjög þeim sem hann selur sína vöru í. Fékk gagnáfrýjandi lagt lögbann við því að aðaláfrýjandi notaði umrætt heiti og umbúðir í starfsemi sinni. Í kjölfarið sótti sá fyrrnefndi um að fá skráð vörumerki það, er hann hafði notað, en í því er áðurnefnt heiti áberandi hluti merkisins. Málavextir eru nánar raktir í héraðsdómi.

Við úrlausn um kröfu gagnáfrýjanda varðandi notkun vörumerkisins var í forsendum hins áfrýjaða dóms vísað til ákvörðunar Einkaleyfastofu vegna ágreinings um skráningu merkisins. Var talið að orðasambandið „Life extension“ væri almennt notað um ákveðinn hóp næringarefna, sem hafi tiltekna eiginleika, og þótti það hvorki vera sérstaklega lýsandi fyrir vöru gagnáfrýjanda né greina hana frá sambærilegum eða svipuðum efnum eða lyfjum. Varð niðurstaða héraðsdóms sú að gagnáfrýjandi hefði ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“ fyrir fæðubótaefni sín og var hafnað kröfu hans um að aðaláfrýjanda væri óheimilt að auðkenna sína vöru með sama heiti. Á hinn bóginn var fallist á að vörumerki aðaláfrýjanda væri mjög líkt merki gagnáfrýjanda og að hætta væri á að menn rugluðu merkjunum saman, enda bæði notuð til auðkenningar á sams konar vöru. Var fallist á kröfu gagnáfrýjanda um að aðaláfrýjanda væri óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sinni útlit þeirra umbúða, sem hann selur hana í.

Fallist verður á að augljós ruglingshætta sé á merkjum aðilanna. Gekk aðaláfrýjandi langt í því að líkja eftir merki gagnáfrýjanda, þegar hann hóf að selja vöru sína á árinu 2004, og nýtti með því markaðsstarf sem gagnáfrýjandi hafði þá þegar unnið. Verður staðfest niðurstaða héraðsdóms um að aðaláfrýjanda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sína útlit þeirra umbúða, sem hann selur hana í, svo og um staðfestingu lögbanns að því leyti, en ekkert tilefni er til að verða við fyrrgreindri frávísunarkröfu aðaláfrýjanda, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Eins og málið liggur fyrir Hæstarétti eru ekki næg efni til að hrófla við þeirri niðurstöðu að gagnáfrýjandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“ fyrir fæðubótaefni sín.

II.

Gagnáfrýjandi krefst staðfestingar á ákvæði héraðsdóms um að aðaláfrýjanda sé skylt að greiða honum 1.000.000 krónur með nánar tilgreindum dráttarvöxtum fyrir óheimila hagnýtingu vörumerkisins. Aðaláfrýjandi krefst sýknu.

Í stefnu gagnáfrýjanda til héraðsdóms var til stuðning kröfu um hæfilegt endurgjald vísað til 43. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Við flutning málsins fyrir Hæstarétti kom fram að hann reisir kröfuna á ákvæði 1. mgr. 43. gr. laganna. Af umfjöllun í stefnu verður ekki annað ráðið en að krafan lúti að slíku endurgjaldi, sem í því ákvæði greinir, en ekki að skaðabótum samkvæmt 2. mgr. sömu greinar. Að því virtu verður fallist á kröfu gagnáfrýjanda í þessum þætti málsins.

Samkvæmt öllu framanröktu verður héraðsdómur staðfestur. Aðaláfrýjandi verður dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda málskostnað fyrir Hæstarétti, eins og nánar segir í dómsorði.

Dómsorð:

Héraðsdómur skal vera óraskaður.

Aðaláfrýjandi, Arnarvík heildverslun ehf., greiði gagnáfrýjanda, Celsus ehf., 350.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

 

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 19. júlí 2005.

Mál þetta var höfðað 15. júní 2004 og var dómtekið 15. apríl sl.  Málið var endurflutt 18. júlí 2005 og dómtekið sama dag.

Stefnandi er Celsus ehf., Sörlaskjóli 7, Reykjavík,

Stefndi er Arnarvík heildverslun ehf., Bröttugötu 3b, Reykjavík.

Dómkröfur

Stefnandi gerir eftirfarandi dómkröfur:

1. Að staðfest verði með dómi lögbann það sem fulltrúi sýslumannsins í Reykjavík lagði við því þann 9. júní 2004 að stefndi Arnarvík heildverslun ehf., noti sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION og útlit umbúða þeirra sem hann selur þær í, þ.e. hvítu plastlyfjaglasi með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina, og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni, svo og öll önnur not stefnda á vörumerkjum sem eru eins og eða líkjast vörumerkinu LIFE EXTENSION, eða fela í sér aðra tilvísun til þessa vörumerkis stefnanda.

2. Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins að fjárhæð 3.681.000 kr. ásamt dráttarvöxtum skv. 4., sbr. 3. kafla laga nr. 38/2001 frá 9. júní 2004 til greiðsludags og að dæmt verði að dráttarvextir leggist við höfuðstól á 12 mánaða fresti, í fyrsta sinn 12 mánuðum frá upphafsdegi vaxta.

3. Að viðurkennt verði með dómi gagnvart stefnanda að stefnda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION og útlit umbúða þeirra sem hann selur þær í, þ.e. hvítt plastlyfjaglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina, og  heiti framleiðanda auk annars undir myndinni, sem og öll önnur not stefnda á vörumerkjum sem eru eins og eða líkjast vörumerkinu LIFE EXTENSION, eða fela í sér aðra tilvísun til þessa vörumerkis stefnanda.

4. Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda lögbannskostnað og málskostnað allan að mati dómsins.

Stefndi gerir svofelldar dómkröfur:

1. Synjað verði staðfestingar á lögbanni sem fltr. Sýslumannsins í Reykjavík lagði við því hinn 9. júní 2004 að stefndi "Arnarvík heildverslun ehf., kt. 641193-2679", noti sem auðkenni á vörum   sínum vörumerkið LIFE EXTENSION og útlit umbúða þeirra sem hann selur þær í, þ.e. hvítu plastglasi með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni, svo og öll önnur not gerðarþola (stefnda) á vörumerkjum sem eru eins og eða líkjast vörumerkinu LIFE EXTENSION, eða fela í sér aðra tilvísun til þessa vörumerkis gerðarbeiðanda (stefnanda).

2. Stefndi krefst þess að vera  sýknaður af kröfu stefnanda um “hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins að fjárhæð 3.681.000 krónur” auk vaxta, sbr. 2. tl. dómkrafna stefnanda í stefnu.  Til vara er þess krafist að þessi liður dómkrafna stefnanda verði lækkaður verulega.

3. Stefndi krefst þess að dómkröfu um viðurkenningu á því “að stefnda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION” samkvæmt 3. tl. í dómkröfum stefnanda í stefnu, verði vísað frá dómi.

Verði ekki á það fallist er þess krafist að stefndi verði sýknaður af þessum lið dómkrafna stefnanda.

Stefndi krefst í öllum tilvikum málskostnaður að skaðlausu að mati réttarins, vegna lögbannsmálsins svo og vegna meðferðar þessa máls fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Málavextir

Stefnandi hefur frá árinu 1997 selt fæðubótarefni hér á landi undir heitinu LIFE EXTENSION, en vöruna hefur stefnandi flutt inn frá framleiðanda hennar í Svíþjóð, BioCare Villoldo AB.  Hefur varan verið seld í lyfjaverslanir, heilsubúðir og samkvæmt pöntunum frá því á fyrri hluta ársins 1997 til dagsins í dag. 

Stefnandi kveðst hafa eytt gífurlegum tíma og fjármunum í markaðssetningu vörunnar hér á landi. Megi nefna að kostnaður við birtingu auglýsinga á vörunni hafi numið yfir 5 milljónum króna án virðisaukaskatts á þessum tíma, að ótöldum kostnaði við gerð auglýsinganna sem hafi numið um 1 milljón króna, auk kostnaðar við kynningar í apótekum og þátttöku í vörusýningum svo dæmi séu nefnd.  Af hálfu stefnda er þessari fullyrðingu stefnanda mótmælt sem ósönnuðum enda hafi stefnandi ekki lagt fram nein gögn til þess að styðja þessa fullyrðingu sína.

Í byrjun maímánaðar 2004 kveðst stefnandi hafa orðið þess áskynja að stefndi hefði hafið sölu á fæðubótarefni, sem stefndi auglýsi sem sambærilega vöru stefnanda, en stefnandi og framleiðandi vörunnar, BioCare Villoldo AB í Svíþjóð, séu alls ekki sammála þeirri fullyrðingu.  Selji stefndi vöru sína undir sama heiti og í nánast eins umbúðum og stefnandi, en á mun lægra verði, enda séu gæði þeirrar vöru ekki nándar nærri þau sömu.  Þessu mótmælir stefndi og bendir á að engin gögn liggi fyrir í málinu um samanburð á gæðum varanna og bendir jafnframt á að innihaldslýsing þeirra sé sú sama. 

Hinn 12. maí 2004 sendi lögmaður stefnanda stefnda bréf þar sem vakin var athygli hans á því að með því að selja fæðubótarefni undir nafninu LIFE EXTENSION væri hann að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda, og var þess óskað að hann léti af sölu vöru sinnar undir þessum merkjum.  Var ekki orðið við því af hálfu stefnda.  Sendi stefnandi þá beiðni um lögbann til sýslumannsembættisins í Reykjavík þann 24. maí 2004.  Var lögbann lagt við notkun stefnda á auðkennum stefnanda þann 9. júní 2004, sbr. lögbannsmál nr. L-9/2004.

Mál þetta, sem höfðað var til staðfestingar á lögbanninu, var síðan þingfest 22. júní 2004.

Nokkru áður er mál þetta var þingfest, eða hinn 13. maí 2004, lagði Anna Björg Hjartardóttir, framkvæmdastjóri stefnanda, inn umsókn hjá Einkaleyfastofu um skráningu vörumerkisins LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL (orð- og myndmerki).  Óskað var skráningar fyrir næringarefni í læknisfræðilegum tilgangi í flokki 5 og fyrir bætiefni í flokki 29.  Umsóknin fékk númerið 1330/2004.  Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. júlí 2004, sbr. skráning nr. 556/2004.

Með bréfi, dags. 15. september 2004, andmælti A & P Árnason ehf. skráningu merkisins f.h. stefnda.  Byggðust andmæli stefnda á því að merki umsækjanda væri óskráningarhæft þar sem það uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi.  Eftir að aðilar höfðu skilað greinargerðum var málið tekið til úrskurðar.  Hinn 10. desember 2004 lá fyrir ákvörðun Einkaleyfastofu um að skráning merkisins LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL (orð- og myndmerki) skyldi halda gildi sínu.

Málsástæður stefnanda og lagarök

Mál þetta kveðst stefnandi höfða til staðfestingar á framangreindu lögbanni, til viðurkenningar á rétti sínum og til greiðslu á hæfilegu endurgjaldi, vöxtum og kostnaði.  Stefnandi byggi á því að öll skilyrði 24. gr. laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990 séu uppfyllt í máli þessu.

Stefnandi byggir kröfur sínar á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á heitinu LIFE EXTENSION og útliti umbúða þeirra sem varan sé seld í, þar sem auðkenni þessi hafi verið notuð af honum óslitið fyrir vöru hans frá því á árinu 1997.  Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, geti vörumerkjaréttur stofnast hvort sem er fyrir skráningu vörumerkis, eða notkun þess.  Sé alveg ljóst að stefnandi hafi öðlast vörumerkjavernd á merki sínu fyrir notkun þess undanfarin 7 ár hér á landi.  Stefnandi byggir á því að merki hans uppfylli öll skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og hæfi merkisins til að öðlast vörumerkjavernd.  Heitið LIFE EXTENSION geti ekki talist lýsandi fyrir þá vöru sem það auðkenni, né útlit umbúðanna. Stefnandi hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis síns hjá Einkaleyfastofu þann 13. maí 2004, sbr. umsókn nr. 1330/2004.

Í vörumerkjarétti felist samkvæmt 4. gr. vörumerkjalaga að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og ef hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.  Heitið LIFE EXTENSION geti ekki talist tegundarheiti yfir fæðubótarefni.  Sé ljóst að það sé til þess fallið að njóta vörumerkjaverndar.  Með notkun sinni á heitinu LIFE EXTENSION og útliti umbúða þeirra sem stefndi selji vöru sína í, sé hann að brjóta gegn fyrrnefndum vörumerkjarétti stefnanda.  Í fyrsta lagi noti stefndi alveg  sama heiti á vöru sína og stefnandi, og í öðru lagi séu umbúðir stefnda nokkuð nákvæm eftirlíking umbúða þeirra sem stefnandi noti.  Hafi starfsfólk apótekanna sem selji vöru stefnanda sjálft ruglast á vörum þessum og hafi þau talið stefnanda vera að selja vöru þessa í Bónus búðunum eftir að hafa séð auglýsingar þeirra.  Sé því sannarlega um ruglingshættu að ræða.

Einnig verði að telja að með athöfn sinni brjóti stefndi gegn 20., 20.a, 21. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.  Ljóst sé að stefndi sé að nýta sér þá vinnu sem stefnandi hafi lagt í við kynningu, dreifingu og markaðssetningu á vöru sem hafi orðið vinsæl hér á landi, með því að fá aðila til að framleiða fyrir sig vöru sem stefndi segi sömu vöru og stefnandi selji, og selji hana hér á landi undir sama heiti og með sama útliti og stefnandi geri.  Séu neytendur blekktir þarna með alvarlegum hætti.  Ljóst sé að vara sú sem stefndi selji sé ekki sú sama að eiginleikum og/eða gæðum og vara stefnanda, og verður að telja það alvarlegt brot gegn neytendum þegar þeim sé talin trú um það í auglýsingum stefnda að um sömu vöru sé að ræða.  Einnig sé það alvarlegt brot gegn réttindum stefnanda að varan sé sett í nánast eins umbúðir og seld undir sama heiti.  Hinn sænski framleiðandi vöru þeirrar sem stefnandi selji hér á landi hafi leitað upplýsinga um hið danska fyrirtæki, sem stefndi segist eiga viðskipti við og hafi fengið þær upplýsingar símleiðis frá því fyrirtæki að þeir framleiddu þessa vöru eingöngu fyrir stefnda til að selja í Bónusverslunum hér á landi, í þeim umbúðum og undir því nafni sem stefndi hafði óskað eftir.  Sé fyrirætlun stefnda að nýta sér freklega markaðsvinnu stefnanda alveg ljós, og algerlega óviðunandi.  Það sé ljóst að eftir miklu sé að slægjast fyrir stefnda því að umrædd vara sé í 1. sæti yfir söluhæstu fæðubótarefni í apótekunum Lyf & heilsa, eins og sjá megi á heimasíðu þeirra: www.lyfogheilsa.is.

Stefnandi krefjist greiðslu úr hendi stefnda vegna brota hans gegn vörumerkjarétti stefnanda að fjárhæð 3.681.000 krónur sem sé hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis hans, sbr. 43. gr. vörumerkjalaga.  Ljóst sé að neytendur hafi látið blekkjast af auglýsingum stefnda og hafi keypt vöru hans í Bónus verslununum í þeirri trú að þeir væru að kaupa vöru stefnanda.  Hafi stefndi því hagnast af þessari ólögmætu hagnýtingu sinni á vörumerki stefnanda og beri honum að greiða endurgjald vegna þess.  Samkvæmt reikningi sem stefndi hafi sent Aðföngum hf. sem sjái um innkaup fyrir Bónus verslanirnar, hafi sölufjárhæðin numið 3.681.000 krónum án virðisaukaskatts og telji stefnandi að miða beri við þá tölu við mat á hæfilegu endurgjaldi fyrir not á vörumerki sínu.

Varðandi lagarök vísar stefnandi til laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann ofl., 24. - 32. gr. þeirra laga auk 6. kafla þeirra um staðfestingu lögbannsins.

Þá er vísað til vörumerkjalaga nr. 45/1997 og samkeppnislaga nr. 8/1993 um brot

stefnda gagnvart stefnanda.

Kröfur um dráttarvexti styður stefnandi við 5. gr., 1. mgr. 6. gr. og 12. gr. laga nr.

38/2001 um vexti og verðtryggingu.

Krafan um málskostnað styðst við  1. mgr.  130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð

einkamála.

Málsástæður stefnda og lagarök

Á því er byggt af hálfu stefnda að grundvallarskilyrði 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. séu ekki fyrir hendi og því beri að synja um staðfestingu framangreinds lögbanns.

Stefnanda hafi hvorki tekist að sanna eða gera það sennilegt að athafnir stefnda með sölu á fæðubótarefni undir merkinu LIFE EXTENSION brjóti eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti stefnanda, né hafi stefnandi getað sýnt fram á það með haldbærum rökum að sala stefnda á fæðubótarefni undir merkinu LIFE EXTENSION, muni spilla fyrir rétti stefnanda og réttur hans fara forgörðum eða verða fyrir teljandi spjöllum verði stefnandi knúinn til þess að bíða dóms um rétt sinn eða réttindaleysi.

Þvert á móti hafi stefnandi, með því að knýja fram lögbann samkvæmt framansögðu, valdið stefnda verulegu fjárhagslegu tjóni, sem stefndi áskilji sér allan rétt til að krefja stefnanda um á síðari stigum.

Á því sé byggt af hálfu stefnda að stefnandi geti ekki og muni aldrei geta öðlast lögvarinn einkarétt á sölu fæðubótarefnis undir merkinu LIFE EXTENSION, hér á landi, eins og því sé lýst í umsókn hans um skráningu til Einkaleyfastofu.

Stefnandi hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkis síns hjá Einkaleyfastofu þann 13. maí 2004.  Umsókn um skráningu vörumerkisins hafi birst í ELS tíðindum, hinn 15. júlí 2004, nánar tiltekið 7. tbl., árg. 2004, sbr. framlagt ljósrit úr ELS tíðindum.

A & P Arnason/Lovísa Jónsdóttir, viðskiptalögfr., hafi hinn 15. september 2004 lagt fram, f.h. stefnda, andmæli gegn skráningu vörumerkisins, nr. 556/2004, LIFE EXTENSION (orð og myndmerki).

Af andmælum þessum megi glöggt ráða að vörumerki stefnanda sem stefnandi sæki um skráningu á sé ekki tækt/hæft til skráningar.  Í niðurlagi andmælanna segi:

“Þegar vörumerkið er skoðað í heild þá sést að hver orðhluti sem við höfum lýst hér að ofan stendur einn og sér og því er ekki hægt að halda því fram að þeir saman myndi nægileg sérkenni til þess að hljóta vernd.  Myndhluti skráningarinnar er eini hluti hennar sem segja má að hafi til að bera einhver sérkenni.  Sú vernd sem skráning á slíkri mynd gæti fengið hlýtur þó að vera mjög takmörkuð þar sem ekki er hægt að gefa einum aðila einkarétt á því að nota blóm sem auðkenni fyrir þær vörur sem um ræðir.  Þá er það álit okkar að blóm sem sérkenni fyrir þessar vörur sem hér um ræðir sé lýsandi þar sem verið er að vísa til náttúrunnar og lækninga, en í þeim efnum hafa blóm og jurtir lykilhlutverki að gegna.

Vörumerkjaréttur sem menn öðlast við skráningu nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eins sér.  Af því sem kemur fram hér að ofan á (sic) er ekki nokkur hluti merkisins skráningahæfur einn og sér og því er ekki hægt að fallast á skráningu nr. 556/2004.

Í ljósi framangreinds förum við fram á að skráning nr. 556/2004 verði afmáð úr vörumerkjaskrá.”

Á því er byggt af hálfu stefnanda að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á merki sínu fyrir notkun þess undanfarin 7 ár hér á landi.

Stefnandi geti ekki öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun á merki sínu sem hann fái ekki skráð hér á landi.  Vörumerkjaréttur fyrir notkun geti aldrei orðið sterkari/ríkari en skráning gefi merkinu.  M.ö.o. vörumerkjaréttur fyrir notkun geti ekki skapast fyrir vörumerki sem ekki sé hæft til skráningar.

Á því sé byggt af hálfu stefnanda að stefndi hafi, með því að selja vöru sína, brotið gegn 20., 20a., 21. og 25. gr. samkeppnislaga.

Fullyrðingum og staðhæfingum stefnanda sé m.a. ákveðið andmælt í greinargerð stefnda/gerðarþola í lögbannsmálinu.

Stefnandi geri kröfu um það að stefndi greiði honum hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis síns.  Þess er krafist að stefndi verði sýknaður af kröfulið þessum (2. tl.), m.a. vegna þess að stefnandi hafi ekki öðlast lögvarinn rétt til slíks endurgjalds.

Verði á hinn bóginn fallist á það að stefnandi eigi slíkan rétt/kröfu er þess krafist að stefnukrafan verði lækkuð verulega.  Þess beri að geta að sala á vöru stefnda hafi verið stöðvuð af stefnanda sem hafi leitt til þess að stefndi hafi orðið fyrir gífurlegu fjárhagslegu tjóni.  Stefndi sitji uppi með óselda vöru.

Viðmið um hæfilegt endurgjald við framlagðan vörureikning sé ekki raunhæf í þessu sambandi þar sem ekki sé tekið tillit til innkaupsverðs vörunnar og þess hluta vörunnar sem ekki hafi selst og verði ekki hægt að koma í verð, verði hið umdeilda lögbann staðfest.

Í 3. tl. dómkrafna stefnanda er krafist viðurkenningardóms, svo sem þar er lýst.

Þess er krafist að kröfulið þessum verði vísað frá dómi þar sem um sömu dómkröfu er að ræða og undir l. tl., en ekki sé raunhæft að tvídæma sömu kröfuna, í sama dómsmáli.

Verði ekki fallist á það að kröfulið þessum beri að vísa frá dómi er þess krafist að stefndi verði sýknaður af kröfulið þessum.

Vísað er til þeirra sjónarmiða og andmæla stefnda sem fram koma í greinargerð hans í lögbannsmálinu.  Það skuli áréttað að stefndi hafi verið í góðri trú um að flytja til landsins fæðubótarefni undir heitinu LIFE EXTENSION.

Heitið LIFE EXTENSION fyrir fæðubótarefni hafi áunnið sér að vera tegundar­heiti fyrir fæðubótarefni sem hvergi hafi fengist skráð í heiminum, sem vörumerki.

Stefndi vísar m.a. til laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o. fl., 24.-32. gr. þeirra laga auk 6. kafla þeirra um staðfestingu lögbannsins.

Einnig til vörumerkjalaga nr. 45/1997 og samkeppnislaga nr. 8/1993, kröfum sínum og málsástæðum sínum til stuðnings.

Um réttarfar og málskostnað vísast m.a. til ákvæða laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, einkum 129. gr. og 130. gr. laganna.

Niðurstaða

Eins og fram er komið hefur stefnandi, frá árinu 1997, selt fæðubótarefni undir heitinu LIFE EXTENSION.  Byggir hann kröfur sínar í máli þessu á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á heitinu LIFE EXTENSION og útliti þeirra umbúða sem varan er seld í.  Liggur fyrir að merkið LIFE EXTENSION det lilla extra for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL (orð- og myndmerki) var skráð hjá Einkaleyfastofu 15. júlí 2004.

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. 

Samkvæmt 2. gr laganna geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd, bókstafir, tölustafir, myndir, teikningar, útlit, búnaður eða umbúðir vöru.

Stefnandi hefur selt vöru sína undir heitinu LIFE EXTENSION.  Gerir hann kröfu til þess í málinu að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota þetta vörumerki sem auðkenni á vörum sínum.  Í úrskurði Einkaleyfastofu vegna umsóknar stefnanda á skráningu vörumerkisins LIFE EXTENSION det lilla exta for Dig over trettio BIOCARE MEDICAL segir að samkvæmt mati Einkaleyfastofunnar taki 1. mgr. 15. gr. til textans í merki umsækjanda og eigi það einnig við um orðasambandið LIFE EXTENSION sem verði að telja að sé orðin algeng orðanotkun, m.a. fyrir ákveðinn hóp næringarefna/lyfja sem ætlað er að hafa tiltekna eiginleika.  Á netinu sé gjarnan hægt að nálgast upplýsingar um svokölluð “life extension drugs” sem einhvers konar lyf eða fæðubótarefni sem hafi tiltekna eiginleika.  Einkaleyfastofa telur því ekki hægt að veita einum aðila einkarétt á að nota orðasambandið LIFE EXTENSION fyrir umræddar vörur þar sem það virðist almennt vera notað um slíkar vörur.  Er það mat Einkaleyfastofu að þau gögn sem stefnandi lagði fram því til stuðnings að orðasambandið LIFE EXTENSION hefði öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, séu ekki nægjanleg til þess að hægt sé að fallast á einkarétt umsækjanda á orðasambandinu LIFE EXTENSION á grundvelli markaðsfestu.

Þegar virt eru þau gögn sem fyrir liggja í málinu þykir sýnt fram á að enska orðasambandið LIFE EXTENSION er notað almennt um ákveðinn hóp næringarefna sem hafa tiltekna eiginleika.  Er þetta orðasamband, eitt sér, því ekki sérstaklega lýsandi fyrir vöru stefnanda og þykir ekki greina vöru stefnanda frá sambærilegum eða svipuðum efnum eða lyfjum, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.  Þykir stefndi ekki hafa sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjavernd á þessu heiti og ber því að hafna kröfu hans um að stefnda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION.

Stefnandi selur fæðubótarefni sitt í litlum hvítum plastglösum.  Á merkimiða þeirra er að finna bæði mynd og texta.  Efst stendur LIFE EXTENSION.  Í línu þar fyrir neðan stendur á sænsku: Det lilla extra för Dig över trettio.  Þar fyrir neðan kemur mynd af bleikum, gulum og rauðum blómum á grænum stilkum raðað saman í vönd.  Undir myndinni, milli tveggja strika, stendur BIOCARE ∙ MEDICAL.  Undir neðra strikinu er heimilisfang og neðst stendur 12o Tabletter.

Fæðubótarefni það sem stefndi selur er í nánast samskonar plastglösum og stefnandi selur sitt efni í.  Á merkimiða er einnig að finna mynd og texta.  Efst á miðanum stendur LIFE EXTENSION.  Í línu þar fyrir neðan stendur á dönsku:  Kosttilskud til dig over tredive.  Þar fyrir neðan kemur mynd af blómvendi í brúnum, rauðum og gulum litum.  Undir myndinni, milli tveggja strika, stendur Life Care Denmark.  Undir neðra strikinu er heimilisfang og neðst stendur 120 Tabletter.

Þegar virt eru þessi tvö vörumerki sem aðilar hafa kosið að setja á vöru sína, og umbúðir vörunnar, verður ekki hjá því komist að sjá hvað merkin eru lík.  Uppsetning á texta, letri og mynd er sú sama.  Mynd er mjög svipuð í báðum tilvikum, þ.e. um blómavendi er að ræða í báðum tilvikum, enda þótt litir séu ekki þeir sömu.  Þegar einnig er litið til þess að bæði merkin eru notuð til auðkenningar á fæðubótarefnum verður að telja að veruleg ruglingshætta sé fyrir hendi.

Stefnandi hefur selt vöru sína undir þessu sama vörumerki frá árinu 1997.   Telja verður að vörumerkið í heild sinni hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að uppfylla ákvæði 1. mgr. 13 gr. laga nr. 45/1997.  Telst stefnandi því með notkun sinni á merkinu hafa öðlast vörumerkjavernd á því, þegar á þeim tíma er stefndi hóf sölu á vöru sinni árið 2004.  Ber því að fallast á þá kröfu stefnanda að stefnda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum útlit þeirra umbúða sem hann selur vöru sína í, þ.e. hvítt plastlyfjaglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni.

Hinn 9. júní 2004 var lagt lögbann við notkun stefnda á þessu umrædda vörumerki.  Með vísan til 3. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. ber að hafna kröfu stefnda um frávísun 3. töluliðar í kröfugerð stefnanda.  Ber að staðfesta lögbannið að öðru leyti en því að fellt er úr gildi lögbann sem lagt var á notkun stefnda  á auðkenninu LIFE EXTENSION, enda hefur stefndi ekki sýnt fram á að lögbannið, að svo miklu leyti sem það er staðfest, uppfylli ekki ákvæði 24. gr. laga nr. 31/1990.

Stefnandi gerir þá kröfu að stefndi verði dæmdur til þess að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins að fjárhæð 3.681.000 krónur. 

Stefnandi byggir þessa kröfu sína á því að stefnandi hafi hagnast á ólögmætri hagnýtingu sinni á vörumerki stefnanda.  Vísar stefnandi í þessu sambandi til 43. gr. vörumerkjalaga.  Eins og krafa hans er sett fram ber að skilja hana svo að byggt sé á 2. mgr. 43. gr. laganna en þar segir að þeim sem hagnast á broti gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, sé skylt að greiða hæfilegt endurgjald.  Endurgjaldið megi þó aldrei vera hærra en ætla megi að nemi hagnaði hans af brotinu.

Samkvæmt framlögðum gögnum þykir sýnt að stefnandi hefur eytt talsverðum fjárhæðum í að markaðssetja vöru sína.  Telja verður að stefndi hafi notið góðs af þeirri markaðssetningu þar sem hætta þykir á að neytendur hafi ruglað þessum tveimur vörutegundum saman, sbr. það sem áður er rakið.  Fjárhæð kröfunnar er reist á reikningi frá stefnda til Aðfanga hf. vegna sölu á LIFE EXTENSION fyrir 3.681.000 krónur.  Stefndi bendir á í greinargerð sinni að þessi viðmiðun sé ekki raunhæf þar sem ekki sé tekið tillit til innkaupsverðs vörunnar og þess hluta hennar sem ekki hafi selst og verði ekki hægt að koma í verð verði lögbannið staðfest.  Stefnandi hefur ekki lagt fram nein gögn til stuðnings þessu sjónarmiði sínu.

Telja verður sýnt, sbr. það sem að framan er rakið, að stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og að hann hafi hagnast á umræddum viðskiptum.  Ber honum því, sbr. 2. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga, að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald sem eftir atvikum ákveðst 1.000.000 króna.  Dráttarvaxtakröfu stefnanda er ekki mótmælt og er krafa hans tekin til greina.

Eftir þessari niðurstöðu ber stefnda að greiða stefnanda málskostnað sem ákveðst 500.000 krónur.

Kristjana Jónsdóttir héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

D Ó M S O R Ð

Hafnað er kröfu stefnda um að þriðja kröfulið í stefnu verði vísað frá dómi.

Hafnað er kröfu stefnanda, Celsus ehf., um staðfestingu lögbanns sem lagt var á 9. júní 2004 við því að stefndi, Arnarvík heildverslun ehf., noti sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION. 

Staðfest er lögbann, sem lagt var á 9. júní 2004, við því að stefndi, Arnarvík heildverslun ehf., noti sem auðkenni á vörum sínum útlit þeirra umbúða sem hann selur þær í, þ.e. hvítt plastglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni. 

Stefndi, Arnarvík heildverslun ehf., skal vera sýkn af þeirri kröfu stefnanda, Celsus ehf., að viðurkennt verði með dómi að honum sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið LIFE EXTENSION.

Viðurkennt er að stefnda, Arnarvík heildverslun ehf., sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum útlit umbúða þeirra sem hann selur þær í, þ.e. hvítt plastlyfjaglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina, og  heiti framleiðanda auk annars undir myndinni. 

Stefndi, Arnarvík heildverslun ehf., greiði stefnanda, Celsus ehf. 1.000.000 króna með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 frá 9. júní 2004 til greiðsludags.

Stefndi greiði stefnanda 500.000 krónur í málskostnað.