Fimmtudaginn 29. mars 2001.
Nr. 318/2000.	Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. (Sveinn Skúlason hdl.) gegn Metró-Normann ehf. (Guðjón Ármann Jónsson hrl.)

 

Vörumerki. Firma. Dagsektir.

MMV og MN nýttu báðir sama vörumerkið við rekstur verslana sinna. MN, sem var skráður handhafi merkisins hjá einkaleyfastofu, krafðist þess að MMV léti af notkun þess, enda ætti hann einkarétt til hennar. Upphaflegur rétthafi merkisins hafði áður verið eigandi helmings hlutafjár í MMV. Á meðan það eignarhald varði notaði MMV merkið í atvinnurekstri sínum. Deilt var um hvort hinn upphaflegi rétthafi hefði veitt MMV nytjaleyfi til merkisins í skilningi vörumerkjalaga. Þrátt fyrir að skriflegs samnings um slíka heimild nyti ekki við var talið nægjanlega sannað að hún hefði verið veitt. Þar sem ekki var sýnt fram á að leyfið hefði verið tímabundið eða heimilt að afturkallað það eða takmarka, leyfinu hafði ekki verið sagt upp og þar sem MN hafði ekki sýnt fram á að MMV hefði brotið ákvæði nytjaleyfissamningsins var talið að MMV væri heimil öll eðlileg notkun vörumerkisins í tengslum við rekstur verslunar hans. Var MMV hins vegar gert að fella vörumerkið niður úr firmaheiti sínu og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum, enda hafði ekki verið sýnt fram á að slík nýtingarheimild væri fyrir hendi.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Markús Sigurbjörnsson, Árni Kolbeinsson og Ingibjörg Benediktsdóttir.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 17. ágúst 2000. Krefst hann sýknu af kröfum stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Mál þetta var dómtekið í héraði að lokinni aðalmeðferð 14. apríl 2000. Var héraðsdómur kveðinn upp á dómþingi 30. maí 2000 eftir að aðilar höfðu lýst yfir að þeir teldu óþarft að málið yrði flutt á ný og dómarinn lýst sig sammála því.

I.

Málavextir eru þeir að 31. maí 1991 var vörumerkið METRÓ (orðmerki) skráð í vörumerkjaskrá. Má ráða af gögnum málsins að eigandi merkisins hafi í upphafi verið Þýsk-Íslenska hf. Samkvæmt vottorði úr hlutfélagaskrá, sem lagt hefur verið fram í Hæstarétti, sameinaðist Metró-Þýsk-Íslenska ehf. félaginu Bílanausti hf. á árinu 1997 og var fyrrnefnda félagið afskráð 17. desember þess árs. Ekki nýtur gagna um með hvaða hætti breyting varð á félagsformi og nafni Þýsk-Íslenska hf.

Áður en fyrrnefnd félög voru sameinuð voru nokkrar byggingavöruverslanir í tengslum við Metró-Þýsk-Íslenska ehf. starfandi undir nafninu METRÓ. Meðal þeirra var verslun í Skeifunni 8 í Reykjavík, sem virðist hafa verið starfrækt frá árinu 1991. Í janúar 1997 stofnuðu Einar Þorvarðarson & Co ehf. og Metró-Þýsk-Íslenska ehf. félagið M.M.V. ehf. og skrifaði hvor stofnendanna sig fyrir helmingi hlutafjár hins nýja félags. Samkvæmt stofnsamningi 29. janúar 1997 yfirtók félagið „nafnið Veggfóðrarinn og öll umboð, birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Veggfóðrarinn í eigu Einars Þorvarðarsonar & Co ehf. og nafnið Málarinn og birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Metró-Málarinn, Skeifunni 8, í eigu Metró-Þýsk-Íslenska ehf.“ Jafnframt tók félagið yfir leigusamning vegna verslunar Metró-Málarans í Skeifunni 8, sem og samninga við starfsmenn þar og skuldbindingar vegna þeirra. Var tekið fram að rekstur félagsins hæfist 1. febrúar 1997. Fyrir liggur að hið nýstofnaða félag hélt áfram rekstri byggingavöruverslunar að Skeifunni 8 og notaði þar sem fyrr vörumerkið METRÓ. Á hluthafafundi í M.M.V. ehf. 11. febrúar 1999 kom fram að Bílanaust hf. hefði með samningi við Einar Þorvarðarson & Co ehf. selt síðarnefnda félaginu öll hlutabréf sín í M.M.V. ehf. Á fundinum gekk Reynir Matthíasson, sem var hluthafi í Bílanausti hf. og einn forráðamanna þess félags, úr stjórn M.M.V. ehf., en þar hafði hann gegnt formennsku frá upphafi jafnframt því að sitja í stjórn Metró-Þýsk-Íslenska ehf.

  Félagið Metró-Normann ehf. var stofnað með samningi 26. júní 1996. Voru stofnendur Bæjargarðurinn ehf., sem skráði sig fyrir 66% hlutafjár, og Vatnslaug ehf., sem skráði sig fyrir 34% hlutafjárins. Félagið yfirtók öll umboð, birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Normann byggingavörur, Vatnslaugar ehf. og birgðir og innréttingar verslunarinnar Metró í Hallarmúla 3 í Reykjavík. Jafnframt tók félagið við leigusamningi vegna verslunarinnar í Hallarmúla. Var í samningnum kveðið á um að rekstur félagsins á versluninnni í Hallarmúla hæfist 1. júlí 1996. Með samningi 15. júlí 1999 keyptu Óttarr Halldórsson og Þorvaldur Þorsteinsson eignarhlut Bæjargarðsins ehf. í félaginu. Sama dag var undirritaður samningur milli þeirra Óttars og Þorvaldar annars vegar og Bílanausts hf. hins vegar, er nefndist „Kaupsamningur um kröfur á Metró-Normann ehf.“ Sagði í 1. gr. samningsins að hann tæki til sölu á skuldabréfum og víxlum Bílanausts hf. á hendur Metró-Normann ehf. „ásamt nafninu Metró“. Samkvæmt 3. gr. samningsins var hið selda meðal annars „einkaréttur á nafninu Metró, sem skráð er hjá einkaleyfastofu í nafni Þýsk Íslenska hf.“ Sama dag afsöluðu Óttarr og Þorvaldur til stefnda „einkarétti okkar á nafninu Metró, sem skráð er hjá einkaleyfisstofu.“ Enn var sama dag undirrituð yfirlýsing, þar sem „Þýsk Íslenska hf.–Bílanaust hf.“ framseldi vörumerkið METRO til stefnda. Af gögnum, sem lögð hafa verið fram í Hæstarétti, verður ráðið að þessi yfirlýsing hafi verið send Einkaleyfastofunni 19. júlí 1999 og stefndi í framhaldi af því skráður eigandi vörumerkisins í stað Þýsk-Íslenska hf. Stefndi mun í september 1999 hafa flutt starfsemi sína í Skeifuna 7.

Með bréfi 16. ágúst 1999 óskaði stefndi eftir því að áfrýjandi hætti þegar í stað notkun nafnsins Metro og tæki niður ljósaskilti með því af verslun sinni að Skeifunni 8. Þegar áfrýjandi sinnti því ekki mun stefndi hafa krafist 23. ágúst sama árs að lögbann yrði lagt við notkun áfrýjanda á nafninu METRÓ. Þeirri beiðni hafnaði sýslumaðurinn í Reykjavík 3. september 1999.

Með bréfi, sem virðist hafa borist hlutafélagaskrá 17. ágúst 1999, var tilkynnt að á hluthafafundi 10. júlí 1999 hefði nafni félagsins M.M.V. ehf. verið breytt í „Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. skammstafað M.M.V. ehf.“ Í öðru framlögðu skjali kemur reyndar fram að þessi breyting hafi verið samþykkt á hluthafafundi í M.M.V. ehf. 10. apríl 1999. Er það skjal í formi fundargerðar og undirritað af Sigvalda Einarssyni og Einari Þorvarðarsyni. Nafni félagsins var breytt þessu til samræmis í fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands 23. ágúst 1999. Með bréfi 3. september 1999 til hlutafélagaskrár krafðist stefndi þess að skráning nafnsins Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. yrði afmáð. Þeirri beiðni var hafnað 20. september 1999. Stefndi höfðaði í kjölfarið mál þetta 29. október 1999.

Fyrir Hæstarétt hafa meðal annars verið lögð endurrit af skýrslum, sem teknar voru fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 5. febrúar 2001 af Einari Þorvarðarsyni, Reyni Matthíassyni og Lúðvík Matthíassyni. Á þeim tíma, sem áðurgreind atvik gerðust, átti Einar sæti í stjórn áfrýjanda, en Reynir og Lúðvík í stjórn Bílanausts hf.

II.

Áfrýjandi reisir kröfu sína meðal annars á því að ekki liggi fyrir að stefndi sé rétthafi hins umdeilda vörumerkis, þar sem gögn um hvernig hann reki rétt sinn til upphaflegs rétthafa séu innbyrðis ósamrýmanleg og verði ekki ráðið af þeim að réttindin hafi verið framseld í óslitinni röð. Á þetta verður ekki fallist. Eins og að framan er rakið var vörumerkið METRÓ upphaflega skráð af Þýsk-Íslenska hf. Það félag sameinaðist Bílanausti hf. á árinu 1997. Bílanaust hf. framseldi vörumerkið 15. júlí 1999 til Óttars Halldórssonar og Þorvaldar Þorsteinssonar, sem framseldu það samdægurs til stefnda. Stefndi byggir rétt sinn til vörumerkisins því á óslitinni röð framsala frá upprunalegum rétthafa merkisins, sbr. 36. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og 32. gr. eldri laga um sama efni nr. 47/1968. Rýrir það á engan hátt rétt hans þó í gögnum málsins liggi einnig fyrir framangreint framsal „Þýsk Íslenska hf.-Bílanausts hf.“ á vörumerkinu til stefnda 15. júlí 1999.

 Þá verður ekki fallist á þá röksemd áfýjanda að stefndi verði að bera halla af því að ekki hafi allir rétthafar á undan honum tilkynnt Einkaleyfastofunni um rétt sinn til vörumerkisins, enda leiðir vanræksla á að sinna tilkynningarskyldu samkvæmt 37. gr. laga nr. 45/1997 ekki til brottfalls réttindanna.

Áfrýjandi byggir einnig á því að hann hafi öðlast rétt til að nota heitið Metró í rekstri sínum með notkun þess um árabil, enda hafi hún verið heimiluð af rétthafa hins skráða vörumerkis. Eins og að framan er rakið tók áfrýjandi eftir stofnun sína í ársbyrjun 1997 við rekstri verslunar í Skeifunni 8, sem frá 1991 hafði verið rekin undir heitinu Metró af skráðum rétthafa vörumerkisins. Í stofnsamningi áfrýjanda var tekið fram að félagið tæki við frá stofnendum sínum meðal annars heitunum Veggfóðrarinn og Málarinn, en heitisins Metró var þar ekki getið. Engu að síður hélt áfrýjandi áfram að nota heitið Metró um reksturinn í Skeifunni 8 á svipaðan hátt og verið hafði þegar hann var í höndum skráðs rétthafa vörumerkisins. Á þessum tíma átti rétthafi vörumerkisins helming hlutafjár í áfrýjanda og gegndi Reynir Matthíasson, einn forsvarsmanna rétthafans, formennsku í stjórn áfrýjanda. Fyrir Hæstarétti hefur verið lögð fram greinargerð Lúðvíks Matthíassonar, annars forsvarsmanns þáverandi eiganda vörumerkisins, frá árinu 1996 um starfsemi kennda við Metró. Er meginefni hennar að vörumerkið Metró yrði notað sem sameiginlegt heiti fyrir keðju verslana í eigu mismunandi aðila, þar sem hver verslun héldi sjálfstæði sínu en væri engu að síður skuldbundin til samvinnu í ýmsum efnum. Í skýrslu fyrir héraðsdómi 5. febrúar 2001 staðfesti Lúðvík að á þessum tíma hafi hugmyndin verið að búa til slíka verslanakeðju, sem tæki til landsins alls, og að við stofnun áfrýjanda hafi verið ætlast til að verslun hans félli undir þessa keðju. Hefði áfrýjandi í samræmi við það frá upphafi haft heimild til að nota orðmerkið Metró. Jafnframt bar hann að breyting á því hefði ekki komið til tals þegar rétthafi hins skráða vörumerkis seldi hlut sinn í áfrýjanda í ársbyrjun 1999. Reynir Matthíasson staðfesti einnig fyrir héraðsdómi að rétthafi hins skráða vörumerkis hefði heimilað áfýjanda notkun þess árið 1997.

Með vísan til þessa verður að telja í ljós leitt að við stofnun áfrýjanda hafi rétthafi hins skráða vörumerkis veitt honum leyfi til að nota það í atvinnuskyni samkvæmt 34. gr. þágildandi laga nr. 47/1968, eins og henni var breytt með 15. gr. laga nr. 67/1993, sbr. nú 38. gr. laga nr. 45/1997, þótt ekki njóti við skriflegs samnings um þetta leyfi. Er ekkert í gögnum málsins, sem bendir til að þetta leyfi hafi verið tímabundið eða að heimild til að afturkalla það eða takmarka hafi verið rædd í tengslum við sölu hlutabréfa rétthafa merkisins í áfrýjanda í ársbyrjun 1999. Breytir engu í þeim efnum þótt notkunarheimildin hafi heldur ekki verið formlega staðfest við sölu hlutabréfanna, þrátt fyrir ósk Sigvalda Einarssonar, eins forsvarsmanna áfrýjanda. Ekki er unnt að líta þannig á síðari gerðir stefnda, sem áður er greint frá, að í þeim felist uppsögn á nytjaleyfi áfrýjanda að vörumerkinu. Í málinu hefur stefndi heldur ekki borið því við að áfrýjandi hafi hafst nokkuð að fyrir málshöfðun, sem varðað gæti áfrýjanda réttarspjöllum eftir ákvæði 2. mgr. 38. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt þessu verður áfrýjandi sýknaður af kröfu stefnda um að honum verði bönnuð notkun vörumerkisins METRÓ eða METRO, sem og af kröfu um að fjarlægja merkingar með því heiti af húsnæði sínu og ónýta auglýsingaefni og aðra muni, sem auðkenndir eru með heitinu.

Í nytjaleyfi því, sem áfrýjandi hefur samkvæmt framansögðu, felst heimild til eðlilegrar notkunar heitisins METRÓ í tengslum við rekstur umræddrar verslunar hans. Heimild áfrýjanda til að nota merkið verður hins vegar að takmarkast við þetta, enda verður víðtækari nýtingarheimild ekki leidd af samskiptum hans og þáverandi rétthafa. Nýtur því stefndi sem skráður rétthafi merkisins að öðru leyti verndar vörumerkjalaga með þeirri takmörkun, er af nytjaleyfinu leiðir. Áfrýjanda var því ekki heimilt að taka orðið METRÓ upp í heiti sitt, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Verður því fallist á kröfu stefnda um að áfrýjanda verði gert að fella niður úr firmaheiti sínu orðið METRÓ og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum, eins og í dómsorði greinir.

Eftir atvikum er rétt að málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti falli niður

Dómsorð:

Áfrýjandi, Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf., er sýkn af kröfum stefnda, Metró-Normann ehf., um að áfrýjanda verði bönnuð notkun vörumerkisins METRÓ eða METRO og gert að fjarlægja allar merkingar með orðinu METRÓ eða METRO af verslunarhúsnæði í Skeifunni 8, Reykjavík. Þá er áfrýjandi og sýkn af kröfu stefnda um að áfrýjandi verði skyldaður til að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð, umbúðir, klæðnað og annað sambærilegt, sem hann kann að hafa undir höndum og auðkennt er með nafngiftinni METRÓ eða METRO.

Áfrýjandi skal fella niður úr firmaheiti sínu nafnið METRÓ og láta afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 10.000 króna dagsektum, sem renni til stefnda.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. maí 2000.

Mál þetta sem dómtekið var 14. apríl er höfðað með stefnu birtri 29. október sl.

Stefnandi er Metro-Normann ehf., kt. 670696-2519, Skeifunni 7, Reykjavík.

Stefndi er  Metro-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf., kt. 690297-2869, Skeifunni 8, Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda eru þær að stefnda verði með dómi bönnum notkun vörumerkisins “METRÓ” eða “METRO”.  Þá er þess krafist að stefnda verði gert að fjarlægja allar merkingar með nafngiftinni “METRÓ”  eða “METRO” af verslunarhúsnæðinu í Skeifunni 8, Reykjavík.  Einnig er þess krafist að stefndi verði dæmdur til að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð og umbúðir, klæðnað og annað sambærilegt, sem stefndi kann að hafa undir höndum og er auðkennt með nafngiftinni “METRÓ” eða “METRO”, en til vara sviptingar þess.  Að auki er þess krafist að stefnda verði dæmt skylt að  fella niður úr firmaheiti sínu nafnið “METRÓ” og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum.  Að lokum er krafist málskostnaðar að skaðlausu.

Dómkröfur stefnda eru þær að stefndi verði alfarið sýknaður af öllum dómkröfum stefnanda og krafist er málskostnaðar úr hendi stefnanda að skaðlausu.

MÁLSATVIK

Stefnandi kveður allnokkrar verslanir á sviði byggingavöru hafa verið í eigu eins aðila, Þýsk-íslenska hf. undir nafninu METRÓ.  Vörumerkið METRÓ hafi verið skráð hjá vörumerkjaskrá 31. maí 1991.  Þýsk-íslenska hf. hafi síðan verið sameinað Bílanausti hf.  Verslanirnar hafi verið seldar nokkrum aðilum, þar á meðal stefnanda máls þessa.  Við kaup nýrra hluthafa á eign Bílanausts hf. og Bæjargarðsins hf. 15. júlí 1999 hafi skýrt verið tekið fram að meðal hins selda væri einkaréttur að nafninu METRÓ, sem hefur skráningarnúmer 611/1991 hjá vörumerkjaskrá.  Í framhaldi af því hafi vörumerkinu METRÓ verið afsalað til Metró-Normann ehf., stefnanda máls þessa, sem sé því skráður eigandi vörumerkisins.  Fyrirtækið hafi flutt í eigið húsnæði, Skeifunni 7, Reykjavík, 18. september sl.  Þann 16. ágúst sl. beindi stefnandi þeirri kröfu til stefnda að hann hætti notkun vörumerkisins METRÓ og gerði kröfu um að skiltið utan á húsnæðinu þar sem stefndi starfar með heitinu METRO yrði fjarlægt.  Frestur hafi verið gefinn til 20. ágúst sl. til þess að verða við þessum kröfum, en ekki hafi verið orðið við þeim.  Stefnandi hafi krafist lögmanns með beiðni 23. ágúst 1999.  Samkvæmt ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík frá 3. september sl. hafi hann hafnað beiðni um lögmann, þar sem hann teldi réttindi stefnanda færi ekki forgörðum eða yrðu fyrir teljandi spjöllum þó stefnandi yrði knúinn til þess að bíða dóms um þau.  Talið var í ákvörðuninni að réttarreglur um skaðabætur myndu  tryggja stefnanda nægilega sbr. 1. tl. 3.m gr. 24. gr. laga nr. 31/1991.  Með skírskotun til þessarar ákvörðunar hafi stefnanda nauðugur einn kostur að höfða mál þetta.

Á skilti sem stefndi hefur sett upp á húsnæði í Skeifunni 8, Reykjavík stendur METRO með nákvæmlega sama letri og litum og notuð er í ljósaskilti stefnanda á verslun hans.  Í kynningum frá stefnanda kalli hann verslun sína Metró-Málarann-Veggfóðrarann.  Ljóst sé að merkingar þessar valdi verulegri ruglingshættu við verslun stefnanda og muni valda stefnanda enn meiri óþægindum verði þessar merkingar ekki teknar niður og ólöglegri notkun vörumerkis stefnda hætt sem fyrst.  Er því haldið fram að þegar hafi komið upp tilvik, þar sem innheimta vanskila stefnda hafi verið beint að stefnanda, þar sem kröfueigendur hafi talið að um sama fyrirtæki að ræða.  Jafnframt sé ljóst að auglýsingaherferðir stefnanda vegna verslunarinnar muni nýtast stefnda verði ekki komið í veg fyrir ólögmæta notkun vörumerkisins nú þegar.  Sé viðskiptavild stefnanda þannig í hættu. 

Nauðsynlegt sé fyrir stefnanda til að fyrirbyggja frekari misnotkun stefnda á vörumerkingu að stefndi verði dæmdur til að ónýta eða eða verða sviptur auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöðum, umbúðum, klæðnaði og öðru því er stefndi kann að hafa undir höndum og auðkennt er með nafninu METRÓ eða METRO. 

Allt frá því að stefndi fékk bréf stefnanda dags. 16. ágúst sl. hafi hann unnið stöðugt að því að brjóta á lögvörðum rétti stefnanda.  Eitt dæmi um alvarlegt brot stefnda hafi verið er hann breytti firmanafni sínu úr M.M.V.  ehf. í Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. 23. ágúst sl. sbr. vottorð frá Hlutafélagaskrá, sem liggur fyrir í málinu.  Með þessu hafi stefndi verið að sýna að hann virði að vettugi einkarétt stefnanda til vörumerkisins.  Um leið og stefnandi hafi verið áskynja um nafnabreytinguna hafi hann krafist þess með símbréfi til Hlutafélagaskrá dags. 3. september sl., að nafnbreytingin yrði afmáð úr hlutafélagaskrá, þar sem stefnandi hafi verið með frá júní 1996, skráð heitið Metró-Normann ehf. í hlutafélagaskrá og á einkarétt á orðmerkinu METRÓ.  Hlutafélagaskrá hafi með bréfi dags. 20. september sl. hafnað að verða við beiðni þessari þar sem skráningin hafi þegar farið fram og þyrfti því að fara í dómsmál til að afmá skráninguna sbr. hlutafélagalög nr. 2/1995.

Stefnandi tengist stefnda ekki á neinn hátt og hafi því ekki heimilað notkun hans á vörumerki sínu.  Athöfn stefnda telur hann brjóta gegn lögvörðum rétti sínum til notkunar á vörumerkinu.  Auk þess hafi hún leitt til þess að viðskiptamenn stefnanda tengi rekstur stefnda við rekstur stefnanda.  Telur stefnandi sig hafa beðið tjón af völdum stefnda vegna þessa.

Stefnandi vísar til ákvæða laga nr. 45/1997 og um þýðingu skráningu vörumerkis og einkarétt skráðs eiganda á notkun þess, einkum 1. gr., 4. gr. 5. gr., 43. gr. og 44. gr. laganna.  Þá er vísað í lög um hlutafélög nr. 2/1992, sbr. einkum 150. gr. og í lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.  Stefnandi byggir kröfur sínar einnig á almennum reglum kröfuréttar.  Kröfur um dráttarvexti styður stefnandi við reglur III. kafla laga nr. 25/1987 og körfu um málskostnað við 130. gr. laga nr. 91/1991.

Vörn stefnda er sú að um árabil hafi orðið METRÓ verið notað í rekstri byggingavöruverslunar, Skeifunni 8 í Reykjavík eða allt frá árinu 1991.  Þar hafi verið rekin verslun undir heitinu Metró-Málarinn með byggingavörur, sem þá hafi verið  í eigu Metró-Þýsk-Íslenska ehf., sem síðan hafi selt verslunina Bílanausti hf., sem stofnaði er á árinu 1997 hið stefnda félag ásamt Einari Þorvarðarsyni og co. ehf.  Allan þennan tíma hafi verslunin verið rekin undir kenniorðinu Metró sem vörumerki og auglýsingatákni og við stofnun stefnda 1997 hafi það fyrirkomulag haldist í fullu samráði við skráðan eiganda orðmerkisins, sem jafnframt hafi verið 50% hluthafi í stefnda fram á árið 1998.  Þannig hafið stefndi auglýst orðmerkið sem tákn sitt og einkenni og á starfstöð sinni að Skeifunni 8 í Reykjavík, í opinberum auglýsingum, í dagblöðum og sjónvarpi svo og á öllum bréfsefnum og skjölum gerðarþola svo og umbúðum hvers konar allt frá árinu 1991 og fram á þennan dag. 

Ber stefndi fyrir sig að skv. lögum nr. 45/1997 um vörumerki stofnist vörumerkjaréttur, m.a. með notkun vörumerkis, sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.  Þannig stofnist vörumerkjaréttur ekki eingöngu við skráningu vörumerkis.  Þá bendir stefndi á að umrætt orðmerki sé hluti af skráðu nafni stefnda og að stefnda sé heimilt að nota nafn sitt eða hluta þess á og í starfstöð sinni og starfsemi og kenna sig við skráð nafn sitt eða heiti, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.  Þá heldur stefndi ennfremur því fram að með heimilli og athugasemdarlausri notkun vörumerkisins um árabil hafi stofnast réttur til stefnda til þess vörumerkis sem mál þetta snýst um, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. 

Stefndi bendir á að stefnandi haldið því fram að það sé vegna aðgerða stefnda að ruglingshætta sé fyrir hendi milli verslana málsaðila.  Í þessu sambandi bendir stefndi á að það sé einmitt vegna aðgerða og breytinga hjá stefnanda sjálfum að hugsanlega kunni einhver að ruglast á verslununum.  Það virðist reyndar upphaflegur tilgangur stefnanda að ná undir sig einkarétti á umræddu nafni og að flytja starfsemi sína í nálæg hús við húsnæði stefnda, en stefnandi hafi rekið verslun sína um árabil í Hallarmúla í Reykjavík þangað til nú nýverið.  Þannig virðist stefnandi hafa í hyggju að nýta sér tugmilljóna króna auglýsingaherferð stefnda á undanförnum árum, þar sem stefndi hefur auglýst fyrirtæki sitt undir nafninu "Metró í Skeifunni-Miðstöð heimilanna"

Loks bendir stefndi á að krafa stefnanda sé óákveðin, þar sem stefnandi krefst banns við  notkun tveggja orðmerkja, þ.e. við notkun METRÓ eða METRO, en aðeins annað merkið hafi verið framselt þ.e. það sem ekki er skráð, sbr. dskj. nr. 7, en skýr greinarmunur sé á orðmerkjum þessum, þ.e. hvort í enda orðsins sé notað Ó eða O.  Þannig sé kröfugerð stefnanda ekki skýr eins og gerð er krafa um, sbr. ákvæði 1. mgr. d liðar 80. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

NIÐURSTAÐA

Vörumerkið METRÓ var skráð í vörumerkjaskrá 31. maí 1991 samkvæmt útskrift úr Vörumerkjaskrá, dagsettri 18. ágúst sl.  Þar kemur einnig fram að eigandi sé METRO-NORMANN ehf, stefnandi máls þessa.  Með afsali dagsettu 15. júlí 1997 afsöluðu eigendur merkisins því til stefnanda og frammi liggur í málinu framsal til stefnanda frá Þýsk-Íslenska hf-Bílanaust á umræddu merki dagsett sama dag.  Með gögnum þessum er sýnt fram á að stefnandi er eigandi að vörumerkinu METRÓ.

Fram kom í skýrslu forsvarsmanns stefnda, Sigvalda Einarssonar, að Bílanaust hf hefði verið meðeigandi í stefnda og að þegar Bílanaust fór út úr hinu stefnda fyrirtæki hafi ekki verið gengið frá notkunarleyfi eða með öðrum hætti gerður reki að því að tryggja stefnda rétt til notkunar merkisins.  Af hálfu stefnda er því borið við að merkið hafi verið á húsnæði því þar sem hann rekur nú starfsemi sína að Skeifunni 8 Reykjavík frá því á árinu 1991.  Hið stefnda fyrirtæki var stofnað snemma árs 1997 og bar þá heitið M.M.V. ehf og samkvæmt stofnsamningi voru stofnendur Einar Þorvarðarson & Co ehf og Metró-Þýsk-Íslenska ehf. síðar Bílanaust.  Hið nýstofnaða félag yfirtók nafnið Veggfóðrarinn og nafnið Málarinn en ekkert segir um nafnið METRÓ sem þá var eign Metró-Þýsk-Íslenska ehf.  Eftir að stefnandi hafði keypt vörumerkið  þann 15. júlí 1999 krafðist hann þess í bréfi dagsettu 16. ágúst sama ár að stefndi hætti notkun merkisins. Stefndi hefur ekki sýnt fram á að hann hafi eignast merkið fyrir framsal eða að hann hafi öðlast markaðsfestu en ekki verður á það fallist að hann hafi með notkun merkisins án heimildar þáverandi eiganda þess frá því að fyrirtækið var stofnað í ársbyrjun 1997 og þar til stefnandi hafði uppi andmæli gegn notkun stefnda á merkinu í ágúst 1999 öðlast markaðsfestu sem skapaði honum rétt til notkunar merkisins.

Samkvæmt ofansögðu er sýnt fram á að stefnandi er eigandi merkisins METRÓ.  Dóminum þykir ljóst að merkin METRO og METRÓ séu svo lík að veruleg hætta sé á því að menn ruglist á þeim.  Þá er ekki sýnt fram á það að stefndi hafi öðlast rétt til notkunar merkisins.  Samkvæmt þessu verða kröfur stefnanda um að stefnda verði bönnuð notkun þess teknar til greina.  Þá verður stefndi dæmdur til þess að fjarlægja allar merkingar með nafngiftinni METRO eða METRÓ af verslunarhúsnæði sínu að Skeifunni 8, Reykjavík með því að notkun stefnda á merkinu brýtur gegn vörumerkjarétti stefnanda svo sem að framan greinir.  Samkvæmt 44. gr. laga nr. 45/1997 getur dómstóll í málum út af brotum gegn vörumerkjarétti ákveðið að gerðar skuli ráðstafanir til að hindra misnotkun á vörumerki. Í því skyni getur dómstóll ákveðið að merkið skuli numið brott af þeim vörum sem eru í vörslu hlutaðeigandi eða hann annars ræður yfir. Ef nauðsyn ber til má ákveða að ónýta skuli vöruna eða afhenda hana þeim er misgert var við gegn bótum eða án þeirra.  Í athugasemdum við 44. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 45/1997 segir að með ákvæði þessu sé mælt fyrir um ráðstafanir sem dómstóll geti gripið til í þeim tilgangi að hindra misnotkun á vörumerki.  Ákvæðið sé almennt orðað og hafi dómstólar því frelsi til að kveða á um þær ráðstafanir sem best þyki hæfa hverju sinni. 

Eins og að framan greinir hefur stefndi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda og þykja efni til þess að verða við þeirri kröfu stefnanda að gera stefnda að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð umbúðir og klæðnað eins og krafist er af stefnanda en orðalagið "annað sambærilegt" í kröfugerð stefnanda þykir ekki nógu markvisst til þess að hann geti fengið dóm við þeim lið kröfu sinnar.

Þann 20. ágúst 1999 tilkynnti stefndi breytingu á nafni sínu úr M.M.V. ehf í Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf.  til fyrirtækjaskrár.  Stefnandi var þá orðinn eigandi nefnds vörumerki og brýtur nafngift þessi gegn vörumerkjarétti stefnanda og ber að dæma stefnda til þess að fella hana úr nafni sínu að viðlögðum dagsektum sem þykja hæfilega ákveðnar 10.000 krónur á dag.

Eftir úrslitum málsins verður stefndi dæmdur til að greiða stefnanda 235.000 krónur í málskostnað.

Allan V. Magnússon héraðsdómari kvað upp dóminn.

DÓMSORÐ

Stefnda, Metró-Málaranum-Veggfóðraranum ehf er óheimilt að nota vörumerkið METRO eða METRÓ.  Stefndi skal ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð umbúðir og klæðnað sem auðkennt er með nafngiftinni Metró eða Metro. 

Stefndi skal fella niður úr firmaheiti sínu nafnið METRÓ að viðlögðum 10.000 króna dagsektum.

Stefndi greiði stefnanda METRO-NORMANN ehf 235.000 krónur í málskostnað.