Fimmtudaginn 22. febrúar 2007.
Nr. 406/2006.	Hálendingarnir ehf. (Tómas Jónsson hrl.) gegn Fjallafara sf. (Hörður Felix Harðarson hrl.) og gagnsök

 

Vörumerki.

F, sem hafði notað heitið Highlander í atvinnustarfsemi sinni, krafðist þess að felld yrði úr gildi skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu Highlanders á nafn H og að viðurkennt yrði með dómi að H væri óheimilt að nota vörumerkið í atvinnustarfsemi sinni. Hann krafðist jafnframt ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem meðal annars var lagt bann við notkun F á umræddu heiti. Vísað var til þess að réttur til vörumerkis gæti annars vegar stofnast með skráningu þess í vörumerkjaskrá og hins vegar með notkun þess, en eldri réttur til vörumerkis gengi fyrir yngri rétti. Af framlögðum gögnum og framburði vitna var talið ljóst að F hefði allt frá hausti 1996 notað heitið Highlander eða Highlander Adventure í starfsemi sinni og var fyrirtækið talið hafa öðlast rétt til vörumerkisins á grundvelli notkunar sinnar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki. Í ljósi þessa og þar sem talin var vera fyrir hendi ruglingshætta á milli vörumerkjanna Highlander og Highlanders var krafa F um að skráning vörumerkisins yrði felld úr gildi tekin til greina. Ekki var fallist á varakröfu H um viðurkenningu á því að réttur aðila til vörumerkisins væri jafn og báðum heimil notkun þess í atvinnustarfsemi sinni. Samkvæmt því var fallist á aðrar kröfur F.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Hrafn Bragason, Garðar Gíslason og Markús Sigurbjörnsson.

Aðaláfrýjandi skaut málinu upphaflega til Hæstaréttar 23. maí 2006. Ekki varð af fyrirhugaðri þingfestingu þess 3. júlí 2006 og var áfrýjað öðru sinni 27. sama mánaðar. Hann krefst aðallega sýknu af kröfu gagnáfrýjanda, en til vara, að viðurkennt verði að réttur beggja málsaðila til vörumerkisins Highlanders sé jafn og báðum heimil notkun þess í atvinnustarfsemi sinni. Hann krefst málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi fyrir sitt leyti 13. september 2006 og krefst staðfestingar héraðsdóms um annað en málskostnað og að sér verði dæmdur málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti.

Með vísan til forsendna héraðsdóms verður hann staðfestur.

Aðaláfrýjanda verður gert að greiða gagnáfrýjanda málskostnað fyrir Hæstarétti eins og í dómsorði segir.

Dómsorð:

Héraðsdómur skal vera óraskaður.

Aðaláfrýjandi, Hálendingarnir ehf., greiði gagnáfrýjanda, Fjallafara sf., 600.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

                                                                                                                 

 

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. mars 2006.

I

Mál þetta sem dómtekið var 2. mars sl. höfðaði Fjallafari sf., kt. 420498-3069, Guðrúnargötu 9, Reykjavík gegn Neytendastofu, kt. 690605-3410, Borgartúni 21, Reykjavík og Hálendingunum ehf., kt. 520101-3060, Suðurlandsbraut 10, Reykjavík, með stefnu birtri 17. október 2005.

Dómkröfur stefnanda gagnvart stefnda Hálendingunum ehf. eru þær að felld verði úr gildi skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu Highlanders (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1297/2002 á nafn stefnda Hálendinganna ehf. Ennfremur krefst stefnandi þess að viðurkennt verði með dómi að stefndu Hálendingunum ehf. sé óheimilt að nota vörumerkið Highlanders í atvinnustarfsemi sinni.

Gagnvart stefndu báðum krefst stefnandi þess að ógiltur verði með dómi úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 15/2005 frá 25. ágúst 2005.

Stefnandi krefst málskostnaðar úr hendi stefndu í öllum tilvikum.

Dómkröfur stefnda Hálendinganna ehf. eru þær aðallega að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda í málinu. Til vara krefst stefndi þess að viðurkennt verði með dómi að réttur stefnanda og stefnda til vörumerkisins HIGHLANDER/S sé jafn og báðum sé heimil notkun þess í atvinnustarfsemi sinni.

Þá krefst stefndi þess að stefnandi verði dæmdur til að greiða málskostnað að skaðlausu.

Dómkröfur stefnda Neytendastofu eru þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og honum tildæmdur málskostnaður úr hendi stefnda að mati dómsins. Til vara krefst stefndi þess að málskostnaður verði látinn falla niður.

II

Í dóminum verður orðið stefndi fyrst og fremst notað um stefnda Hálendingana ehf.

Ólafur B. Schram (Ólafur Magnús Björgvinsson Schram), mun ásamt félaga sínum hafa keypt fyrirtækið Fjallaferðir ehf. á árinu 1996 og byrjað rekstur fyrirtækisins undir heitinu Fjallafari Highlander Adventure haustið 1996, en það fyrirtæki mun hafa verið formlega stofnað á árinu 1998. Starfsemin var aðallega í því fólgin að aka erlendum ferðamönnum í dagsferðir frá Reykjavík og síðar í lengri ferðir og byrjaði sá rekstur á árinu 1997.

Hinn 14. júní 2002 fékk Fjallafari sf. almennt rekstrarleyfi til fólksflutninga skv. lögum nr. 73/2001.

Hinn 6. apríl 2005 fékk Fjallafari sf. leyfi til þess að starfa sem ferðaskipuleggjandi skv. III. kafla laga nr. 117/1994 sem hann hafði ekki áður sótt um.

Að sögn aðaleiganda Fjallafara sf., Ólafs B. Schram, hafði fyrirtækið  í upphafi í nokkra mánuði veffangið htpp://www.sun.takmark.is/highlander. Fyrirtækið hefði verið fyrsti heimasíðunotandinn hjá Skýrr. Í upphafi hafi Skýrr ekki getað boðið fyrirtækinu upp á það að fá lénið www.Highlander.is heldur lénið www.heima.is/highlander.is. Fljótlega hafi fyrirtækið fengið netfangið Highlander@highlander.is og Highlander@skyrr.is.

Fjallafari sf. fékk skráð 7. maí 2001 lénið www.highlander.is.

Fyrirtækið Hálendingarnir ehf. var stofnað haustið 2000 og skráð í fyrirtækjaskrá í byrjun árs 2001 með aukaheitinu Highlanders og mun hafa verið rekið undir því heiti síðan. Fyrirtækið annast ferðaþjónustu og sérhæfir sig í jeppa- og fjallaferðum um hálendi Íslands, ekki síst með erlenda ferðamenn.

Hálendingarnir ehf. hafa heimasíðu undir léninu highlanders.is sem var skráð hjá ISNIC 27. febrúar 2001 auk þess sem þeir hafa lénið HL.is

Hinn 13. maí 2002 sóttu Hálendingarnir ehf. um skráningu vörumerkisins Highlanders og var merkið skráð án andmæla.

Í lok janúar 2004 kvörtuðu Hálendingarnir ehf., til Samkeppnisstofnunar yfir notkun Fjallafara sf. á léninu www.highlander.is og byggðu á því að notkun stefnanda á orðmerkinu Highlander færi gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga þar sem stefndi væri eigandi orðmerkisins Highlanders og lénsins www.highlanders.is. Þessari kvörtun hafnaði stefnandi og setti jafnframt sjálfur fram kvörtun á hendur stefnda vegna notkunar hans á vörumerkinu highlanders og léninu highlanders.is. Stefnandi vísaði til þess að hann hefði öðlast vörumerkjarétt yfir orðmerkinu Highlander á grundvelli notkunar mörgum árum áður en stefndi hafi byrjað starfsemi sína.

Með ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 23/2005, dags. 22. júní 2005, var stefnda bönnuð notkun orðsins Highlanders sem erlends heitis, vörumerkis og lénnafns á þeim grundvelli að stefnandi hefði öðlast rétt yfir heitinu fyrir notkun.

Hálendingarnir ehf. kærðu þessa ákvörðun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og gekk úrskurður nefndarinnar 25. ágúst 2005 í málinu nr. 15/2005. Í honum segir m.a. orðrétt:

„Áfrýjunarnefnd samkeppnismála lítur svo á að auðkennið Highlanders sé án tvímæla til þess fallið að greina þjónustu fyrirtækis frá svipaðri þjónustu annarra. Einnig þykir ljóst að orðið Highlander skapar ruglingshættu við fyrrgreint auðkenni og öfugt.

Í máli þessu verður ekki framhjá því litið að áfrýjandi [Hálendingarnir ehf.] hefur bæði fengið auðkennið Highlanders skrásett sem firmaheiti sitt (sem aukaheiti) og vörumerki. Þeirri skráningu hefur ekki verið hnekkt.  Ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 (nú 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005) eru til fyllingar vörumerkjaréttinum en fela ekki í sér sjálfstæða efnisreglu að því er varðar rétt til auðkenna. Því ber að líta svo á að áfrýjandi eigi rétt til auðkennisins sem nær m.a. til þess að önnur fyrirtæki noti ekki þetta heiti þannig að ruglingshætta skapist.

Að framansögðu leiðir að fella verður fyrrgreinda ákvörðun úr gildi og leggja bann við því að Fjallafari sf. noti heitið Highlander og lénið highlander.is. Tekur bannið gildi að fjórum vikum liðnum frá birtingu úrskurðar þessa.“

III

Ólafur B. Schram, aðaleigandi stefnanda, kom fyrir dóminn og sagðist hafa keypt ásamt félaga sínum fyrirtækið Fjallaferðir ehf. haustið 1996. Það fyrirtæki hefði þá um skeið skipulagt ferðir um Ísland fyrir erlenda ferðamenn. Þeir hefðu ákveðið að hafa á fyrirtækinu erlenda heitið Highlander Adventure eða Highlander, sem hefði verið þjálla fyrir útlendinga en íslenska heitið. Á árinu 1996 hefði ekki verið önnur starfsemi á vegum fyrirtækisins en kynning þess á ferðasýningunni Nord Vest sem haldin hafi verið í september norður á Akureyri. Fyrirtækið hefði átt einn bíl sem þeir hefðu rekið á leyfi Fjallaferða ehf.

Mætti sagði að stefnandi hefði boðið dagsferðir frá Reykjavík á árinu 1997 og 1998. Fljótlega hafi þeir verið beðnir um að taka hópa í sérferðir og í framhaldi af því  að setja fram hugmyndir að lengri ferðum, 5 og 9 daga, vítt og breitt um landið. Síðan hafi fyrirtækið boðið upp á ýmiss konar aðrar ferðir, lengri og skemmri. Starfsemi fyrirtækisins hafi verið samfelld frá upphafi og tvöfaldast á hverju ári. Vegna þess að heiti félagsins hafi verið óþjált fyrir útlendinga hafi það strax verið kallað Highlander Adventure sem strax hefði styst niður í Highlander, sjálfsagt 1996 eða 1997. Þetta heiti hafi verið haft í bréfhaus fyrirtækisins ásamt íslenska heitinu, nafnspjöld hafi verið merkt með sama hætti svo og myndir sem fyrirtækið hafi gefið viðskiptavinum. Á hótelum hafi fyrirtækið kynnt sig með erlenda heitinu. Bílakostur fyrirtækisins hafi aukist frá einum upp í 6-7 árin 2004 til 2005 en hafi yfirleitt verið 3-5. Bílarnir hafi verið merktir með litlum hvítum stöfum á svörtum grunni, að aftan með Highlander Adventure og að framan með Highlander. Nú eigi fyrirtækið fjóra bíla.

Fyrirtækið hafi notað tölvupóst frá upphafi, en viðskiptavinir erlendis hafi ekki allir notað tölvupóst á þeim tíma. Mætti kvaðst þegar hafa undið bráðan bug að því að fá setta upp heimasíðu fyrir fyrirtækið sem hefði verið notuð til þess að koma á framfæri upplýsingum um fyrirtækið og sem mönnum hefði verið bent á að skoða. Í nokkra mánuði í upphafi hafi veffangið verið htpp://www.sun.takmark.is/highlander. Mætti kvaðst síðan hafa snúið sér til Skýrr og verið þar fyrsti heimasíðunotandinn. Í upphafi hafi Skýrr ekki getað boðið fyrirtækinu upp á það að fá lénið Highlander.is heldur hafi þeir sett það inn á eitthvað sem hafi heitið www.heima.is/highlander.is. Sér hefði fundist hann vera búinn að koma ár sinni vel fyrir borð því að hann hafi getað bent mönnum á að afla sér upplýsinga á heimasíðunni. Fyrirtækið hafi fljótlega fengið netföngin Highlander@highlander.is og Highlander@skyrr.is. Fyrirtækið hafi notað lénið www.heima.is/highlander.is allt þar til því hafi verið breytt í www.highlander.is í maí 2001.

Mætta voru sýnd nokkur af skjölum málsins og hann beðinn að gera grein fyrir efni þeirra. Þessi skjöl eru verðlisti og lýsing á ferðum sumarið 1997, ætlað fyrir Þýskalandsmarkað, fax sent árið 1996 frá Icelandair um sölu ferða í Bandaríkjunum, fax sent árið 1997 frá fyrirtæki í Bretlandi sem stefnandi hafði viðskipti við, fax frá Icelandair árið 1997, fax sent árið 1997 frá ferðaskrifstofu í Danmörku, verðlisti yfir ýmsar ferðir stefnanda árið 1998, ljósrit úr símaskrá og bæklingur um ferðir á vegum stefnanda árið 1998 þar sem m.a. er boðið upp á lengri ferðir en dagsferðir. Mætti kvaðst hafa látið frá sér fara svipaðan bækling á hverju ári og sent til erlendra ferðaskrifstofa nær eingöngu. Mætti kvaðst lítið hafa fengið af íslenskum farþegum eða sóst eftir þeim. Að lokum var mætta sýnt pöntunareyðublað frá stefnanda. Þessi skjöl eiga það öll sammerkt að í þeim kemur fram heitið Fjallafari Highlander Adventure. Mætti kvað markaðssetningu stefnanda mest hafa verið fólgna í því að hafa samband við aðila á sviði ferðamennsku. Fyrirtækið hefði yfirleitt ekki keypt auglýsingar en þó birt auglýsingar í ferðabæklingum þeirra aðila sem hefðu selt ferðir fyrir stefnanda. Þá hefðu blaðamenn skrifað greinar um fyrirtækið þar sem heitinu hefði verið komið á framfæri.

Mætti kvaðst fyrst hafa orðið var við fyrirtækið Hálendingana ehf. sumarið 2001. Þá hafi orðið ruglingur með farþega og hann farið að kynna sér málið. Síðan hafi hann haft fregnir af því að til starfa hefði tekið fyrirtækið Hálendingarnir eða Highlanders. Mætti kvaðst hafa kynnt sér heimasíðu fyrirtækisins sem hefði verið www.HL.is og hefði það slegið á áhyggjur sínar. Hann hefði síðan séð, árið 2002, bíl merktan fyrirtækinu. Mætti kvaðst hafa hringt í Jón Ólaf, forstjóra Hálendinganna ehf., og sagt honum að það væri klaufalegt að vera með svona lík nöfn á fyrirtækjunum. Jón Ólafur hefði ekki tekið í það. Mætti kvaðst hafa talið að Hálendingarnir ehf. ætluðu að nota stafina HL.is í kynningu á fyrirtækinu, eins og gert hafi verið í flugvélum. Mætti kvaðst ekki  hafa vitað um vörumerkjaskráningu Hálendinganna ehf. fyrr en hann hefði fengið bréf frá lögmanni fyrirtækisins í desember 2004 þar sem krafist hafi verið að heimasíða stefnanda yrði tekin niður. Heimasíðan hafi verið tekin niður sem hafi nánast verið dauðadómur fyrir stefnanda. Mætti sagði starfsemi stefnanda hafa þróast smám saman út í það að annast beina skipulagningu ferða og þá hafi verið farið að huga um leyfisveitingu þar að lútandi, sem hafi fengist greiðlega.

Jón Ólafur Magnússon, aðaleigandi stefnda Hálendinganna ehf., kom fyrir dóminn. Mætti kvað aðdragandann að stofnun fyrirtækisins hafa verið þann að til sín hefði komið maður snemma ársins 2000 og spurt sig að því hvort hann vildi stofna með sér fyrirtæki til að keyra túrista á fjöll. Sá maður hefði talið að það væri „bissniss“ í þeirri starfsemi og hefði hann hugsað málið. Mætti kvaðst hafa gert smá markaðskönnun og gert framkvæmda- og tekjuáætlanir út frá þeim upplýsingum sem hann hefði aflað sér. Hann hefði fengið upplýsingar frá Ferðamálaráði, upplýsingamiðstöð ferðamála og hótelum. Hann hefði einnig kynnt sér alla bæklinga sem verið hefðu á markaðinum. Þá hefði hann leitað á netinu eftir upplýsingum. Sér hefði litist nokkuð vel á þetta og haustið 2000 hefði verið haldinn stofnfundur. Skoðað hafi verið hvort nafnið Discover Iceland væri laust, sem ekki hafi verið. Mætti kvaðst hafa komið með þá hugmynd að nota nafnið Highlanders. Skoðað hafi verið hvort þetta nafn fyndist einhvers staðar, s.s. í símaskránni, firmaskránni og á internetinu. Ekkert hafi fundist sem benti til þess að einhver væri að nota nafnið highlanders eða highlander, nema fótboltafélög. Nafnið Highlanders hafi síðan verið skráð hjá firmaskrá. Þá hafi lénið Highlanders.is verið keypt svo og HL.is. HL sé notað því að það sé stutt og þægilegt að muna. Gengið hafi verið frá öllum réttindum og tryggingum sem til hafi þurft. Starfsemin hafi byrjað í janúar 2001 og hafi verið um dagsferðir að ræða. Í júní 2001 hafi hann viljað tryggja markaðsstöðu fyrirtækisins og keypt alla jeppa fyrirtækisins Allrahanda og gert saming við það fyrirtæki um að sjá um jeppaferðir þeirra sem þeir héldu áfram að selja. Við þetta hafi veltan og velgengnin aukist. Á þessum tíma hafi hann keypt félaga sína út úr fyrirtækinu. Síðan þá hafi hann haldið uppi gríðarlegri markaðssókn, m.a. með útgáfu bæklinga, öflugri heimasíðu og auglýsingum í erlendum tímaritum. Til markaðssetningar hafi fyrirtækið varið um 10% af veltu. Nafnið Highlanders væri orðið mjög þekkt og stefnt væri að því að Highlanders ehf. yrði þekktasta afþreyingarfyrirtækið í Evrópu árið 2010 og væri fyrirtækið á góðri leið með það.

Mætti kvaðst fyrst hafa fengið vitneskju um stefnanda haustið 2001. Þá hafi einn bílstjóranna komið til sín og sagt sér að það væri annar að nota nafn þeirra. Fleiri bílstjórar hafi komið á þessum tíma og sagt sér hið sama. Mætti kvað öruggt að hann hefði ekki notað heitið Highlanders hefði hann vitað um starfsemi stefnanda. Ekki hefði komið til greina að skipta um nafn á fyrirtækinu þótt þessi vitneskja lægi fyrir. Mætti kvaðst hafa orðið fyrir miklum óþægindum af líkum heitum stefnanda og stefnda. Mætti kvaðst ekki ætla að hugsa þá hugsun til enda hefði fyrirtækið ekki áfram vörumerkið Highlanders.

Vitnið Guðmundur Kjartansson gaf skýrslu fyrir dóminum. Vitnið er framkvæmdastjóri fyrirtækisins Iceland Pro Travel í Bretlandi og annast það heildsölu ferða til Íslands. Hann kvaðst áður hafa verið framkvæmdastjóri sams konar fyrirtækis í Þýskalandi, Island Tours, sem hefði skrifstofur í nokkrum löndum. Fyrst hefði hann átt samskipti við stefnanda árið 1997, en þá hefði Ólafur B. Schram kynnt starfsemi stefnanda og notað heitið Highlander í þeirri kynningu. Það heiti hefði verið notað í öllum samskiptum stefnanda og Island Tours sem hefðu staðið til ársins 2003. Samskiptin hefðu haldið áfram við Iceland Pro Travels og heitið Highlander notað í þeim. Samskipti hefðu verið á hverju ári.

Vitnið Benedikt Bragason Mýrdal gaf skýrslu fyrir dóminum. Vitnið kvaðst frá árinu 2001 hafa rekið eigið fyrirtæki, sem byði upp á jöklaferðir, og hefði unnið við jöklaferðir frá árinu 1992. Vitnið kvaðst hafa átt viðskipti við stefnanda frá árinu 1997, vitað um starfsemi Fjallafara Highlander frá þeim tíma og verið í viðskiptum við það fyrirtæki. Í samskiptunum hefði heitið Highlander verið notað. Vitnið kvaðst einnig eiga samskipti við Hálendingana ehf. og notuðu þeir HL í þeim samskiptum en hann þekkti einnig nafnið Highlanders.

Vitnið Helgi Hjörleifsson kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa verið skálavörður í Landmannalaugum árin 2001 og 2002 og hafa kynnst mörgum sem væru í ferðamannaiðnaðinum. Vitnið kvaðst hafa kynnst Ólafi B. Schram á árinu 2000 og tengt hann við fyrirtækið Highlander. Fyrirtækið hefði komið með hópa í Landmannalaugar á þessum tíma. Vitnið kvaðst einnig þekkja fyrirtækið Hálendingana ehf. sem komið hefði með ferðamenn haustið 2001. Bílar þess fyrirtækis hefðu verið merktir HL.

Vitnið Ásgeir Ásgeirsson gaf skýrslu fyrir dóminum. Vitnið kvaðst vera bílstjóri og starfa við eigið fyrirtæki sem annaðist fjallaferðir. Vitnið kvaðst hafa átt samskipti við Ólaf B. Schram frá 1996 eða 1997 og ekið bifreiðum fyrir hann. Vitnið sagði bíla Ólafs hafa verið merkta bæði Highlander og Fjallafari á þessum tíma.

Vitnið Kristinn Bergsson kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa unnið við ferðaþjónustu frá 1997 eða 1998. Vitnið kvaðst þekkja fyrirtækið Fjallafara og hafa átt viðskipti við það fyrirtæki annað slagið og ekki þekkja það undir öðru nafni en Highlander. 

Vitnið Stefán Gunnarsson gaf skýrslu fyrir dóminum. Vitnið kvaðst hafa unnið við ferðamannaiðnað alla tíð. Hann kvaðst þekkja fyrirtækið Fjallafara og Ólaf B. Schram. Fyrirtækið hefði ekki verið fyrirferðarmikið á markaðinum en hann hefði vel vitað af því. Hann hefði séð bíla frá fyrirtækinu á sömu slóðum og hann hefði verið á og þeir bílar hefðu verið merktir Highlander, þótt það hefðu ekki verið neinar flennimerkingar. Vitnið kvaðst einnig kannast við fyrirtækið Hálendingana ehf. sem hefði komið mjög áberandi inn á markaðinn með nafnið Highlanders.

Vitnið María Eðvardsdóttir kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa sett upp heimasíðu fyrir stefnanda árið 1998 og hefði henni verið komið á vefinn  hjá Skýrr. Hún hefði skráð heitið Highlander hjá mörgum upplýsingaveitum og leitarvélum á netinu á þessum tíma. Alltaf hefði verið lögð áhersla á heitið Highlander.

Vitnið Björn Höskuldur Árnason kom fyrir dóminn. Vitnið kvaðst hafa annast alla prentun fyrir stefnanda frá 1996, s.s. bréfsefni og nafnspjöld og ætíð hefði verið notað heitið Fjallafari Highlander Adventure eða Highlander.

Vitnið Ari Arnórsson kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa starfað sem leiðsögumaður í fullu starfi frá árinu 1995 og unnið við ferðamennsku frá árinu 1987. Vitnið kvaðst hafa unnið með Ólafi B. Schram og þekkja starfsemi hans undir heitinu Fjallafari eða Highlander. Fyrst hafi það verið árið 1997 eða 1998.

Vitnið Jóhannes Már Jónsson kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa verið bílstjóri hjá Hálendingunum ehf. í tvö og hálft ár frá því í ágúst 2001. Vitnið kvaðst hafa verið búinn að vinna fyrir Hálendingana ehf. í nokkra mánuði áður en hann hafi vitað um starfsemi stefnanda, en þá hafi hann séð bíla merkta stefnanda og látið Jón Ólaf vita sem hafi orðið steinhissa.

Vitnið Helgi Jónas Helgason kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst hafa unnið við akstur fyrir Hálendingana ehf. frá ágúst 2001 fram á árið 2003. Hann hefði rekist á bíl merktan Highlander sem hann hefði ekki kannast við að væri á vegum Hálendinganna ehf. og fært það í tal við Jón.

Vitnið Alf Wardum kom fyrir dóminn og gaf skýrslu. Vitnið kvaðst vera bílstjóri á eigin vegum og aka fyrir Hálendingana ehf. væri þess óskað. Hann hafi starfað fyrir það fyrirtæki allt frá stofnun þess, en hann hefði verið einn af stofnendunum. Vitnið sagði að við stofnun fyrirtækisins hefði verið kannað hvort nokkur ætti nafnið Highlanders og enginn hefði fundist.

IV

Af hálfu stefnanda er á því byggt að hann hafi stöðugt og samfellt notað heitið Highlander og Highlander Adventure í fjölmörgum tilvikum á starfsemi sinni frá árinu 1996 allt til þessa dags og hafi því verið búinn að nota það í a.m.k. 5 ár þegar fyrirtæki stefnda, Hálendingarnir ehf., hafi verið stofnað í ársbyrjun 2001. Um þetta hafi fjölmörg vitni borið. Á bréfsefnum og nafnspjöldum, sem sami prentari hafi prentað fyrir stefnanda frá upphafi, komi fram þetta heiti. Bifreiðir stefnanda hafi verið merktar með orðinu highlander. Á heimasíðu stefnanda og netfangi hafi heitið verið notað. Þá hafi öll kynning á fyrirtækinu, heima og erlendis, munnleg og skrifleg, verið undir þessu heiti. Notkun þessi hafi verið eins og lýst sé í 5. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og með henni hafi stofnast vörumerkjaréttur til handa stefnanda samkvæmt  2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Vörumerki stefnda, Hálendinganna ehf., sem skráð hafi verið samkvæmt umsókn frá því í maí árið 2002, verði því að víkja fyrir rétti stefnanda samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laganna. Hér beri og að hafa í huga að í vörumerkjalögunum sé gert ráð fyrir því að réttur til vörumerkis geti skapast enda þótt merkið hafi verið lítið notað og ekki náð markaðsfestu.

Óumdeilt sé að starfsemi stefnanda og stefnda, Hálendinganna ehf., sé mjög svipuð og að ruglingshætta fyrir hendi, sbr. ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, eins og fram hafi komið í skýrslum fyrir dómi. Engin skilyrði hafi verið til þess að skrá vörumerki stefnda, sbr. 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaganna, og eigi því að afmá það úr vörumerkjaskránni, sbr. 28. gr. laganna. Hvort stefndi, Hálendingarnir ehf., hafi verið grandlaus um rétt stefnanda skipti hér ekki máli.

Í þessu sambandi skipti heldur ekki máli þótt stefnandi hafi ekki sótt um leyfi til að starfs sem ferðaskipuleggjandi fyrr en á árinu 2005. Hann hafi engu leynt um starfsemi sína og vanræksla á þessu sviði hafi engin áhrif á rétt til vörumerkis. Þá sé heldur engu tómlæti stefnanda til að dreifa, en stefnandi hafi hafist handa um að stöðva notkun stefnda á vörumerkinu Highlanders innan 5 ára frá því það var skráð, sbr. ákvæði 8. gr. vörumerkjalaga. Þá séu ekki skilyrði fyrir því að bæði merkin verði látin njóta verndar samkvæmt 9. gr. laganna, sem sé undantekningarregla, en stefnandi hafi heldur ekki í skilningi þeirrar greinar sýnt af sér tómlæti, enda eðlilegt að miðað sé við sama frest í því tilviki og kveðið sé á um í 8. gr. Hér beri þess að gæta að stefndi hafi fyrst lagt fram umsókn sína um skráningu vörumerkisins í maí 2002 og hafi hvarvetna fram að þeim tíma kynnt sig sem HL.is sem stefnandi hafi ekki haft ástæðu til að óttast að ylli ruglingi. Að minnsta kosti hafi stefndi notað það merki jöfnum höndum og orðið Highlanders.

Viðurkenningarkrafa stefnanda um að stefndu Hálendingunum ehf. verði óheimilt að nota vörumerkið Highlanders í atvinnustarfsemi sinni byggist á sömu málsástæðum og raktar séu að framan. Af sömu málsástæðum leiði að ógilda beri úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 15/2005 frá 25. ágúst 2005.

Af hálfu stefnda, Hálendinganna ehf., er því haldið fram að við undirbúning að stofnun félagsins hafi verið rækilega kannað með öllum tiltækum ráðum hvort nokkur ætti rétt á heitinu Highlanders og niðurstaðan orðið sú að svo væri ekki. Því hafi heitið Highlanders verið tekið upp og notað mikið og óslitið síðan, m.a. við víðtæka og kostnaðarsama markaðskynningu erlendis, bæði beina og óbeina. Jafnframt þessu hafi stefndi fengið tvö lén skráð highlanders.is þar sem heimasíða félagsins sé nú skráð og HL.is. Þegar stefndi hafi sótt um skráningu vörumerkisins 13. maí 2002 hafi hann talið sig vera að staðfesta vörumerkjarétt sem hann hefði áunnið sér. Þessari skráningu hafi ekki verið mótmælt af hálfu stefnanda, en hann hljóti að hafa vitað um notkun heitisins allt frá árinu 2001.

Stefndi heldur því fram að stefnandi hafi ekki sannað næga notkun sína á heitinu Highlander til þess að vörumerkjaréttur hafi stofnast áður en stefndi hafi fengið það heiti skráð sem vörumerki. Stefnandi byggi sönnun sína á yfirlýsingum frá vinum og kunningjum og víst sé að á árinu 1996 hafi aðeins einn bíll frá stefnanda verið með merkið Highlander og fleiri bílar hafi ekki komið til fyrr en á árinu 2001. Stefnandi hafi ekki notað heitið sem nafn á fyrirtæki og ekki skráð það sem vörumerki. Starfsmenn stefnda, sem víða hafi farið, hafi ekki rekist á neitt frá stefnanda sem benti til þess að hann notaði þetta heiti og hafi notkunin ekki verið sjáanleg á nokkurn hátt. Stefnanda hafi þannig ekki tekist sönnun um notkun sína á heitinu.

 Upplýst sé að stefnandi hafi ekki fengið leyfi til þess að skipuleggja ferðir, eins og hann hafi gert, fyrr en á árinu 2005. Starfsemi hans hafi því verið ólögmæt þar til leyfið hafi verið fengið og með ólögmætri starfsemi sé ekki hægt að eignast vörumerkjarétt.

Ljóst sé að stefnandi hljóti að hafa vitað um starfsemi stefnda allt frá upphafi og hafi hann ekki mótmælt notkun stefnda á heitinu Highlanders og látið hana afskiptalausa með öllu þar til deilur aðila hófust fyrir samkeppnisyfirvöldum. Þá hafi stefndi verið búinn að starfa í þrjú ár og starfsemi hans hafi verið vel kunn. Hafi stefnandi í upphafi haft einhvern rétt hafi  hann fallið niður vegna tómlætis hans. 

Verði ekki fallist á aðalkröfu stefnda sé gerð sú varakrafa að stefnanda og stefnda verði heimilað að nota vörumerkin Highlander og Highlanders og sé sú krafa byggð á ákvæði í 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaganna, en vörumerkið Highlanders sé bein þýðing á ensku á nafni stefnda. Þá byggi stefndi varakröfu sína einnig á 9. gr. vörumerkjalaganna en samkvæmt þeirri grein geti yngri réttur á vörumerki notið réttar jafnhliða rétti á eldra merki hafi eigandi eldra merkisins ekki gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins. Stefndi hafi í árslok 2003 krafist þess að stefnandi léti af notkun merkisins og síðan snúið sér til samkeppnisyfirvalda í ársbyrjun 2004. Við meðferð málsins fyrir samkeppnisyfirvöldum hafi stefnandi fyrst gert kröfu um að stefndi hætti að nota merkið. Hann hafi því sýnt af sér tómlæti sem leiði til þess að hann verði að þola að stefndi noti áfram skráð vörumerki sitt. Geti stefndi ekki notað vörumerkið áfram muni það valda honum óbætanlegu tjóni.

Af hálfu stefnda, Neytendastofu, er því haldið fram að engir þeir annmarkar séu á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í málinu nr. 15/2005 frá 25. ágúst 2005 sem leiða eigi til ógildingar úrskurðarins. Byggt hafi verið á því að réttur stefnda til vörumerkisins hafi verið skráður og samkeppnisyfirvöld geti ekki hnekkt slíkri skráningu.

V

Það er óumdeilt í máli þessu að orðin highlander og highlanders skapa rugling og hættu á ruglingi, þegar þau eru notuð af fyrirtækjum sem eru með sams konar eða svipaðan rekstur eins og raunin er með Fjallafara sf. og Hálendingana ehf. Við meðferð málsins hafa verið nefnd dæmi um að slíkt hafi gerst í raun. Þá er ekki um það deilt að orðin highlander eða highlanders geta út af fyrir sig verið vörumerki, sbr. 1. tl. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaganna getur réttur til vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu stofnast á tvennan hátt. Annars vegar með skráningu vörumerkis í vörumerkjaskrá eins og stefndi, Hálendingarnir ehf., gerðu og hins vegar með því að vörumerki er og hefur verið notað fyrir vöru eða þjónustu eins og stefnandi kveðst hafa gert.

 Í samræmi við þetta á við deiluefni aðila málsins sú regla 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga að eldri réttur til vörumerkis gengur fyrir yngri rétti og því verður að taka afstöðu til þess hvort notkun stefnanda á orðinu Highlander og orðunum Highlander Adventure hefur skapað honum rétt sem gengur framar þeim rétti sem stefndi, Hálendingarnir ehf., eignaðist þegar vörumerkið Highlanders var skráð 3. janúar 2003 sem eign fyrirtækisins samkvæmt umsókn þess dags. 13. maí 2002. Sönnunarbyrðin um að réttur hafi stofnast fyrir notkun hvílir á stefnanda. Hins vegar þykir það ekki neinu breyta um þann rétt til vörumerkisins sem stefnandi kann að hafa unnið sér að hann hafði ekki um eitthvert árabil fullgild leyfi til að annast þann rekstur sem hann hafði með höndum. Menn geta byrjað að ávinna sér rétt til vörumerkis með notkun enda þótt þeir hafi ekki á sama tíma öll leyfi í höndum sem nauðsynleg kunna að vera til þess rekstrar sem þeir eru að stofna til.

Af hálfu stefnda, Hálendinganna ehf., er því ekki haldið fram sem málsástæðu, að því er varðar dómkröfur stefnanda, að frá stofnun þess fyrirtækis og þar til að vörumerkið Highlanders var skráð hafi stefndi, Hálendingarnir ehf., öðlast rétt til vörumerkisins fyrir notkun.

Í 5. gr. vörumerkjalaga er því lýst við hvað sé m.a. átt með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi og er því haldið fram af hálfu stefnanda að notkun hans á orðinu Highlanders hafi verið í samræmi við ákvæði þeirrar lagagreinar.

Stefnandi hefur lagt fram ýmis gögn í málinu um það að hann hafi í rekstri sínum notað heitið Highlander eða Highlander Adventure og þykir ekki skipta máli hvort heitið var notað hverju sinni, enda er því ekki haldið fram í málinu að það hafi neina þýðingu. Stefnandi hefur lagt fram gögn sem sýna að fyrirtækið Fjallafari sf. notar erlenda heitið Highlander Adventure á verðlista fyrir ferðir sumarið 1997 og sýnist sá listi vera gefinn út 10. september 1996. Þá hafa verið lögð fram endurrit bréfa frá stefnanda og til hans frá sama tíma þar sem notað er heitið Fjallafari Highlander Adventure. Verður á því að byggja að notkun stefnanda á heitinu hafi byrjað að einhverju marki haustið 1996. Þá hafa verið lögð fram ljósrit bréfa frá árinu 1997 til Fjallafara Highlander Adventure og verðlisti fyrirtækisins fyrir ferðir árið 1998.

Í símskrá árið 1998 er skráð veffangið http://www.sun.takmark.is/highlander og póstfangið highlander@skyrr.is. Þá hefur verið lögð fram lýsing á ferðum fyrirtækisins sumarið 1999, sem gefin er út í september 1998. Þar er notað heitið Fjallafari Highlander Adventure og póstfangið Highlander@skyrr.is.  Í ferðalýsing-unni kemur fram að fjöldi þátttakenda hafi vaxið frá 330 árið 1997 í 520 árið 1998. Þá hefur verið lögð fram lýsing á ferðum sem félagið býður vor og sumar árið 2000 stíluð á hollenskt fyrirtæki. Gegnir þar sama máli og fyrr um heiti og póstfang. Lýst er dagsferðum og allt upp í þriggja vikna ferð. Endurrit tölvubréfa send á framangreint póstfang árin 1999 og 2000 hafa og verið lögð fram. Ýmis gögn stefnanda frá árunum 2001-2004 hafa og verið lögð fram í málinu sem sýna notkun heitanna Highlander Adventure eða Highlander og póstföngin highlander@skyrr.is eða highlander@highlander.is.

Þá hafa komið fyrir dóminn vitni og borið að stefnandi hafi notað heitið Heighlander á bifreiðum sínum en önnur vitni hafa borið að lítið hafi á þeim borið en þó að þau hafi orðið vör við það.

Af því sem að framan er rakið verður að telja í ljós leitt að stefnandi hefur í starfsemi sinni allt frá haustinun 1996 notað heitið Highlander Adventure eða Highlander. Sú starfsemi sýnist að verulegu leyti hafa beinst að erlendum ferðamönnum en ferðirnar sem boðið var upp á farnar hér á landi. Af þeim ástæðum  kann starfsemin að hafa eitthvað verið bundin árstíðum en engu að síður verður að líta svo á að hún hafi verið samfelld og með töluvert umfang. Samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir liggja er niðurstaða dómsins sú að stefnandi hafi fyrir notkun sína á vörumerkinu Highlander Adventure öðlast rétt til þess vörumerkis á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Áður er sú niðurstaða fengin að ruglingshætta er fyrir hendi á milli vörumerkjanna Highlander Adventure og Highlanders, sbr. ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Með það í huga og samkvæmt því sem að framan er sagt er niðurstaða dómsins sú að taka beri til greina þá kröfu stefnanda að felld verði úr gildi skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu Highlanders (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1297/2002 á nafn stefnda Hálendinganna.

Stefndi, Hálendingarnir ehf., gerir þá varakröfu að viðurkennt verði með dómi að réttur stefnanda, Fjallafara sf., og stefnda, Hálendinganna ehf., til vörumerkisins HIGHLANDER/S sé jafn og báðum sé heimil notkun þess í atvinnustarfsemi sinni.

Þessa kröfu segist stefndi byggja einkum á ákvæðum I. kafla laga nr. 45/1997 og vitnar þar til 1. mgr. 6. gr og 9. gr. laganna.

Það er að vísu rétt að enska orðið highlanders er þýðing á orðinu hálendingar. Að framan er lýst aðdragandanum að notkun aðila á heitinu highlander og highlanders og notkun þeirra á heitunum svo og þeirri ruglingshættu sem aðilar eru sammála um að henni  fylgi. Með það í huga þykir ekki grundvöllur til að fallast á þá kröfu stefnda að hann eigi samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1997 rétt til þess að nota heitið highlanders í starfsemi sinni. Þá er niðurstaða dómsins einnig sú að skýra verði 9. gr. svo að stefnandi hafi innan hæfilegs tíma gert ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að stefndi notaði heitið highlanders. Samkvæmt þessu ber og að taka til greina þá kröfu stefnanda að stefnda, Hálendingunum ehf., sé óheimilt að nota vörumerkið Highlanders í atvinnustarfsemi sinni. 

Af framangreindri niðurstöðu leiðir að taka ber til greina þá kröfu stefnanda að ógiltur verði úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 15/2005 frá 25. ágúst 2005.

Rétt þykir að hver aðili beri sinn kostnað að rekstri málsins.

Friðgeir Björnsson héraðsdómari kvað upp dóminn.

Dómsorð.

Felld er úr gildi skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu Highlanders (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 1297/2002 á nafn stefnda, Hálendinganna ehf.

Stefnda, Hálendingunum ehf., er óheimilt að nota vörumerkið Highlanders í atvinnustarfsemi sinni.

Ógiltur er úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 15/2005 frá 25. ágúst 2005.

Aðilar málsins, stefnandi Fjallafari sf. og stefndu, Hálendingarnir ehf. og Neytendastofa, skulu hver bera sinn kostnað af málinu.