Fimmtudaginn 23. mars 2006.
Nr. 445/2005.	Gagnastýring ehf. (Skúli Bjarnason hrl.) gegn Strikamerkjum hf. (Ragnar Halldór Hall hrl.)

 

Firma. Lén. Samruni félaga. Dagsektir. Aðfinnslur.

Aðilar málsins deildu um hvort G væri heimilt að nota orðið „Gagnastýring“ í heiti sínu og jafnframt hvort honum væri heimilt að nota lén sem hafi að geyma sama heiti. S hafði við samruna tveggja félaga árið 2001 tekið yfir eignir og skuldir félags sem bar heitið Gagnastýring ehf. Meðal þeirra verðmæta sem runnu til yfirtökufélagsins var nafn hins yfirtekna félags og viðskiptavild sem því kynni að tengjast. Hluthafar hins yfirtekna félags fengu greitt fyrir þessi verðmæti með hlutabréfum í S. Í upphafi hafði ætlunin verið að yfirtökufélagið bæri nafn beggja félaganna, en síðar var ákveðið að sameina rekstur þeirra undir nafni S. Í ágúst 2002 óskaði S þess að hið yfirtekna félag yfir afmáð úr hlutafélagaskrá. Þetta leiddi af því að félaginu hafði verið slitið við samrunann og var ekki talið að forsvarsmaður G hafi mátt líta á það sem afsal af hálfu S á þeirri viðskiptavild sem greitt hafði verið fyrir með hlutabréfum við samrunann og tengdist nafninu „Gagnastýring“. Fyrir lá að þótt orðið „Gagnastýring“ hafi ekki verið tekið upp í nafn S hafði það að vissu marki verið nýtt í rekstri félagsins. Var ekki talið að G, en fyrirsvarsmaður þess félags var grandsamur um framsal réttinda við samrunann, hafi getað öðlast rétt til firmaheitisins Gagnastýringar. Þá hélt G því fram í málinu að samkomulag hafi verið með aðilum að hann tæki yfir lénið gagnastyring.is og þann kostnað er því fylgdi. Var það talið ósannað gegn andmælum S. Var fallist á kröfu S varðandi notkun lénsins.

 

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Árni Kolbeinsson, Ingibjörg Benediktsdóttir og Ólafur Börkur Þorvaldsson.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 14. október 2005. Hann krefst aðallega sýknu af kröfum stefnda og að viðurkennt verði að áfrýjandi sé réttmætur eigandi firmaheitisins Gagnastýring. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti. Til vara krefst hann þess að dagsektir verði felldar niður eða lækkaðar og málskostnaður í því tilviki felldur niður á báðum dómstigum.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Á árinu 2001 var ákveðið að sameina rekstur tveggja félaga, Strikamerkja hf. og Gagnastýringar ehf. Í samrunaáætlun 6. september 2001 sagði í 1. gr. að stjórnir félaganna væru sammála um að sameina þau á grundvelli XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög og XIV. kafla laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög og skyldi nafn hins sameinaða félags verða Strikamerki-Gagnastýring hf. Í 2. gr. var kveðið á um að hluthafar í Gagnastýringu ehf. skyldu fá hluti í Strikamerkjum hf. að tilteknu nafnverði fyrir allt hlutafé sitt í Gagnastýringu ehf. og skyldi hlutafé yfirtökufélagsins hækkað sem því næmi. Byggðist endurgjaldið á verðmæti félaganna umfram skuldir og var í því efni „byggt á eignastöðu félaganna og framtíðartekjustraumum þeirra.“ Samkvæmt 3. gr. og 4. gr. skyldu allar eignir og skuldbindingar Gagnastýringar ehf. renna inn í Strikamerki hf. og það félag frá samrunadegi taka við öllum tekjum og greiða öll gjöld vegna Gagnastýringar ehf.

 Í greinargerð 26. september 2001, sem stjórnir félaganna gerðu sameiginlega með vísan til 121. gr. laga nr. 2/1995 og 96. gr. laga nr. 138/1994, kom á hinn bóginn fram að ákveðið hafi verið að sameina rekstur félaganna undir nafni Strikamerkja hf. Þar kom einnig fram að við ákvörðun þess hlutafjár sem hluthafar í Gagnastýringu ehf. fengju fyrir hluti sína hefði, auk mats á eignum og skuldum félaganna, verið lagt mat á viðskiptavild sem í rekstri þeirra fælist og nýtast myndi hinu sameinaða félagi. Í tilkynningu til hlutafélagaskrár 22. október 2001 kom fram að eftir samrunann myndi félagið bera nafn yfirtökufélagsins. Á hluthafafundi 15. febrúar 2002 voru samþykktar nýjar samþykktir fyrir félagið og skyldi nafn þess vera Strikamerki hf. Með bréfi 6. ágúst 2002 var hlutafélagaskrá tilkynnt um að á fyrrnefndum hluthafafundi hafi verið samþykkt að sameina félögin. Var þess óskað að félagið Gagnastýring ehf. yrði afmáð úr hlutafélagaskrá.

Jón Sævar Jónsson sem var forsvarsmaður Gagnastýringar ehf. fyrir samruna félaganna tók sæti í stjórn yfirtökufélagsins. Hann starfaði eftir samrunann fyrir það félag og hafði meðal annars það hlutverk að annast samskipti við suma erlenda birgja þess. Jón Sævar var þó ekki á launaskrá hjá félaginu en gerði því reikninga fyrir vinnu sína í nafni Gagnastjórnunar ehf., en önnur starfsemi mun á þessum tíma ekki hafa verið á vegum þess félags. Í september 2003 var nafni Gagnastjórnunar ehf. breytt í Gagnastýringu ehf. og þannig tekið upp nafn þess félags, sem áður hafði sameinast Strikamerkjum hf. Var Jón Sævar stjórnarmaður og prókúruhafi Gagnastýringar ehf., áfrýjanda þessa máls. Hann hélt þó áfram allt til janúarloka 2004 að gera Strikamerkjum hf., stefnda hér fyrir réttinum, reikninga fyrir vinnu sína í nafni Gagnastjórnunar ehf. Í byrjun desember 2003 munu fyrirsvarsmenn stefnda hafa komist að því að nafni Gagnastjórnunar ehf. hafði verið breytt og andmæltu því að slíkt væri heimilt enda væri nafnið Gagnastýring í eigu hins sameinaða félags. Með bréfi 5. febrúar 2004 tilkynnti stefndi að félagið myndi frá þeim degi ekki nýta sér þjónustu Gagnastjórnunar ehf. Áfrýjandi rekur nú starfsemi á sama sviði og stefndi og í samkeppni við hann. Aðila greinir hins vegar á um hvenær sú starfsemi hófst. Stefndi höfðaði mál þetta 21. júlí 2004 en áfrýjandi höfðaði gagnsök 29. september það ár.

II.

Ágreiningur aðila snýst um hvort áfrýjanda sé heimilt að nota orðið „Gagnastýring“ í heiti sínu og jafnframt hvort honum sé heimilt að nota lén sem hafi að geyma sama heiti.

Við samruna félaganna Strikamerkja hf. og Gagnastýringar ehf. yfirtók fyrrnefnda félagið eignir og skuldir þess síðarnefnda, sbr. 119. gr. laga nr. 2/1995 og 94. gr. laga nr. 138/1994. Náði þessi yfirtaka til allra eigna hins yfirtekna félags, þar á meðal viðskiptavildar þess, eins og raunar er berlega tekið fram í  greinargerð stjórna félaganna 26. september 2001. Meðal þeirra verðmæta sem runnu til yfirtökufélagsins var þannig nafn hins yfirtekna félags og viðskiptavild sem því kann að hafa tengst. Fengu hluthafar hins yfirtekna félags greitt fyrir þessi verðmæti með hlutabréfum í yfirtökufélaginu.

 Í upphafi samrunaferilsins sýnist ætlunin hafa verið, eins og samrunaáætlunin 6. september 2001 ber með sér, að nýta nafn hins yfirtekna félags í heiti yfirtökufélagsins sem eftir samrunann bæri nafnið Strikamerki-Gagnastýring hf. Frá þessu var síðan horfið og ákveðið að sameina rekstur félaganna undir nafni Strikamerkja hf. eins og fram kemur meðal annars í samþykktum félagsins 15. febrúar 2002. Með fyrrgreindu bréfi 6. ágúst 2002 var þess óskað að félagið Gagnastýring ehf. yrði afmáð úr hlutafélagaskrá. Þetta leiddi af því að félaginu hafði verið slitið við samrunann og verður ekki talið að forsvarsmaður áfrýjanda hafi mátt líta svo á að í þessari ósk fælist afsal af hálfu stefnda á þeirri viðskiptavild sem greitt hafði verið fyrir með hlutabréfum við samrunann og tengdist nafninu „Gagnastýring“.

 Fyrir liggur að enda þótt orðið „Gagnastýring“ hafi ekki verið tekið upp í nafn stefnda þá var það að vissu marki nýtt í rekstri félagsins. Þannig voru vefsíður félaganna sameinaðar með þeim hætti að ef farið var inn á heimasíðu Gagnastýringar tengdist hún beint heimasíðu stefnda. Stefndi heldur því fram að starfsstöð hins sameinaða félags hafi bæði utan- og innanhúss verið merkt með nafninu „Strikamerki-Gagnastýring“. Hefur því ekki verið andmælt af hálfu áfrýjanda. Þá eru meðal gagna málsins listi yfir vörur sem hið sameinaða félag hafði á boðstólum merktur Strikamerkjum-Gagnastýringu og allnokkur bréfaskipti við viðskiptamenn félagsins, frá því eftir að hið yfirtekna félag var afmáð úr hlutafélagaskrá, þar sem nafnið Strikamerki-Gagnastýring var notað. Þegar þetta er virt verður ekki talið að áfrýjandi, en fyrirsvarsmaður þess félags var grandsamur um framsal réttinda við fyrrgreindan samruna, hafi getað öðlast rétt til firmaheitisins Gagnastýringar.

Áfrýjandi heldur því fram að það hafi orðið að samkomulagi milli málsaðila að hann tæki yfir lénið gagnastyring.is og þann kostnað er því fylgdi. Þessu andmælir stefndi. Hefur áfrýjandi ekkert fært fram til stuðnings þessari fullyrðingu. Með vísan til þessa og þess sem að framan greinir um rétt til firmaheitisins „Gagnastýring“, verður fallist á kröfu stefnda varðandi notkun lénsins. Samkvæmt framansögðu verður niðurstaða hins áfrýjaða dóms staðfest um annað en dagsektir sem taka að falla  á að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi verður dæmdur til  að greiða stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti eins og í dómsorði greinir.

Samkvæmt bókun í þingbók tók héraðsdómari málið til dóms að lokinni aðalmeðferð 18. janúar 2005. Málið var endurupptekið 2. júní 2005 og endurflutt þar sem dómur hafði ekki verið lagður á það innan lögbundins frests. Dómur var loks kveðinn upp 15. júlí 2005 eftir að lögmenn aðila höfðu lýst því yfir að þeir teldu endurflutning í annað sinn óþarfan. Eru engar ástæður tilgreindar í þingbók fyrir þessum drætti sem er aðfinnsluverður. 

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en dagsektir.

Dagsektir, að fjárhæð 10.000 krónur, taka að falla á að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi, Gagnastýring ehf., greiði stefnda, Strikamerkjum hf., 300.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

 

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 15. júlí 2005.

Mál þetta, sem dómtekið var 2. júní sl., er höfðað með stefnu birtri 21. júlí 2004.

Stefnandi er Strikamerki hf., Hlíðarsmára 12, Kópavogi.

Stefndi er Gagnastýring ehf., Reykjabyggð 22, Mosfellsbæ.

Með stefnu birtri 29. september 2004 höfðaði stefndi í aðalsök gagnsakarmál á hendur stefnanda í aðalsök.

Í aðalsök krefst stefnandi þess að stefnda verði með dómi gert að breyta heiti sínu þannig að orðið "Gagnastýring" verði ekki notað í því, og jafnframt að afskrá það úr Hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Þá krefst stefnandi þess að stefnda verði með dómi gert óheimilt að nota lénið "gagnastýring.is" og jafnframt að nota eða skrá önnur lén eða netföng sem hafa að geyma heitið "gagnastýring" að hluta eða öllu leyti. Þess er krafist að stefnda verði dæmt skylt að láta afskrá hjá Internet á Íslandi hf. lénið gagnastyring.is að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Þá krefst stefnandi málskostnaðar.

Í aðalsök gerir stefndi þær dómkröfur að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og dæmdur málskostnaður.

                Í gagnsök gerir stefnandi þá kröfu að viðurkennt verði með dómi að hann sé réttmætur eigandi firmaheitisins "Gagnastýring". Þá krefst gagnstefnandi málskostnaðar.

Í gagnsök gerir gagnstefndi þær dómkröfur að hann verði sýknaður af kröfum gagnstefnanda, og að honum verði dæmdur málskostnaður.

MÁLSATVIK

Fyrirsvarsmenn málsaðila ákváðu árið 2001 að sameina rekstur tveggja fyrirtækja, Strikamerkja hf. og Gagnastýringar ehf., þar sem aðilar yrðu sameiginlega eigendur að yfirtökufélaginu og segir m.a. í samrunaáætlun að félagið bæri nafnið Strikamerki-Gagnastýring hf. Var undirrituð samrunaáætlun í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga þar að lútandi. Í henni er þess getið að við sameininguna renni allar eignir, skuldir og skuldbindingar Gagnastýringar ehf. inn í Strikamerki hf., og í greinargerð stjórna félagsins kemur fram að markmið með samrunanum sé hagræðing í rekstri félaganna.

Stefnandi heldur því fram að við yfirtöku félagsins hafi nafn félagsins Gagnastýringar ehf. orðið eign þess félags og hluti af þeirri viðskiptavild sem runnið hafi inn í yfirtökufélagið. Segi enda í samrunaáætlun að verðmat félaganna sé byggt á eignastöðu félaganna og framtíðartekjustraumum þeirra. Ljóst megi vera að nafnið Gagnastýring ehf. hafi verið metið sem hluti af viðskiptavild.

Í kjölfar samrunans hafi Strikamerki hf. þegar hafið nýtingu nafnsins "Gagnastýring". Vefsíða félaganna hafi verið sameinuð og lénið tengt við vefsvæði hins sameinaða félags. Einnig hafi merkingar innanhúss sem utan á starfsstöð hins sameinaða félags verið merkt með nafninu "Strikamerki-Gagnastýring" til samræmis við framsal skv. samrunaáætlun.

Við samruna félaganna hafi ekki orðið grundvallarbreyting á störfum og starfssviðum einstakra eigenda félaganna. Fyrirsvarsmaður stefnda, Jón Sævar Jónsson, hafi áfram annast samskipti við fyrrum viðskiptavini hins yfirtekna félags, Gagnastýringar ehf., einkum erlenda birgja. Þar hafi nafnið "Gagnastýring" verið nýtt, og hér skipti í raun talsverðu máli að nýting nafnsins hafi einkum verið á ábyrgð fyrirsvarsmanns gagnstefnanda, Jóns Sævars Jónssonar, enda byggt á því í hinu sameinaða félagi að það hafi ekki síst verið hans hagsmunir að halda á loft viðskiptavild þeirri er hann hafi lagt til við samrunann.

Jón Sævar Jónsson, hafi starfað á grundvelli fastra mánaðargreiðslna hjá gagnstefnda, og sent inn reikninga fyrir vinnuframlagi sínu í nafni fyrirtækisins Gagnastjórnar ehf.

Umræddur Jón hafi tekið sæti í stjórn hins sameinaða félags við samrunann, og því sem slíkur borið ekki minni ábyrgð á því að tryggja rétta skráningu hins umstefnda heitis félagsins.

Fyrirsvarsmenn stefnanda hafi komist að því í desember 2003 að Jón Sævar Jónsson hafi í september sama ár breytt nafni fyrirtækis síns, Gagnastjórnar ehf., í hið umþráttaða nafn, Gagnastýringu ehf. Þetta hafi Jón Sævar gert algerlega án samráðs við fyrirsvarsmenn stefnanda en þegar gengið hafi verið á hann um upplýsingar um þær aðgerðir hafi fyrirsvarsmenn stefnanda fengið þau svör að þetta hafi hann gert í því skyni að koma í veg fyrir að óviðkomandi þriðji aðili öðlaðist á grundvelli grandleysis réttindi yfir nafninu.

Í byrjun febrúar 2004 hafi Jón Sævar Jónsson eigi mætt til vinnu hjá stefnanda skv. fyrra fyrirkomulagi. Hafi honum verið sent símskeyti þann 5. febrúar þar sem samningi við hann f.h. Gagnastjórnar ehf. hafi verið sagt upp.

Af hálfu stefnanda er því haldið fram að Jón Sævar Jónsson f.h. stefnda hafi þegar í árslok 2003 verið byrjaður samskipti við birgja gagnstefnda erlendis í því skyni að halda áfram viðskiptum í nafni síns eigin fyrirtækis. Muni hafa verið pantað talsvert af búnaði til landsins síðustu vikur ársins 2003 sem eigi verði séð að hafi verið skráður í birgðabókhald stefnanda, og í byrjun mars 2004 hafði Jón Sævar hafið rekstur félagsins í nafni Gagnastýringar, í fullri samkeppni við stefnanda, og fengið yfir með sér einn tæknimann frá gagnstefnda. Hefði hann þá þegar haft samband við flesta birgja gagnstefnda um áframhaldandi innkaup, auk þess að hafa haft samband við ýmsa af viðskiptavinum gagnstefnda hérlendis.

Stefnandi nýti í dag ekki nafnið Gagnastýring með neinum frekari hætti en gert hafi verið þegar í upphafi. Ekki hafi verið gripið til neinna sérstakra aðgerða til að auka þá hagnýtingu í kjölfar skráningar stefnda á nafninu eða málshöfðun þessari, en hins vegar hafi nafni félagsins verið breytt á aðalfundi 2004 í Strikamerki-Gagnastýring ehf. í samræmi við samrunaáætlun. Skráningu þess hafi verið hafnað hjá Hlutafélagaskrá.

MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Af hálfu stefnanda í aðalsök og stefnda í gagnsök er bent á að ágreiningur máls þessa, bæði í aðalsök og gagnsök, lúti fyrst og fremst að rétti til hagnýtingar nafnsins "Gagnastýring", ásamt dómkröfum er lúti að viðeigandi afskráningu þess aðila sem eigi hafi þann rétt.

Stefnandi hafi fengið rétt til heitisins "Gagnastýring" með framsali við samruna félaganna. Í 2. mgr. 36. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki komi fram að vörumerki fylgi framseldri atvinnustarfsemi nema um annað hafi verið samið. Telur stefnandi sig óumdeilanlega vera eiganda heitisins "Gagnastýring" á grundvelli framsals, sem og notkunar bæði fyrir og eftir samruna félaganna. Hafa beri í huga að vörumerkjaréttur geti stofnast við skráningu, notkun eða markaðsfestu á Íslandi, sbr. 2. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Fyrir liggi að stefnandi hafi notað heitið "Gagnastýring" í samræmi við 5. gr. laga nr. 45/1997, bæði fyrir og eftir samruna. Í máli þessu hafi komið fram að stefnandi hafi vissulega ekki hlutast þegar í stað til um formlega skráningu á nafni félagsins í Hlutafélagaskrá. Slíkt breyti þó í engu réttindum til nafnsins skv. framsali. Í gagnstefnu virðist byggt á því sem málsástæðu að tilkynning til Hlutafélagaskrár frá 6. ágúst 2003 feli í sér tilkynningu um að "hin sameinuðu félög myndu bera nafn yfirtökufélagsins" eins og segi í gagnstefnu. Þetta sé alrangt og virðist vera vísvitandi afbökun af hálfu gagnstefnanda, því skýrt komi fram í umræddri tilkynningu að hún sé "tilkynning um samruna". Í tilkynningunni sé hvergi að finna yfirlýsingu um að ekki verði fylgt eftir áður innsendri samrunaáætlun um að breyta nafni félagsins. Tilkynningu þessari sé einungis ætlað að uppfylla lagaskyldur við samrunann skv. 102. gr. laga nr. 138/1994.

Gagnstefnandi virðist byggja á því að afskráningin hafi opnað möguleika á því að grandlaus þriðji aðili gæti skrásett firmaheitið Gagnastýring. Þeirri málsástæðu er mótmælt, enda liggi fyrir fjöldi dóma úr vörumerkjarétti hérlendis er staðfesti það að áralöng notkun firmaheita og vörumerkja skapi réttindi yfir þeim. Gagnstefnandi sjálfur hafi í gagnstefnu lagt á það ríka áherslu að hann hafi rekið félagið og notað vörumerki og firmaheiti þess í 14 ár. Það sem gagnstefnandi virðist hins vegar ekki gera sér grein fyrir sé að hann hafi framselt þessi réttindi til gagnstefnda við samrunaferli fyrirtækjanna.

Þá sé nauðsynlegt að hafa í huga að hvað sem vangaveltum um hvað utanaðkomandi grandlaus þriðji aðili kynni að hafa gert, þá eigi það ekki við hér. Hefði slíkum gerningum verið mótmælt. Hafa beri í huga að samrunaáætlunin hafði verið send Hlutafélagaskrá, og þar liggi fyrir framsal nafnsins til gagnstefnda. Hlutafélagaskrá hafi verið sent bréf þar sem réttur gagnstefnda hafi verið áréttaður og upplýst var um málshöfðun þessa vegna nafnsins "Gagnastýringar".

Stefnandi hafi brugðist við tilkynningu í Lögbirtingablaði innan tilskilins frests, og þegar í framhaldi þess hafið aðgerðir til þess að tryggja formlega skráningu sem réttmætur eigandi nafnsins "Gagnastýring" með því að boða til aðalfundar þar sem eitt málefna á dagskrá var nafnabreyting félagsins til samræmis við samrunaáætlunina frá 2001 í "Strikamerki-Gagnastýring hf." Hafi skráningu nafnsins verið synjað af hálfu Hlutafélagaskrár, og sé tilefni málshöfðunar aðalsakar að hrinda burtu þeirri óréttmætu hindrun sem felist í skráningu gagnstefnanda á nafni nýs félags undir því nafni.

Ekki geti verið ágreiningur um grandsemi fyrirsvarsmanns stefnda. Hann hafi undirritað samrunaáætlun fyrir hönd hins yfirtekna félags, og jafnframt verið stofnandi, eini stjórnarmaður og prókúruhafi stefnda. Fyrir liggi að grandsemi sé sjónarmið sem skipti máli í vörumerkjarétti. Stefnandi geti ekki fallist á þá lögskýringu að stefndi teljist þriðji aðili, enda sé slíkt algerlega í ósamræmi við svör fyrirsvarsmanns stefnda sjálfs þegar hann hafi verið spurður um orsakir þess að hann skráði nafnið á fyrirtæki sitt í september 2003. Skráning stefnda á nafninu Gagnastýring - í þessu tilviki gegn betri vitund - sé auk þess í andstöðu við góða verslunarhætti, og brjóti í bága við ákvæði 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Ljóst megi vera að það hljóti að vera viðskiptavild tengd nafninu fyrst stefndi leggi svo ríka áherslu á að láta það ekki frá sér, þrátt fyrir að hafa móttekið hlutafjáreign í fyrirtæki gagnstefnda fyrir vikið. Vörumerkið "Gagnastýring" hefði verið - eins og gagnstefnandi hafi sjálfur ítrekað í gagnstefnu - notað um 14 ára skeið fram að samruna. Vörumerkið sé nýtt á sérhæfðu sviði, en hafi viðskiptavild innan þess markhóps á grundvelli þess að vera vel þekkt. Um vernd þekktra vörumerkja þurfi vart að fjölyrða, enda dómafordæmi skýr.

Varðandi lénið gagnastyring.is liggi fyrir að það hafi verið skráð þann 25. apríl 2000 af hinu yfirtekna félagi, Gagnastýringu ehf. Vísað er til umfjöllunar og lagaraka hér að framan varðandi rétt stefnda skv. framsali við samruna hins yfirtekna félags. Sé því ljóst að stefnandi sé eigandi þeirra réttinda sem hér um ræði.

Samandregið snúist mál þetta um það að stefndi hafi skráð firmaheitið Gagnastýring, sem eigandi og fyrirsvarsmaður hans hefði framselt, og vilji í senn fá að nota nafnið áfram og halda greiðslunni sem fyrirsvarsmaðurinn hafi fengið fyrir það. Mál þetta snúist einnig um kröfur gagnstefnanda til þess að koma í veg fyrir notkun gagnstefnda á nafni sem hann hafi fengið framselt, og hafi ekki hagnýtt umfram það framsal - eingöngu á grundvelli þess að gagnstefnandi hafi gegn betri vitund skrásett firmaheitið.

Krafa stefnanda um viðurkenningu á rétti til firmanafnsins Gagnastýringar byggist á því að óheimilt sé að taka upp í heiti félags orð sem annar aðili hafi öðlast einkarétt á með því að hafa eignast firmanafnið við samruna. Skv. 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 fylgi vörumerki við framsal á atvinnustarfsemi, nema um annað hafi verið samið. Samkvæmt meginreglum laga og lögjöfnun frá vörumerkjalögum verði að telja að sömu reglur gildi um firmanafn.

Þegar Gagnastýring ehf. og Strikamerki hf. sameinuðust árið 2001 hafi verið gerð samrunaáætlun. Firmanafnið Gagnastýring hafi ekki verið undanskilið í samrunanum, heldur í raun þvert á móti áréttað að nafn hins sameinaða fyrirtækis verði Strikamerki - Gagnastýring hf. Stefnandi bendir einnig á að í umræddri samrunaáætlun segir í 3. gr. að við sameininguna renni allar eignir, skuldir og skuldbindingar Gagnastýringar ehf. inn í Strikamerki hf. Er einnig vísað til 127. gr. laga nr. 2/1995 þar sem segir að við samruna teljist yfirteknu félagi slitið og réttindi þess og skyldur teljist runnar í heild sinni til yfirtökufélagsins.

Byggt er á því að grandsemi stefnda um rétt stefnanda er fullkomlega ljós, og þ.m.t. um þá viðskiptavild sem fylgdi notkun nafnsins, ekki síst gagnvart erlendum birgjum, sem stefndi hefur nú með villandi hætti stofnað til viðskiptasambanda við í samkeppni við stefnanda, undir firmaheitinu Gagnastýring. Í greinargerð stjórna félaganna við samrunaáætlun sé skýrt tekið fram að meðal þess sem lagt var til grundvallar við mat á eignum og skuldum félaganna hafi verið "viðskiptavild sem í rekstri félaganna felst og mun nýtast hinu sameinaða félagi". Ljóst megi vera að stefndi sé gegn betri vitund að fénýta með ólögmætum hætti nafn og viðskiptavild sem hefði verið framseld af sama fyrirsvarsmanni og eiganda til stefnanda með samrunaáætlun, og fengið í staðinn hlutafjáreign í stefnanda.

Sú krafa stefnanda að stefndi afmái heitið Gagnastýring úr Hlutafélagaskrá byggist á því að stefnda sé óheimil notkun heitisins þar sem stefnandi sé réttmætur eigandi þess. Firmanöfn njóta verndar vörumerkjaréttar og hefur eigandi firmanafns einkarétt á notkun þess og brýtur notkun stefnda á firmanafninu Gagnastýringu gegn vernduðum vörumerkisrétti stefnanda sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi byggir á því að óheimilt sé að nota eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Með því að stefndi noti nú nafnið Gagnastýring sé stefndi að gefa villandi upplýsingar til viðskiptavina sinna. Stefnandi hafi notað nafnið Strikamerki-Gagnstýring, er félagið gefi út reikninga og sé notkun stefnda á nafninu Gagnastýring brot á 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1995 og 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð.

Sú krafa stefnanda að stefnda sé óheimilt að nota lénið gagnastyring.is og jafnframt að nota eða skrá önnur lén eða netföng sem hafa að geyma heitið gagnastýring að hluta eða öllu leyti, byggi á því að stefndi brjóti á vörumerkjarétti stefnanda með notkun sinni á umræddu léni og netfangi. Þessi ólögmæta notkun stefnda sé brot á 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi reisir kröfur sínar vegna lénsins á sömu málsástæðum og nafn félagsins, og er byggt á því að þessa ólögmætu notkun stefnda beri að meta með sama hætti og ef stefndi hefði notað merki stefnanda í atvinnuskyni eða með öðrum hætti, því birtingarmynd hinnar ólögmætu notkunar skipti ekki máli í þessu sambandi.

Einnig sé umrædd notkun stefnda á léni og netföngum brot á 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og óheimil með lögjöfnun frá 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð.

Áréttað er að lénið gagnastyring.is hafi verið skráð þann 25. apríl 2000, og var þá á nafni Gagnastýringar ehf., sem runnið hafi saman við stefnanda við samruna með öllum réttindum, eignum og skuldum. Hið stefnda félag Gagnastjórn ehf. hafi þá eigi verið stofnað. Lénið hafi fluttst yfir til stefnanda við samrunann, verið tengt heimasíðu stefnanda, og stefnandi hefði greitt fyrir lénið allan þann tíma, eða fram til þess að stefndi - eða fyrirsvarsmaður félagsins – hafi umskráð lénið í heimildarleysi þann 16. apríl 2004 og með ólögmætum hætti. Byggir stefnandi á því að þar hafi verið um ólögmæta aðgerð að ræða sem stefndi hafi ekki haft nokkra heimild til, hvorki í eigin nafni né nafni stefnanda sem rétthafa lénsins.

Enda þótt stefnandi vísi í málatilbúbnaði sínum til hins stefnda félags sem Gagnastýringar ehf., felist ekki nokkur viðurkenning á rétti stefnda til notkunar nafnsins í því, enda er frestur til mótmæla eigi liðinn skv. 150. gr. laga nr. 2/1995 við höfðun máls þessa.

Stefnandi kveðst höfða mál þetta skv. ákvæðum laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála í héraði, sbr. ákvæði 150. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Stefnandi vísar til ákvæða laga um vörumerki nr. 45/1997 um þýðingu og skráningu vörumerkis og einkarétt skráðs eiganda á notkun þess, einkum 1. gr., 4. gr., 5. gr., 36. gr., og 44. gr. laganna og 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð og 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1995. Þá er vísað í lög um hlutafélög nr. 2/1992, sbr. einkum 119. gr., 127. gr. og 150. gr., og lög um einkahlutafélög nr. 138/1994, sbr. einkum 124. gr. Um dagsektir vísast til 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, og krafa um málskostnað er reist á 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Af hálfu stefnda í aðalsök og stefnanda í gagnsök er vísað til þess að í samrunaáætlun stefnanda og Gagnastýringar ehf., dags. 6. september 2001, hafi verið gert ráð fyrir því að nafn félagsins eftir samrunann yrði Strikamerki-Gagnastýring ehf. Undir þessa samrunaáætlun hafi allir aðilar skrifað. Aðilar þessarar samrunaáætlunar hafi verið samrunafélögin. Hvorki stefndi né Jón Sævar Jónsson, forsvarsmaður stefnda, hafi verið bundnir af samrunaáætluninni. Í greinargerð stjórna stefnanda og Gagnastýringar ehf., dags. 26. september 2001, sem undirrituð sé af aðilum samrunans, komi fram að aðilar hafi ákveðið að heiti hins sameinaða félags skyldi vera Strikamerki, en ekki Strikamerki-Gagnastýring ehf., svo sem samrunaáætlunin hafi gert ráð fyrir. Öll framkvæmd aðilanna eftir það hafi miðast við þá ákvörðun um nafn sem tekin hafi verið í greinargerðinni 26. september 2001, þ.e. að hið sameinaða félagið bæri heitið Strikamerki hf. Hér til rökstuðnings megi benda á tilkynningu til Lögbirtingarblaðs, samþykktir félagsins, eins og þær voru tilkynntar til Fyrirtækjaskrár eftir samrunann, ársreikninga stefnanda, vinnunótur, reikninga, fundargerðir og tilkynningar stefnanda. Í framhaldi af því og til að ljúka samrunaferlinu hafi KPMG Endurskoðun hf., með bréfi til Fyrirtækjaskrár, dags. 6. ágúst 2002, óskað eftir því að heitið Gagnastýring yrði afmáð úr hlutafélagaskrá. Eftir að heitið hefði verið afmáð úr Fyrirtækjaskrá hafi það verið öllum frjálst til afnota. Þeirri ákvörðun um heiti hins sameinaða félags, sem aðilar tóku með samrunaáætluninni, dags. 6. september 2001, hafi verið breytt með greinargerð stjórna félaganna, dags. 26. september 2001. Þannig hafi allt bent til þess að stefnandi hefði afsalað sér þeim rétti sem hann hugsanlega öðlaðist til heitisins með samrunaskránni, með því að láta afmá heitið úr Fyrirtækjaskránni. Það sé því ekki hægt að tala um að stefndi hafi verið grandsamur er hann breytti heiti sínu úr Gagnastjórn ehf. í Gagnastýring ehf. Heitið hafi verið laust og hefði verið öllum aðgengilegt í rúmlega heilt ár. Því síður sé hægt að halda því fram að stefndi hafi með þessum aðgerðum sínum brotið gegn samkeppnislögum nr. 8/1992 eða firmalögum nr. 42/1903, svo sem stefnandi haldi fram í stefnu.

Með vísan til ofanritaðs sé það ljóst að réttur eigandi heitisins Gagnastýring er stefndi og því ber að sýkna hann af öllum kröfum stefnanda.

Stefnandi vísi til ætlaðs vörumerkjaréttar stefnanda yfir heitinu "gagnastyring". Þannig sé vitnað til þess að samkvæmt 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga fylgi vörumerki við framsal á atvinnustarfsemi, og að firmanöfn njóti verndar vörumerkjaréttar og að notkun stefnda á firmanafninu Gagnastýring brjóti gegn vernduðum vörumerkjarétti stefhanda, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Það sé grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefi til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika eru ekki nægilega sérkennileg. Þau séu lýsandi og teljist óskráningarhæf. Vörumerki verði m.ö.o. að hafa aðgreiningarhæfi til að um vörumerkjarétt geti verið að ræða. Það sé aðgreiningarhæfið sem hafi auglýsingagildið. Um þetta sé kveðið á í 13. gr. vörumerkjalaga. Orðið gagnastýring skorti aðgreiningarhæfi. Það hafi ekki fengist skráð sem vörumerki, sbr. bréf Einkaleyfastofu til stefnda, dags. 6. maí 2004, þar sem skráningu vörumerkisins "Gagnastýring" var hafnað, með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Að auki megi benda á að stefnandi hafi aldrei skráð vörumerkið "Gagnastýring" og óskráð merki geta ekki öðlast vernd nema þau uppfylli skráningarskilyrði.

Orðið Gagnastýring geti því ekki notið vörumerkjaréttar og stefnandi geti engan rétt byggt á því að stefndi hafi brotið vörumerkjarétt gagnvart honum, enda hafi stefnandi aldrei notað heitið Gagnastýring, svo heitið geti.

Með vísan til framangreinds sé ljóst að stefnandi eigi engan rétt til lénsins gagnastyring.is. Stefndi, sem réttur eigandi heitisins Gagnastýring, sé réttur handhafi lénsins gagnastyring.is. Því beri að sýkna stefnda af kröfum stefnanda um að honum sé óheimilt að nota umrætt lén eða að honum verði gert að afskrá lénið. Jafnframt megi benda á að stefndi hafi tekið við öllum greiðslum vegna lénsins.

Með vísan til alls ofanritaðs beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Um kröfu í gagnsök sé það að segja að gagnstefnanda hafi verið frjálst, rétt eins og hverjum var, að notfæra sér heitið Gagnastýring, og breyta heiti sínu úr Gagnastjórn ehf. í Gagnastýring ehf. eftir að það var afskráð.  Gagnstefnandi hafi breytt heiti sínu í heiti, sem öllum hafi verið frjálst til afnota. Hann sé skráður eigandi firmanafnsins "Gagnastýring" og því réttur eigandi þess, sbr. 10. og 19. gr. laga nr. 44/1903 um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Því beri að taka til greina kröfu hans um að viðurkennt verði með dómi að hann sé réttur eigandi firmanafnsins með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgja.

NIÐURSTAÐA

Samkvæmt samrunaáætlun sem stjórnir félaganna Strikamerkis hf. og Gagnastýringar ehf. gerðu og dagsett er 6. september 2001 skyldu allar eignir, skuldir og skuldbindingar Gagnastýringar ehf. renna inn í Strikamerki hf. við sameininguna. Varð stefnandi eigandi firmaheitisins Gagnastýring við þetta. Af hálfu stefnda er því haldið fram að þess hafi verið óskað að nafnið Gagnastýring yrði afmáð úr fyrirtækjaskrá með bréfi endurskoðanda Strikamerkingar hf. dagsettu 6. ágúst 2002. Í bréfi þessu var skýrt frá því að sameiginlegur hluthafafundur hefði verið haldinn í hlutafélögunum Strikamerki hf. og Gagnastýringu ehf.  15. febrúar 2002 og að á fundinum hefði verið samþykkt að sameina félögin ásamt því að hækka hlutafé félagsins. Sagði í bréfinu að óskað væri eftir því að félagið Gagnastýring ehf. yrði afmáð úr hluthafaskrá. Svo virðist vera að þegar forsvarsmaður stefnda fékk skráð firmaheitið Gagnastýring ehf. í fyrirtækjaskrá hafi verið búið að nema hið fyrra félag af skrá og af málatilbúnaði aðila verður ráðið að aðilar líti svo á að félagið hafi verið numið af skrá samkvæmt tilmælum í fyrrgreindu bréfi endurskoðandans. Hvað sem því líður liggur fyrir að við samruna félaganna  varð stefnandi í aðalsök eigandi firmaheitisins Gagnastýring og að forsvarsmaður stefnda í aðalsök hlaut að vita að umrætt firmaheiti var eign stefnanda enda þótt það hafi verið afskráð og lítur dómari svo á að stefndi í aðalsök hafi verið grandsamur um betri rétt stefnanda er hann lét skrá firmaheitið Gagnastýring. Verður ekki fallist á það að undir þessum kringumstæðum hafi stefndi getað öðlast rétt til firmaheitisins Gagnastýring sem hafði verið afasalað til stefnanda við samruna félaganna svo sem fyrr segir. Samkvæmt þessu verður sú krafa stefnanda í aðalsök að stefnda verði bönnuð notkun þessa firmaheitis tekin til greina.

Með því að fyrir liggur það álit dómsins að stefnandi í aðalsök sé eigandi firmaheitisins Gagnastýring verður fallist á það með honum að stefnda verði bönnuð notkun heitis þessa í netfangi sínu og verður fallist á að stefnda verði gert að afskrá lén þetta hjá Internet á Íslandi ehf., eins og krefist er af stefnanda.

Í gagnsök verður stefndi sýknaður með því að niðurstaða í aðalsök er á því byggð að stefndi í gagnsök hafi eignast firmaheitið Gagnastýring við samruna fyrirtækjanna.

Eftir úrslitum málsins verður stefndi í aðalsök og stefndandi í gagnsök dæmdur til að greiða stefnanda í aðalsök og stefnda í gagnsök 500.000 krónur í málskostnað.

Allan V. Magnússon héraðsdómari kvað upp dóminn.

DÓMSORÐ

Stefndi í aðalsök, Gagnastýring ehf., skal breyta heiti sínu þannig að orðið "Gagnastýring" verði ekki notað í því, og jafnframt að afskrá það úr Hlutafélagaskrá að viðlögðum 10.000 króna dagsektum frá birtingu dóms þessa að telja. Stefnda er óheimilt að nota lénið "gagnastýring.is" og jafnframt að nota eða skrá önnur lén eða netföng sem hafa að geyma heitið "gagnastýring" að hluta eða öllu leyti. Stefndi skal láta afskrá lénið gagnastyring.is hjá Internet á Íslandi hf. að viðlögðum 10.000 króna dagsektum.

Stefndi í gagnsök, Strikamerki hf., skal sýkn af kröfum stefnanda í gagnsök Gagnastýringar ehf.

Stefndi í aðalsök og stefnandi í gagnsök, Gagnastýring ehf., greiði stefnanda í aðalsök og stefnda í gagnsök, Strikamerki hf., 500.000 krónur í málskostnað.